Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-295005/22-51-2368

18 марта 2024 года

город Москва

Резолютивная часть решения принята 13 февраля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 марта 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ БАВАРИЯ» (ОГРН 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПТ ГРУПП» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 141334 в размере 500 000 руб.,

третье лицо - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОСОНУС» (ОГРН 

<

***>),

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ БАВАРИЯ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПТ ГРУПП» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 141334 в размере 500 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2023 года исковое заявление было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам Главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30 марта 2023 года, принятым в порядке статьи 229 АПК РФ (в полном объеме решение изготовлено 24 апреля 2023 года), оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2023 года, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20 ноября 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 24 апреля 2023 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2023 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05 декабря 2023 года дело было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам Главы 29 АПК РФ, с учетом указаний суда кассационной инстанции в порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле привлечено ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОСОНУС» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Суд располагает доказательствами надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

Сторонам было предложено представить в арбитражный суд и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в пятнадцатидневный срок со дня вынесения определения о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам было предложено представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в тридцатидневный срок со дня вынесения определения о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

Ответчик против удовлетворения требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве, ранее заявлял ходатайство об истребовании у Федерального института промышленной собственности копии лицензионного договора между ООО «Вольф Бавария» и ООО «ТехноСонус» (дата и номер гос. регистрации: 13.07.2015 РД0176864).

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Оснований для удовлетворения ходатайства ответчика об истребовании доказательств суд не усматривает, поскольку в нарушение части 4 статьи 66 АПК РФ ответчиком не доказана невозможность самостоятельно получить истребуемые доказательства. Кроме того, уважительных причин невозможности самостоятельного истребования вышеуказанных доказательств ответчиком также в ходатайстве не приведено.

Ответчик ранее заявлял ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

В соответствии с части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

По смыслу статьи 82 АПК РФ заявление лицом, участвующим в деле, ходатайства о назначении экспертизы не создает обязанности суда ее назначить.

Подобный вывод подтверждается правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении Президиума от 09.03.2011 № 13765/10.

Учитывая формулировку вопроса, на которой настаивал ответчик, а также имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе представленное истцом заключение № P6896RU специалиста по вопросам интеллектуальной собственности от 20 сентября 2021 года, суд оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о назначении по делу судебной экспертизы не усматривает.

Ответчик ранее заявлял ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Перечень оснований, при наличии которых суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, установлен частью 5 статьи 227 АПК РФ.

В частности, к таким обстоятельствам относятся: 1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; 2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц; 4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Суд считает, что основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленные частью 5 статьи 227 АПК РФ, отсутствуют.

Само по себе заявление о переходе по общим правилам искового производства таким основанием не является, в связи с чем дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 статьи 228 АПК РФ.

13 февраля 2024 года принята резолютивная часть решения (дата публикации – 18 февраля 2024 года), исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 141334 в размере 200 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 200 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

18 февраля 2024 года в суд через систему «Мой Арбитр» от ответчика поступило заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, истец является обладателем исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации № 141334 «Плоский отделочный элемент», дата начала отсчета срока действия патента: 07.12.2011, со следующей формулой:

«1. Плоский отделочный элемент (11) с закругленными или ребристо-волнистыми в поперечном сечении, заполненными гранулированным материалом (21) опорными структурами (16) в его внутреннем пространстве (15) между верхними и нижними облицовочными слоями (12, 13) и соответственно разделительными слоями (18), отличающийся тем, что опорные структуры (16) неразъемно соединены с облицовочными и при необходимости с разделительными слоями (12, 13; 18), в частности всесторонне герметично уплотнены посредством окантовочных лент (19), и ограничивают каналы (14).

2. Плоский отделочный элемент с закругленными или ребристо-волнистыми в поперечном сечении, заполненными гранулированным материалом (21) опорными структурами (16) в его внутреннем пространстве (15) между верхними и нижними облицовочными слоями (12, 13) и соответственно разделительными слоями (18), отличающийся тем, что его внутреннее пространство (15) содержит в качестве опорных структур (16) вертикальные полые тела, предпочтительно вертикальные треугольные или шестиугольные в поперечном сечение сотовые структуры, и что опорные структуры (16) неразъемно соединены с облицовочными и при необходимости с разделительными слоями (12, 13; 18), в частности всесторонне герметично уплотнены посредством окантовочных лент (19).

3. Отделочный элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что опорные структуры (16) характеризованы в поперечном сечении изогнутой под прямым углом формой или характеризованы конфигурацией, начиная от треугольной и заканчивая синусоидальной.

4. Отделочный элемент по пп.1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере один облицовочный или разделительный слой (12, 13; 18) снабжен устойчивым к влаге, но паропроницаемым защитным слоем (20).

5. Отделочный элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что облицовочные и при необходимости разделительные слои (12, 13; 18), как и опорные структуры (16), состоят из целлюлозы.

6. Отделочный элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что его облицовочные и разделительные слои (12, 13; 18) и/или его опорные структуры (16) содержат длинноволокнистую аморфную натуральную или искусственную минеральную вату.

7. Отделочный элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что гранулированный материал (21) представляет собой обожженный кварцевый песок.

8. Отделочный элемент по п.2, отличающийся тем, что проходящие перпендикулярно относительно облицовочных и разделительных слоев (12, 13; 18) каналы (14) опорных структур (16) закрыты слоями (12, 13; 18).

9. Отделочный элемент по п.6, отличающийся тем, что его облицовочные и разделительные слои (12, 13; 18) и/или его опорные структуры (16) содержат вязкий полимер целлюлозы с натуральным (желатиновым или, в частности, крахмальным) клеем или водными силикатными растворами, или также синтетической смолой в качестве связующего вещества.».

Техническое решение пояснено на следующем изображении, приведенном в патенте:

.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В обоснование исковых требований истец указал, что ему стало известно о том, что ответчик через маркетплейс Озон реализует следующую продукцию: звукоизоляционная панель МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм).

15 марта 2021 года истцом через маркетплейс Озон была произведена контрольная закупка звукоизоляционной панели МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм) в количестве 2 штук, стоимостью 2 458 руб.

Факт реализации ответчиком данного товара подтверждается кассовыми чеками от 15 марта 2021 года №№ 1685, 3610.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

При этом, как указано в абзаце 2 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Таким образом, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10)).

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 500 000 руб.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с приведенными правовыми нормами истец, исходя из предмета и оснований заявленного в рамках данного дела искового требования о взыскании компенсации, должен был доказать факт принадлежности ему исключительного права на полезную модель и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик, в свою очередь, - представить доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право истца на полезную модель.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судом, с целью определения содержит ли спорное изделие «звукоизоляционная панель МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм)» каждый признак полезной модели «Плоский отделочный элемент», содержащийся в независимом пункте 1 формулы патента РФ № 141334, или эквивалентный ему признак, истец обратился в ООО «Михайлюк, Сороколат и партнеры-патентные поверенные» для проведения исследования и выдачи заключения специалиста.

Согласно представленному истцом в материалы дела заключению специалиста по вопросам интеллектуальной собственности № P6896RU от 20 сентября 2021 года, спорное изделие «Звукоизоляционная панель» содержит каждый признак полезной модели «Плоский отделочный элемент», содержащийся в независимом пункте 1 формулы патента РФ № 141334.

В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключения эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.

Оспаривая заключение специалиста, ответчик не привел ни одного довода, который бы ставил под сомнение независимость и беспристрастность специалиста, и как следствие, говорил бы о признании доказательства ненадлежащим.

Суд, оценив представленное в материалы экспертное исследование, полученное в порядке проведения внесудебной экспертизы, по правилам статьи 71 АПК РФ, не усматривает оснований для признания его ненадлежащим или недопустимым доказательством по делу.

В отзыве на исковое заявление ответчик ссылается на то, что 03 февраля 2021 года приобрел спорный товар «Панель звукоизоляционная Максфорте-Экопанель (1,2 х 0,8м х12 мм) 0,96м2 в количестве 300 штук у ООО «ТЕХНОСОНУС», что подтверждается счетом-фактурой от 03.02.2021 № 848. В последующем, реализовал 2 шт. панели звукоизоляционные Максфорте-Экопанель истцу.

Ответчик указал, что согласно сведениям, размещенным на официальной сайте Федерального института промышленной собственности https://www.fips.ru/, между ООО «Вольф Бавария» и ООО «ТехноСонус» заключен лицензионный договор (дата и номер гос. регистрации: 13.07.2015 РД0176864), в соответствии с которым ООО «ТехноСонус» предоставлено право на использование полезной модели «Плоский отделочный элемент» (патент № 141334) сроком до 07.12.2021. Таким образом, по мнению ответчика, звукоизоляционные панели Максфорте-Экопанель введены в гражданский оборот с разрешения правообладателя.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 24 апреля 2023 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2023 года, в постановлении от 20 ноября 2023 года Суд по интеллектуальным правам от 20 ноября 2023 года указал на то, что: «… вывод о нарушении ответчиком исключительного права истца на полезную модель (техническое решение отделочного элемента) фактически обусловлен тем обстоятельством, что товар ответчика имеет иное название, нежели было предусмотрено в лицензионном договоре истца с обществом «ТехноСонус» на предоставление последнему права использования технического решения, запатентованного в качестве полезной модели «Плоский отделочный элемент». При этом в отзыве на иск и в апелляционной жалобе ответчик в качестве источника происхождения спорного товара указывал на лицензиата истца - общество «ТехноСонус» и в подтверждение этого представил универсальный передаточный документ последнего, в котором товар, приобретенный ответчиком у лицензиата истца, поименован «Панель звукоизоляционная МаксФорте ЭкоПанель (1200x800x12 мм)», то есть название товара, приобретенного ответчиком у лицензиата истца., аналогично наименованию спорного товара. Вместе с тем суды не учли, что несовпадение названия спорного товара ответчика с самостоятельно определенным истцом наименованием технического решения (полезной модели), не нашедшим отражения в охранном документе (вышеуказанном патенте), а равно не являющимся объектом интеллектуальной собственности (средством индивидуализации), в защиту которого предъявлен иск в рамках настоящего дела, само по себе не может свидетельствовать об использовании спорного результата интеллектуальной деятельности (полезной модели) ответчиком и/или его поставщиком - обществом «ТехноСонус» с нарушением требований закона. При этом возможное отступление общества «ТехноСонус» от воспроизведенных судами в обжалуемых судебных актах условий лицензионного договора в части наименования лицензионной продукции, на что истец ссылался в возражении на отзыв ответчика (л.д. 68-69) и в отзыве на апелляционную жалобу (л.д. 84-86), а равно наличие такого условия (обязательства) по идентификации обществом «ТехноСонус» произведенной на условиях лицензионного договора продукции обозначением, указанным лицензиаром, не могло быть предметом оценки в рамках настоящего дела без привлечения к участию в нем названного общества, являющегося стороной такого лицензионного договора. Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанций о контрафактном характере спорного товара ответчика сделан без учета вышеприведенных положений статьи 1259 ГК РФ и без надлежащей оценки соответствующих доводов ответчика и контрдоводов истца, как следствие, не является достаточно мотивированным и не может быть признан правомерным».

При новом рассмотрении дела суд в порядке статьи 51 АПК РФ привлек к участию в деле ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОСОНУС» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Письменных пояснений по существу спора третье лицо, получив определение суда 11 декабря 2023 года, в суд не направило.

Как установлено судом, 22 мая 2021 года между истцом (лицензиаром) и третьим лицом (лицензиатом) был заключен лицензионный договор № ЛД/2015-001 о предоставлении неисключительного права использования полезной модели.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Согласно пункту 2.1. лицензионного договора, истец (лицензиар) предоставляет третьему лицу (лицензиату) лицензию на использование полезной модели на цели и на территории, определения которых указаны в пунктах 1.5., 1.6. и 1.10. договора соответственно.

В свою очередь статья 1 «Определения терминов и сокращений» содержит имеющую значение для настоящего спора расшифровку, которая позволяет понять, как именно может быть использовано исключительное право истца.

Так, согласно пункту 1.2 лицензионного договора, «Полезная модель» - «плоский отделочный элемент» (композиционный материал), имеющий коммерческое название «ФонСтар» («PhoneStar»).

Согласно пункту 1.3 лицензионного договора, «Патент» - патент РФ № 141334 на полезную модель, подтверждающий исключительное право лицензиара на полезную модель, указанную в пункте 1.2. статьи.

Согласно пункту 1.5 лицензионного договора, «Лицензия» - неисключительная лицензия (в данном случае - это договор), т.е. неисключительное право использования полезной модели.

Согласно пункту 1.7 лицензионного договора, «Противоправное использование полезной модели третьими лицами» - любое действие третьих лиц по использованию полезной модели, осуществлённое без оформления лицензии в порядке, установленном законом.

Таким образом, исходя из буквального толкования условий лицензионного договора, третье лицо было вправе использовать полезную модель «плоский отделочный элемент» (патент РФ № 141334) только для продукции, имеющей коммерческое наименование «ФонСтар» («PhoneStar»). Однако в данном случае реализована была иная продукция: звукоизоляционная панель МаксФортеЭкоПанель (1200*800*12 мм).

Кроме того, между сторонами каких-либо лицензионных договоров заключено не было.

Из представленного в материалы дела лицензионного договора следует, что лицензиату была предоставлена именно неисключительная лицензия, т.е. он не мог предоставить права использования полезной модели ответчику.

Предоставление третьему лицу неисключительных прав на использование полезной модели в отношении продукции, имеющей определенное коммерческое наименование, не является основанием считать, что ответчику были предоставлены истцом те же права.

Следовательно, вопрос происхождения продукции, реализуемой ответчиком, имеет в данном случае косвенное значение, несмотря на иное коммерческое наименование, используемое третьим лицом.

Ответчик, как добросовестный участник гражданских правоотношений, обязан был убедиться, что реализация продукции не затрагивает права и охраняемые законом интересы третьих лиц (патентообладателей).

Наличие лицензионного договора между истцом и третьим лицом не дает права ответчику реализовывать звукоизоляционные панели, при изготовлении которых была использована полезная модель, исключительное право на которую принадлежит истцу.

На основании вышеизложенного, суд считает, что действия ответчика по предложению к продаже и продаже спорного товара являются нарушением исключительных прав истца на полезную модель.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 50 000 руб.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с пунктом 60 постановления № 10 нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ). В случае если истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях.

В соответствии с пунктом 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Как разъяснено в пункте 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

После оставления искового заявления без движения по причине отсутствия обоснования размера взыскиваемой суммы истец направил в суд дополнения к иску, в которых привел следующее обоснование заявленной суммы компенсации: ответчик реализует продукцию через маркетплейс «Озон». Из предоставленных истцом скриншотов видно, что ответчик является Premium-продавцом, который выполнил более 20 000 заказов. Во вкладке со звукоизоляционной панелью указано о 58 отзывах на продукцию, что дает основания полагать, что заработок от продажи товара, при изготовлении которой незаконно была использована полезная модель, принадлежащая истцу, является весьма существенным. Также истцом к данному ходатайству приложен скриншот карточки компании из сервиса Спарк, в которой видны доходы ответчика за 2021 года и выручка от продажи. По мнению истца сумма истребуемой компенсации является соразмерной допущенному нарушению.

Ответчик заявил о чрезмерности заявленной компенсации.

Проанализировав в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что заявленная истцом компенсация в сумме 500 000 руб. является чрезмерной, учитывая, что ранее ответчик к ответственности за аналогичные нарушения не привлекался, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт несения истцом значительного ущерба в результате неправомерных действий ответчика, сведений об объемах реализованного товара у суда также не имеется, в связи с чем суд признает заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению на сумму 200 000 руб.

Суд считает, что указанная сумма компенсации является соразмерной допущенному правонарушению, разумной, компенсация не должна носить карательный характер без учета всех обстоятельств.

Суд учитывает, что в рамках рассмотрения дел с участием того же истца при схожих фактических обстоятельствах (ссылки на данные дела приведены самим истцом в тексте возражений на отзыв) компенсация также была снижена судами.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Руководствуясь ст. ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177, 229 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПТ ГРУПП» об истребовании доказательств, о назначении судебной экспертизы, рассмотрении дела по общим правилам искового производства, отказать.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПТ ГРУПП» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ БАВАРИЯ» компенсацию за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 141334 в размере 200 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 200 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                О. В. Козленкова