АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А13-853/2023

город Вологда

13 марта 2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 13 февраля 2024 года

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Корепина С.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Шерп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Триумф» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Обществу с ограниченной ответственностью Русстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО2 (ИНН 

<

***>) о запрете незаконного использования промышленных образцов, о пресечении недобросовестной конкуренции, о возложении обязанности изъять из оборота и уничтожить за его счет все изделия, в которых незаконно используются промышленные образцы, о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы, 

при участии от истца ФИО3 по доверенности от 05.11.2022, от ответчика ФИО4 по доверенности от 18.04.2023, ФИО5 по доверенности от 02.05.2023, от Общества с ограниченной ответственностью Русстрой» ФИО5 по доверенности от 11.12.2023, 

 

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Шерп» (далее - ООО «Шерп», истец) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - ООО «Триумф», ответчик), которым просило:

обязать ответчика прекратить производство, использование, предложения о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей вездеходов «Триумф», в которых незаконно используются промышленные образцы истца по патентам №№ 106869 и 109255;

признать недобросовестной конкуренцией и запретить действия ответчика по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации вездеходов «Триумф», в которых без разрешения патентообладателя используются промышленные образцы истца по патентам №№ 106869 и 109255 и имитируется внешний вид вездеходов истца «Шерп» модели «Sherp Pro»;

обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за его счет все вездеходы «Триумф», в которых незаконно используются промышленные образцы истца по патентам №№ 106869 и 109255; 

взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на промышленные образцы истца по патентам №№ 106869 и 109255 в размере 1 500 000 руб.

В обоснование заявленных требований истец сослался на факт нарушения ответчиком принадлежащего истцу исключительного права на промышленные образцы «Вездеход» по патентам №№ 106869 и 109255.

В качестве правового обоснования иска истец указал статьи 1226, 1229, 1235, 1236, 1250, 1252, 1346, 1353, 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Определением суда от 29 августа 2023 года по делу № А13-853/2023 назначена судебная патентно-техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено эксперту автономной некоммерческой организации «Профессиональная Экспертиза» (далее - АНО «Профессиональная Экспертиза») ФИО6. Производство по делу приостановлено.

Определением от 01 ноября 2023 года произведена замена судьи Свиридовской М.Б. на судью Корепина С.В.

От АНО «Профессиональная Экспертиза» 07.11.2023 поступили копии материалов дела и экспертное заключение, счета на оплату от 08.11.2023 № 1753-3 на сумму 80 000 руб., № 1753-4 на сумму 30 053 руб. 10 коп.

Определением (протокольным) от 07.12.2023 производство по делу возобновлено.

Определением от 07 декабря 2023 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Общество с ограниченной ответственностью Русстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО2.

Определением суда от 25 января 2024 года по ходатайству истца к участию в деле в качестве соответчиков привлечены Общество с ограниченной ответственностью Русстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО2 (ИНН 

<

***>).

Рассмотрение дела начато сначала.

В судебном заседании представитель истца уточнил заявленные требования, просил:

обязать ответчиков прекратить производство, использование, предложения о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей вездеходов, в которых незаконно используются промышленные образцы истца по патентам №№ 106869 и 109255;

признать недобросовестной конкуренцией и запретить действия ответчиков по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации вездеходов, в которых без разрешения патентообладателя используются промышленные образцы истца по патентам №№ 106869 и 109255 и имитируется внешний вид вездеходов истца «Шерп» модели «Sherp Pro»;

обязать ответчиков изъять из оборота и уничтожить за их счет все вездеходы, в которых незаконно используются промышленные образцы по патентам №№ 106869 и 109255; 

взыскать солидарно с ответчиков в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на промышленные образцы по патентам №№ 106869 и 109255 в размере 1 500 000 руб.

Уточнение заявленных требований принято судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Представитель истца заявил отказ от требований к ФИО2.

Отказ от требований к ФИО2 принят судом в соответствии со статьей 49 АПК РФ, поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц. 

В связи с принятием судом отказа от требований к ФИО2, производство по делу в указанной части подлежит прекращению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

Представители ответчиков ООО «Триумф» и ООО «Русстрой» с исковыми требованиями не согласились, поддержали доводы, изложенные в отзывах на исковое заявление.

ФИО2, представителя в суд не направил, представил отзыв на исковое заявление, которым возражал против удовлетворения исковых требований.

Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 АПК РФ при имеющейся явке.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, заслушав объяснения представителей сторон, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, на основании заявки от 12.12.2016 № 2016505090 Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) выдан патент № 106869 на промышленный образец «Вездеход» с датой конвенционного приоритета 21.10.2016. Патентообладателем является ФИО7. В патенте содержится два чертежа вездехода (общий вид в ракурсе 3/4 спереди и общий вид в ракурсе 3/4 сзади).

Из указанной заявки выделена самостоятельная заявка № 2017504099, на основании которой Роспатентом выдан патент № 109255 на промышленный образец «Вездеход» со сроком действия с 12.12.2016. Патентообладателем также указан ФИО7. В патенте содержится семь чертежей изображения вездехода: общий вид в ракурсе 3/4 спереди, вид спереди, вид слева, вид справа, вид сзади, вид сверху и общий вид в ракурсе 3/4 сзади.

Срок действия указанных патентов продлен до 12.12.2026.

Патентообладатель ФИО7 23.05.2019 предоставил неисключительную лицензию ООО «Шерп» (номер госрегистрации договора РД0295812). Впоследствии в лицензионный договор были внесены изменения, согласно которым вид предоставленной лицензии изменен на исключительную лицензию (дата и номер государственной регистрации изменений от 06.11.2020 № РД0295812). Лицензиатом также указано ООО «Шерп».

Таким образом, на момент обращения в суд с рассматриваемым иском ООО «Шерп» является обладателем исключительных прав на промышленные образцы №№ 106869 и 109255.

Истцом установлено, что ООО «Триумф» осуществляет предложение к продаже, продажу и хранение вездеходов (снегоболотоходов) модели «Триумф».

Указанные обстоятельства истец зафиксировал с помощью нотариального протокола осмотра письменных доказательств (информации в сети Интернет от 22.11.2022, скриншотами страниц сети Интернет, видезаписями из сети Интернет. 

Истцом привлечена негосударственная экспертная организация ООО «ПатентВолгаСервис» с целью проведения исследования на предмет установления использования / неиспользования в вездеходах «Триумф» промышленных образцов по патентам РФ №№ 106869 и 109255, сходства до степени смешения внешнего вида вездеходов «Триумф» с вездеходом «Шерп» модели «Sherp Pro».

В соответствии с Актом экспертного исследования от 06.12.2022  патентным поверенным ФИО3 по результатам исследования сделаны следующие выводы.

По вопросу 1: Содержат ли вездеходы «Триумф» все существенные признаки промышленного образца по патенту № 106869 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение? 

- Вездеходы «Триумф» содержат все существенные признаки промышленного образца по патенту № 106869. Промышленный образец по патенту № 106869 и вездеходы «Триумф» имеют сходное назначение. Вездеходы «Триумф» содержат совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № 106869. Промышленный образец по патенту № 106869 признается использованным в изделиях вездеходы «Триумф». 

По вопросу 2: Содержат ли вездеходы «Триумф» все существенные признаки промышленного образца по патенту № 109255 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение? 

- Вездеходы «Триумф» в варианте исполнения с фарами на надколесных крыльях содержат все существенные признаки промышленного образца по патенту № 109255. Вездеходы «Триумф» в варианте исполнения с фарами на передней панели содержат не все существенные признаки промышленного образца по патенту № 109255. В них отсутствует один существенный признак промышленного образца – расположение осветительных устройств (фар) на надколесных крыльях в их передней части. Промышленный образец по патенту № 109255 и вездеходы «Триумф» имеют сходное назначение. Вездеходы «Триумф» в обоих вариантах исполнения содержат совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № 109255. Промышленный образец по патенту № 109255 признается использованным в изделиях вездеходы «Триумф». 

По вопросу 3: Является ли внешний вида вездеходов «Триумф» сходным до степени смешения с внешним видом вездехода «Шерп» модели «Sherp Pro»? 

- Внешний вида вездеходов «Триумф» является сходным до степени смешения с внешним видом вездехода «Шерп» модели «Sherp Pro».

Претензией от 07.12.2022 истец потребовал от ООО «Триумф» запретить использовать промышленные образцы, уничтожить изделия и выплатить компенсацию в размере 1 500 000 руб.  

Претензия оставлена ООО «Триумф» без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Как установлено пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.

Согласно пункту 3 указанной статьи промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Как разъяснено в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Следует учитывать, что исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец охватывается использование их непосредственно в продукте, способе или изделии соответственно, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта или изделия, осуществление способа. Нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации.

С учетом изложенного, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленные образцы входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия. Признаки должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия.

В ходе рассмотрения дела судом была назначена судебная патентно-техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено эксперту Автономной некоммерческой организации «Профессиональная Экспертиза» ФИО6. 

Перед экспертом поставлены следующие вопросы: 

1. Содержат ли вездеходы «Триумф» все существенные признаки промышленного образца по патенту № 106869 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение?

2. Содержат ли вездеходы «Триумф» все существенные признаки промышленного образца по патенту № 109255 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение?

3. Является ли внешний вид вездеходов «Триумф» сходным до степени смешения с внешним видом вездехода «Шерп» модели «Sherp Pro»? 

Экспертиза проведена с осмотром готового изделия, произведенного ООО «Триумф». 

В соответствии с Заключением эксперта о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности по делу № А13-853/2023 экспертом сделаны следующие выводы:

На поставленный Судом вопрос 1. Содержат ли вездеходы «Триумф» все существенные признаки промышленного образца по патенту № 106869 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение? 

Эксперт отвечает: Если достоверно, что выпускаемые с 2022 г. до проведения экспертизы вездеходы «Триумф» имеют только такой внешний вид, какой имеет представленное для экспертизы изделие, если есть доказательства, что выпускаемые с 2022 г. до проведения экспертизы вездеходы «Триумф» отражают внешний вид спорного вездехода, в отношении которого назначена экспертиза, и внешний вид представленного для экспертизы изделия, то вездеходы «Триумф» не содержат всех существенных признаков промышленного образца по патенту РФ № 106869, совокупность признаков внешнего вида вездеходов «Триумф» не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец по патенту № 106869 сходного назначения. 

На поставленный Судом вопрос 2. Содержат ли вездеходы «Триумф» все существенные признаки промышленного образца по патенту № 109255 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение? 

Эксперт отвечает: Если достоверно, что выпускаемые с 2022 г. до проведения экспертизы вездеходы «Триумф» имеют только такой внешний вид, какой имеет представленное для экспертизы изделие, если есть доказательства, что выпускаемые с 2022 г. до проведения экспертизы вездеходы «Триумф» отражают внешний вид спорного вездехода, в отношении которого назначена экспертиза, и внешний вид представленного для экспертизы изделия, то вездеходы «Триумф» не содержат всех существенных признаков промышленного образца по патенту РФ № 109255 совокупность признаков внешнего вида вездеходов «Триумф», не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит промышленный образец, по патенту № 109255 сходного назначения. 

На поставленный Судом вопрос 3. Является ли внешний вид вездеходов «Триумф» сходным до степени смешения с внешним видом вездехода «Шерп» модели «Sherp Pro»? 

Эксперт отвечает: Если достоверно, что выпускаемые с 2022 г. до проведения экспертизы вездеходы «Триумф» имеют только такой внешний вид, какой имеет представленное для экспертизы изделие, если есть доказательства, что выпускаемые с 2022 г. до проведения экспертизы вездеходы «Триумф» отражают внешний вид спорного вездехода, в отношении которого назначена экспертиза, и внешний вид представленного для экспертизы изделия, то внешний вид вездеходов «Триумф» несходен с внешним видом вездехода «Шерп» модели «Sherp Pro».

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд не усматривает факта нарушения ответчиками исключительных прав истца ввиду следующего.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца.

В ходе судебной экспертизы исследовано одно изделие, в отношении которого достоверно установлено, что оно произведено ООО «Триумф».

По результатам судебной экспертизы установлено, что это изделие не содержит всех существенных признаков промышленных образцов по патентам РФ № 106869, № 109255; не производят на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производят данные промышленные образцы; несходно с внешним видом вездехода «Шерп» модели «Sherp Pro».

Оснований не доверять выводам эксперта по исследованному образцу изделия у суда не имеется.

Факт изготовления ООО «Триумф» других единиц изделия, содержащего все существенные признаки промышленных образцов по патентам РФ № 106869, № 109255, достоверно не установлен.

Контрольная закупка истцом не производилась. Иные изделия в натуре экспертами не исследовались.

Суд констатирует, что представленные в материалы публикации, скриншоты, видефайлы из различных источников от различных авторов в сети Интернет не являются допустимыми и достоверными доказательствами факта изготовления ООО «Триумф» изделия, содержащего все существенные признаки промышленных образцов по патентам РФ № 106869, № 109255, поскольку не позволяют достоверно установить кто, когда и где производил вездеходную технику и обладает ли она достаточным сходством для вывода о наличии нарушения исключительных прав истца.

Составленный патентным поверенным ФИО3 на основе таких недостоверных источников Акт экспертного исследования от 06.12.2022 также нельзя признать допустимым доказательством.  

В отношении требований к ООО «Русстрой» какая-либо доказательственная база отсутствует.

Факт нарушения исключительных прав на промышленный образец не может быть доказан без установления ни факта изготовления изделия, ни его наличия и схожести с промышленными образцами истца.

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска надлежит отказать.

В связи с отказом в удовлетворении иска судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат отнесению на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 150, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

 

                                                              р е ш и л:                                            

 

отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Шерп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в удовлетворении иска к Обществу с ограниченной ответственностью «Триумф» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Обществу с ограниченной ответственностью Русстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о запрете незаконного использования промышленных образцов по патентам №№ 106869 и 109255, о пресечении недобросовестной конкуренции, о возложении обязанности ответчика изъять из оборота и уничтожить за его счет все изделия, в которых незаконно используются промышленные образцы, о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы в размере 1 500 000 руб. 

Производство по требованию ФИО2 (ИНН 

<

***>) прекратить.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                             С.В. Корепин