АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-6678/2020

г. Курган

29 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 22.09.2020. В полном объеме решение изготовлено 29.09.2020.

Арбитражный суд Курганской области в составе: судьи Саранчиной Н.А., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Пашковой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Еврооптик-Курган» (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 2 000 000 руб. и запрете использования товарного знака,

третьи лица: индивидуальный предприниматель ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «МФЦ-Кузбасс», общество с ограниченной ответственностью офтальмологический центр «ОМИКРОН» 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3, доверенность 54 АА 3501479 от 18.11.2019, паспорт, диплом,

от ответчика: ФИО4, доверенность от 20.07.2020, удостоверение адвоката,

от третьих лиц: ФИО2, паспорт, после перерыва: явки нет, извещено, 2. ФИО3, доверенность от 01.06.2020, паспорт, диплом, 3. ФИО3, доверенность от 01.04.2020, паспорт, диплом,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ИП ФИО1) обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Еврооптик-Курган» (далее – ответчик, ООО «Еврооптик-Курган») о запрете ООО «Еврооптик-Курган» использования товарного знака принадлежащего истцу в любых его проявлениях или графическом изображении сходным с товарным знаком любым способом, в любом месте, в любое время, о взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Определениями от 23.07.2020, от 25.08.2020 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ФИО2 (далее – третье лицо 1, ИП ФИО5), общество с ограниченной ответственностью «МФЦ-Кузбасс» (далее – третье лицо 2, ООО «МФЦ-Кузбасс»), общество с ограниченной ответственностью офтальмологический центр «ОМИКРОН» (далее – третье лицо 3, ООО офтальмологический центр «ОМИКРОН»). 

Представитель истца и третьих лиц 2 и 3 в судебном заседании на исковых требованиях настаивал в полном объеме, ходатайствовал о приобщении дополнительных пояснений, просит также распределить судебные расходы по обеспечению доказательств в сумме 8700 руб.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве.

Третье лицо 1 возражало против удовлетворения иска. Ходатайствовало о приобщении дополнения к отзыву на исковое заявление.

Поступившие документы судом приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 81, 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом был объявлен перерыв до 22.09.2020 до 09 часов 30 минут. О перерыве лица, участвующие в деле, извещены путем размещения соответствующего объявления на официальном сайте Арбитражного суда Курганской области в сети Интернет (в деле), как предусмотрено разъяснениями, содержащимися в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.09.2006 № 113 «О применении ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

После перерыва 22.09.2020 в 09 час. 30 мин. судебное заседание продолжено с участием представителей истца, ответчика и третьих лиц 2 и 3.

Позиция представителей лиц, участвующих в деле, после перерыва по существу заявленных требований не изменилась.

Исследовав письменные материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, считает иск подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 является правообладателем товарного знака  по свидетельству Российской Федерации № 751883, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 23.03.2020 с приоритетом от 03.08.2019 в отношении товаров 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

15.04.2020 истцом был зафиксирован факт незаконного использования товарного знака правообладателя на сайте компании ответчика, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://eurooptic45.ru/. 

Для исследования и обеспечения доказательств, фиксации и протоколирования содержимого сайта в части, касающейся незаконного использования владельцем сайта товарного знака, принадлежащего истцу, а также в части, касающейся установления реквизитов владельца сайта, который своими действиями затронул интересы и права ИП ФИО1, 20.04.2020 нотариусом Красноярского нотариального округа был запротоколирован осмотр сайта, зарегистрирован в реестре № 24/318-н/24-2020-3-315.

Ответчик является медицинской организацией, осуществляющей медицинские услуги в области офтальмология, в отношении однородных услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

ИП ФИО1, полагая, что действия ООО «Евроооптик-Курган» по размещению спорного обозначения нарушают исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 751883, направил 22.04.2020 ответчику претензию.

Поскольку ООО «Еврооптик-Курган», нарушение добровольно не устранило, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Свидетельством на товарный знак подтверждается, что ИП ФИО1  является обладателем исключительных прав на товарный знак, дата регистрации – 23.03.2020, срок действия – до 03.08.2029. Товарный знак зарегистрирован за истцом, в том числе в отношении товаров/услуг 44 класса МКТУ – услуги медицинских клиник, услуги офтальмологические. Факт принадлежности истцу исключительных прав на вышеуказанный товарный знак ответчиком не оспорен. 

Согласно п.13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Проанализировав зарегистрированный истцом товарный знак и изображение, размещенное  на сайте ответчика, суд приходит к выводу об их сходстве до степени смешения по всем признакам сходства данных обозначений. 

Ссылка ответчика на то, что графическое изображение на сайте использовалось в комбинированном виде, в состав которого входят два элемента: графическое изображение и словесная часть, которая занимает доминирующее положение, так как выполнена шрифтом большего размера и расположена в центре, не принимается судом.

В соответствии с выработанными правоприменительной практикой подходами комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

 Поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 751883 путем использования на Интернет-сайте : http://eurooptic45.ru/, администратором которого он является, обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком в отношении однородных услуг, для которых он зарегистрирован, исковые требования истца в части запрета использования товарного знака принадлежащего истцу, подлежат удовлетворению.

Ссылка ответчика и третьего лица 1 на то, что спорное графическое изображение было удалено с сайта 07.05.2020 и были направлены запросы в поисковые системы о необходимости переиндексации страниц сайта, не может являться основанием для отказа в удовлетворении иска в указанной части, поскольку по состоянию на дату рассмотрения спора при запросе в поисковой строке  системы Mail.ru выпадает контекстная реклама ответчика (скрин т.1 л.д. 109). Доказательств обратного ООО «Еврооптик-Курган» не представлено.

Довод ответчика о невозможности повлиять на удаление указанной информации из сети Интернет, не может быть принят судом, поскольку затрагивает правоотношения  ООО «Еврооптик-Курган» с иными третьими лицами (ООО «Мэйл.ру»). Иной подход, по мнению суда, позволит ответчику продолжать дальнейшее неправомерное использование  товарного знака в сети, не предпринимая никаких мер.

Согласно статье 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" владельцем сайта в сети "Интернет" является лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте.

Владелец сайта имеет возможность через уполномоченного лица (модератора) предпринимать меры к редактированию, исправлению размещенной на его сайте информации и ее удалению, если она нарушает закон.

Обстоятельств, являющихся основанием для освобождения ответчика от ответственности в соответствии со ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации у суда не имеется. 

Размещение товарного знака в сети интернет третьим лицом 1 в рамках правоотношений по договору на создание сайта от 23.04.2019 таким обстоятельством служить не может. 

 Истцом избран способ защиты исключительного права в виде взыскания компенсации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации , в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В силу положений абзаца второго пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как разъяснено в пунктах 61, 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец просит взыскать с ответчика 2 000 000 рублей компенсации, ссылаясь на значительные финансовые вложения в продвижение спорного товарного знака (более 4 000 000 руб.), что подтверждается представленными в материалы дела соглашениями с ИП ФИО6, ИП ФИО7, ООО «Студия ФИО8»,  длительный период использования с 2019 года по настоящее время, широкую сеть офтальмологических клиник, работающих в стране.

Как разъяснено в пункте 155 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является.

Положения статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 Гражданского кодекса Российской Федерации дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В связи с чем, суд соглашается с доводами ответчика о том, что период использования товарного знака необходимо исчислять с 23.03.2020. Суд полагает необходимым отметить,  что взыскание компенсации   за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства, приобретенного у ООО «Студия ФИО8» 23.04.2020, на что ссылается истец в своих письменных возражениях (т.1 л.д. 55), предметом спора не является.

Оценка соразмерности подлежащей взысканию компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

По мнению суда,  отнесение на ответчика почти половины своих  расходов на продвижение товарного знака не отвечает принципу справедливости.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований разумности и справедливости, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, величину расходов на рекламу и продвижение услуг под спорным товарным знаком, период использования товарного знака, суд, основываясь на внутренней оценке совокупности всех доказательств по делу, полагает возможным взыскать с ООО «Еврооптик-Курган» компенсацию в сумме 200 000 рублей.

Довод истца о том, что заявленная истцом компенсация является обоснованной, соразмерной и соответствующей закону, при этом ответчик не представил доказательств, позволяющих снизить размер компенсации, суд не может принять во внимание, поскольку суд установил размер компенсации исходя из обстоятельств дела.

Ссылка ответчика о том, что спорный товарный знак не используется истцом опровергается представленным в материалы дела соглашением участников предпринимательского объединения «ОМИКРОН» о совместной деятельности от 13.03.2018.

Заявленные истцом судебные расходы (государственная пошлина за предъявление требований о взыскании компенсации) подлежат пропорциональному распределению с учетом частичного удовлетворения исковых требований в указанной части в соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель истца пояснил суду, что расходы по обеспечению доказательств понесены им в обоснование требований, как о запрете использовать товарный знак, так и взыскании компенсации.

Поскольку судом удовлетворено требование о запрете использования товарного знака, и частично удовлетворено требование о взыскании компенсации, судебные издержки подлежат делению на количество заявленных требований и возмещаются по каждому требованию отдельно, исходя из их удовлетворения, частичного удовлетворения. Следовательно,  с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы в размере 4785 руб. из расчета: 8700 : 2 + (200000 х 4350 : 2 000 000).

Поскольку истец при подаче каждого иска оплатил госпошлину только в отношении требований о взыскании компенсации, то с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 6000 руб. за рассмотрение требований неимущественного характера.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

иск удовлетворить частично.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Еврооптик-Курган» (ОГРН 

<

***>)  использование товарного знака № 751883, принадлежащего истцу в любых его проявлениях или графическом изображении сходным с товарным знаком любым способом, в любом месте, в любое время.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Еврооптик-Курган» (ОГРН 

<

***>)  в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>) 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 3300 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, 4785 руб. в возмещение расходов по обеспечению доказательств.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Еврооптик-Курган» (ОГРН 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.

Судья

Н.А. Саранчина