ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А52-5093/2018

г. Вологда

01 августа 2019 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2019 года.

В полном объеме постановление изготовлено 01 августа 2019 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Романовой А.В., судей Зориной Ю.В. иФИО1

при ведении протокола секретарем судебного заседанияФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 на решение Арбитражного суда Псковской области от 17 апреля 2019 года по делу № А52-5093/2018,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (адрес: 144007, 

<

...>;ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (адрес: 180019, город Псков; ОГРНИП 312602734600033, ИНН 

<

***>; далее - Предприниматель) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, а также 540 руб. расходов на приобретение товара и 10 000 руб. расходов на проведение экспертного заключения (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ)).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель ФИО4.

Решением Арбитражного суда Псковской области от 17.04.2019 с Предпринимателя в пользу Общества взыскано 200 000 руб. компенсации,540 руб. расходов на приобретение товара. В удовлетворении остальной части судебных издержек отказано. 

Предприниматель с решением суда не согласился и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и направить вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Доводы жалобы сводятся к следующему:

- представленные в материалы дела фотографии, отражающие процесс продажи спорного товара, не могут являться надлежащим доказательством по настоящему делу, поскольку на двух фотографиях вида только упаковка, но не видно товарного знака, а на третьей фотографии видна упаковка и товарный знак, но нет привязки к месту приобретения названного товара;

- согласно положениям информационного письма Президиума Высшего Арбитражного апелляционного суда от 29.07.1997 № 19 товарный знак должен занимать доминирующее положение на товаре по объему поля, яркости цвета, узнаваемости. Вместе с тем в данном случае объем площади товарного знака в 80 раз меньше площади поля упаковки;

- представленный в материалы дела лицензионный договор от 01.03.2016 № 2, заключенный с индивидуальным предпринимателем ФИО4, является ненадлежащим доказательством, поскольку заключен между аффилированными лицами;

- взысканный размер компенсации не соответствует принципам справедливости и разумности, нарушает экономический баланс интересов сторон.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в отсутствие  представителей ответчика  на основании статей 123, 156, 266АПК РФ.

Истец направил ходатайство о рассмотрении жалобы без участия его представителя.

Ответчик направил дополнительные пояснения, согласно которым просил отменить решение суда первой инстанции.

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность судебного акта, апелляционная инстанция находит жалобу подлежащей удовлетворению.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «РУСМАШ», что подтверждается свидетельством № 473042, зарегистрированным 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011, срок регистрации до 13.09.2021.

В торговой точке, расположенной по адресу: г. Псков,ул. Л.Поземского, д. 115д, 01.09.2018 зафиксирован факт продажи товара — автоматический натяжитель цепи «Pilot», на котором использован принадлежащий истцу товарный знак № 473042.

Факт продажи ответчиком указанного товара подтверждается кассовым чеком от 01.09.2018, в котором указаны реквизиты Предпринимателя, видеозаписью покупки товара, фотографиями.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 27.09.2018 с требованием о прекращении неправомерного использования товарного знака и выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

Поскольку данная претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции признал требование о взыскании компенсации в заявленном размере законными, обоснованными и удовлетворил его в полном объеме, требование о взыскании судебных издержек удовлетворил частично.

Апелляционный суд не может согласиться с обжалуемым судебным актом по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно части 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом, в том числе при изготовлении самого товара в виде товарного знака. При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (часть 2 данной статьи).

Согласно части 3 той же статьи, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт продажи контрафактного товара установлен судом первой инстанции, подтверждается кассовым чеком от 01.09.2018, который содержит данные ответчика (ИНН); видеосъемкой, произведенной при приобретении спорного товара в упомянутой торговой точке и просмотренной судом первой и апелляционной инстанций; закупленным товаром, который приобщен к материалами дела на основании определения суда от 25.12.2018.

Доказательства того, что истец как обладатель исключительных прав на указанный товарный знак (№ 473042) дал ответчику свое согласие на их использование, в материалах дела отсутствуют.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

Частью 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

При этом закон наделяет правообладателя правом выбора одного из двух вариантов определения размера взыскиваемой компенсации (пункт 4 статьи1515 ГК РФ):

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом выбран способ определения компенсации, установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, которая составила 200 000 руб.

В пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 5/29, в редакции, действующей на момент принятия обжалуемых судебных актов), разъяснено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Следовательно, в рассматриваемом случае при определении размера компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ необходимо установить по какой цене обычно истцом предоставляется право использования товарного знака, и исходя из двукратного размера стоимости такого использования, определить размер компенсации.

Обосновывая размер компенсации, истец предоставил договор  от 01.03.2016 № 2, заключенный между Обществом и ИП ФИО4, по условиям которого неисключительная лицензия на право использования товарного знака № 473042 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ предоставлена за вознаграждение в размере 100 000 руб.

Суд первой инстанции признал указанный договор надлежащим доказательством, подтверждающим действительную стоимость права на использование товарного знака.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции на основании следующего.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что Общество учреждено тремя лицами - ФИО5, ФИО4, ФИО6.

Единоличным органом управления Общества является один из учредителей - ФИО6

Лицензионный договор между Обществом в лице генерального директора ФИО6 (участника общества) заключен с ИП ФИО4 (участником общества).

Таким образом, фактически, лицензионный договор заключен в пределах участников Общества.

Кроме того, в материалы дела не представлено доказательств фактического использования лицензиатом ИП ФИО4 в своей непосредственной деятельности полученное право на товарный знак, как несоотносимое с видами экономической деятельности указанного предпринимателя.

В соответствии с зарегистрированными кодами ОКВЭД третье лицо вправе заниматься деятельностью по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом, как основным видом деятельности, в качестве дополнительных указаны полиграфическая деятельность, торговля канцелярскими и писчебумажными товарами, операции с невидимым имуществом, деятельность в области фотографии, туристических агентств, туристических информационных услуг, экскурсионных туристических услуг, услуг связанных с бронированием, других персональных услуг.

Указанные виды экономической деятельности также не предполагают возможным использование полученного права в соответствии с зарегистрированными классами МКТУ и перечнем товаров и/или услуг по товарному знаку № 473042.

Спорный товарный знак зарегистрирован по 12 классу МКТУ. Указанные виды ОКВЭД ИП ФИО4 и МКТУ товарного знака различны и не совпадают.

В силу положений статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» стороны лицензионного договора от 01.03.2016 № 2 являются аффилированными лицами

Учитывая отсутствие в материалах дела иных любых доказательств действительной стоимости такой лицензии, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что представленный истцом лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 не является относимым и допустимым доказательством стоимости права использования спорного товарного знака.

Аналогичная правоприменительная практика приведена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 по делу № А45-20577/2015, от 29.04.2019 по делу № А53-12723/2018, в определении Верховного суда Российской Федерации от 14.06.2019 № 308-ЭС-19-8712.

Между тем, суд, при соответствующем обосновании, не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 1644912).

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее - Постановление № 28-П), положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и, если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Как указывалось выше, истцом при обращении с настоящим иском избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления Предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В материалах дела имеется отзыв Предпринимателя, в котором им заявляется о необходимости снижения размера компенсации.

Учитывая, что судом не принимается во внимание для определения цены использования права лицензионный договор от 01.03.2016 № 2, как единичный договор, заключенный с заинтересованным лицом, не подтверждающий реальную рыночную стоимость права использования товарного знака, суд апелляционной инстанции исходит из предельных размеров компенсации, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ от 10 000 руб. до5 000 000 руб.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции, принимая во внимание заявление ответчика, однократность нарушения, незначительную стоимость товара, а также то, что допущенное ответчиком нарушение не носит систематический, а значит грубый характер, считает необходимым снизить размер компенсации до разумных пределов до 10 000 руб.

В части судебных издержек в виде стоимости экспертного заключения в размере 10 000 руб. решение является законным и обоснованным.

С учетом изложенного обжалуемое решение суда следует изменить в связи с несоответствием выводов суда обстоятельствам дела и недоказанностью обстоятельств, которые суд считал установленными.

Расходы по уплате госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы подлежат распределению в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ.

В пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 отмечено, что при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

Таким образом, частичное удовлетворение требования истца о взыскании компенсации является в силу абзаца второго части 1 статьи 110 АПК РФ основанием для распределения судебных расходов между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Псковской области от 17 апреля 2019 года по делу № А52-5093/2018 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции:

«взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Русмаш»10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, а также 27 руб. расходов по приобретению контрафактного товара и 350 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

В удовлетворении остальной части иска и судебных расходов отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Русмаш» в доход федерального бюджета 5 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Русмаш» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО3 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.В. Романова

Судьи

Ю.В. Зорина

А.Н. Шадрина