АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32

http://krasnodar.arbitr.ru

_______________________________________________________________________

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции

Дело № А32-32395/2021

г. Краснодар                                     «24» марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 17.03.2022. 

Полный текст решения объявлен 24.03.2022.

Арбитражный суд Краснодарского края

в составе: судьи Петруниной Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Савченко О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ООО «Ростстройюг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), третьи лица: ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Просторгрупп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации

при участии:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 10.01.2022 (посредством сервиса онлайн-заседание),

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 31.08.2021,

от третьих лиц – не явились

установил:

ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «Ростстройюг» о взыскании 8730022 руб. 32 коп. компенсации (с учетом уменьшения размера исковых требований).

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проводилось в отсутствие представителей третьих лиц.

В картотеку арбитражных дел поступило ходатайство третьего лица – ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик возражал в удовлетворении ходатайства и просил истребовать у данного третьего лица информацию о корректировке документации.

Истец возражал в удовлетворении ходатайства ответчика, считал возможным рассмотреть спор в отсутствие третьих лиц по имеющимся материалам дела.

Ходатайство ответчика об истребовании документов судом рассмотрено и отклонено, ввиду нижеследующего.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Арбитражный суд вправе лишь предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания.

Истребование доказательств в силу статьи 66 АПК РФ возможно у лица, не участвующего в деле, а не у стороны в споре.

По смыслу указанных выше норм права, а также исходя из состязательности арбитражного процесса (часть 2 статьи 9 АПК РФ) суд не вправе возлагать на лицо, участвующее в деле, обязанность по предоставлению доказательств по ходатайству другой стороны по делу.

Следовательно, арбитражный суд не вправе понуждать лиц, участвующих в деле, предоставлять те или иные доказательства по делу. Участники спора должны самостоятельно заботиться об установлении всех выгодных им обстоятельств по делу и предоставлять доказательства для подтверждения своих позиций.

Таким образом, в связи с отсутствием процессуальных оснований, предусмотренных статьей 66 АПК РФ в удовлетворении ходатайства ответчика об истребовании у третьего лица – ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» дополнительных документов следует отказать.

Ходатайство третьего лица – ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» удовлетворено на основании статьи 159 АПК РФ.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме с учетом их уменьшения.

Ответчик возражал в удовлетворении исковых требований.

Стороны пояснили, что дополнительных документов и ходатайств не имеют.

Спор рассматривался судом по правилам статьи 156 АПК РФ в отсутствие третьих лиц по имеющимся материалам дела.

Из материалов дела следует, что ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники» является единственным правообладателем товарного знака «МАХАОН» (свидетельство № 339395), осуществляет производство заграждений «МАХАОН».

04 марта 2021 года ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в письме № 08/132КИ сообщило, что при выполнении работ были поставлены и смонтированы заграждения с товарным знаком «МАХАОН», не соответствующие характеристикам изделий, изготавливаемых ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ». 

Данные заграждения смонтированы ООО «Ростстройюг» на основании договора № 14-18/19 КР от 29.08.2018 на объекте «УЭБ. Ремонт периметрального ограждения типа «МАХАОН» на участке «Горно-лесистая местность». 

Истец указывает, что для исследования ограждений, поставленных и установленных в рамках данного договора между ООО «Ростстройюг» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ», 17.03.2021 проведен осмотр с приглашением представителей ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ООО «РОСТСТРОЙЮГ», ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ». В результате осмотра выявлено, что ограждения «МАХАОН», поставленные и установленные в рамках договора №14-18/19 КР от 29.08.2018 не являются заграждениями «МАХАОН», производимыми ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ».

Ссылаясь на поставку и установку контрафактной продукции по договору № 14-14/19 КР от 29.08.2018, истец в порядке досудебного урегулирования спора направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака.

Неисполнение данного требования послужило истцу основанием обращения с настоящим исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края.

При рассмотрении спора суд исходит из нижеследующего.

Оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, ввиду нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. Аналогичная правовая позиция применима по делам, связанным защитой исключительного права на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, в частности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, с учетом положений статьи 1225 ГК РФ товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение являются самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности, в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Угроза смешения зависит от сходства противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения, а также оценки однородности обозначенных ими товаров и услуг.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.).

Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая, что источником происхождения такого товара (предлагаемого на сайте ответчика) является сам правообладатель.

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

Таким образом, именно ответчик должен доказать законность использования им товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые к нему предъявлен иск.

Материалами дела подтверждается и лицами, участвующими в деле, не оспаривается факт наличия исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №  339395.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, а также Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций № 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара/услуги.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал, что не является изготовителем, либо продавцом металлических ограждающих конструкций, данный товар приобретен им у ООО «ПросторГрупп» по договору поставки № 222 от 28.08.2018.

Третье лицо – ООО «ПросторГрупп» в отзыве на иск сообщило, что является обладателем товарного знака, обозначение которого является комбинированным и состоит из слова ПроПеримет, заключенного в линию, огибающую название в форме прямоугольника, цветовая гамма товарного знака: синий цвет для элемента «ПроПериметр», зеленый цвет для прямоугольной линии.

Исключительное право на данный товарный знак принадлежит ООО «ПросторГрупп» на основании свидетельства № 653070 от 20.04.2018.

Третье лицо – ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в отзыве на иск указало, что с целью приведения периметрального ограждения в соответствие с постановлением Правительства РФ № 458 от 05.02.2012 в рамках договора подряда № 14-18/19КР от 29.08.2018, заключенного между ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ООО «Ростстройюг», ответчик выполнял работы по ремонту периметрального ограждения типа «Махаон» на участке «Горно-лесистая местность».

При этом, как следует из комиссионного акта осмотра № 1 от 17.03.2021, составленного представителями ЗАО «ЦеСИСНИКИРЭТ», ООО «Ростройюг» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» ограждение не является изделием «Махаон-С150».

Анализ товарных знаков по свидетельствам № 339935 и № 653070 показал, что они различаются внешней формой акцентирующих на себе внимание изобразительных элементов, графическим исполнением шрифтовых единиц.

В силу данных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, они не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловливает вывод об отсутствии между ними сходства.

Данный вывод сделан судом с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482.

При этом вопрос о качестве товара, изготовленного под оспариваемым товарным знаком в предмет доказывания, в рамках заявленных по настоящему делу исковых требований не входит.

При изложенных обстоятельствах в удовлетворении исковых требований следует отказать в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца, при этом в порядке статьи 104 АПК РФ истцу следует выдать справку на возврат из федерального бюджета РФ государственной пошлины, излишне уплаченной при подаче настоящего иска.

Руководствуясь статьями 167 – 170, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

В иске отказать.

ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) выдать справку на возврат из Федерального бюджета РФ 136 руб. госпошлины излишне оплаченной по платежному поручению № 4483 от 04.06.2021.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Ростов-на-Дону.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья                                                                                                          Н.В. Петрунина