﻿	

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-2776/2021

город Ростов-на-Дону

30 ноября 2021 года

15АП-15729/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 22 ноября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 ноября 2021 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего судьи Галова В.В.,

судей Попова А.А., Сулименко О.А.,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Романовым А.А.,

при участии: 

от ответчика: представитель Воробьева Виктория Владимировна по доверенности от 2 ноября 2021 года (онлайн-участие),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью «Кубань-Мороженое», апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженного «Славица» 

на решение Арбитражного суда Краснодарского края 

от 13 июля 2021 года по делу № А32-2776/2021

 по иску общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженного «Славица» (ИНН 1650303854)к ответчику : обществу с ограниченной ответственностью «Кубань-Мороженое» (ИНН 2311152747), 

при участии третьего лица: общества с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» (ИНН 9107040161),

о прекращении нарушения права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Кубань - Мороженое» (далее - ответчик) о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак, взыскании компенсации.

Решением от 13.07.2021 Арбитражный суд Краснодарского края обязал общество с ограниченной ответственностью «Кубань - Мороженое» прекратить действия, связанные с использованием обозначения «СВЕТОФОР», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 764258, при производстве, реализации и предложении к продаже товаров: вещества связующие для мороженого (пищевой лед), йогурт замороженный (мороженое), лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, мороженое, порошки для мороженого, сорбет (мороженое), взыскал с ответчика в пользу истца сумму компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 250 000 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 11 750 рублей, в удовлетворении остальной части требований отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит решение суда в части определения размера взыскиваемой компенсации изменить, принять новый судебный акт, взыскать с ООО «Кубань - Мороженое» в пользу ООО «Фабрика мороженого «Славица» компенсацию за незаконное использование товарного знака № 764258 в размере 1000000 рублей.

Истец считает, что суд первой инстанции необоснованно уменьшил размер компенсации.

Ответчик также обжаловал решение суда в апелляционном порядке, просит в удовлетворении заявленных требований отказать.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает, что суд первой инстанции оставил без внимания довод о том, что соглашение об уступке права требования не могло быть подписано 09 июля 2020 года, так как в п.1 стороны ссылаются на конкретный период, когда предприниматель Тарасов Н.В. был правообладателем: с 23.06.2020 по 24.09.2020, стороны 09 июля 2020 года не могли знать о дате регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительных прав 25.09.2020. Также ответчик считает, что обозначение «Лед ФРУКТОВЫЙ СВЕТОФОР» является оригинальным обозначением товаров, на которых он размещается, не является сходным до степени смешения с товарным знаком «СВЕТОФОР» по свидетельству № 764258, Роспатентом с разницей в несколько дней зарегистрированы и товарный знак «СВЕТОФОР» и товарный знак «ЯРКИЙ СВЕТОФОР» по одному и тому же классу МКТУ (30-мороженое), следовательно, Роспатентом уже сделан вывод о том, что эти товарные знаки не являются сходными до степени смешения, также как не являются сходными до степени смешения товарные знаки «СВЕТОФОР» и «ФРУКТОВЫЙ СВЕТОФОР».

В судебном заседании представитель ответчика просил решение отменить, апелляционную жалобу  - удовлетворить, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы истца.

Иные участвующие в деле лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. 

При названных обстоятельствах суд счел возможным рассмотреть жалобу по существу в соответствии с положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» является правообладателем товарного знака N 764258 «СВЕТОФОР».

Товарный знак зарегистрирован 01.04.2019 с датой приоритета от 15.02.2017, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; пищевой лед; порошки для мороженого; сорбет [мороженое].

Истец указывает, что ООО «Кубань-Мороженое» изготавливает продукт под наименованием «Лед фруктовый СВЕТОФОР», использует на упаковках своей продукции обозначение «СВЕТОФОР», тем самым нарушая его исключительное право на товарный знак.

В рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлено претензионное письмо с требованием прекратить нарушение исключительного права.

Претензионное письмо оставлено адресатом без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения с исковым заявлением в суд.

При принятии обжалуемого судебного акта суд апелляционной инстанции считает законным и обоснованным исходить из следующего. 

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Пленум N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Как указывалось ранее, товарный знак зарегистрирован 01.04.2019 с датой приоритета от 15.02.2017, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; пищевой лед; порошки для мороженого; сорбет [мороженое].

Материалами дела подтвержден, что истец является правообладателем указанного товарного знака на основании договора от отчуждении исключительных прав между Тарасовым Н.В. и ООО "Фабрика мороженого "Славица", зарегистрированного в Роспатенте 25.09.2020

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Как отмечено в абзаце четвертом пункта 162 Постановления № 10 и указано в пункте 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила), при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары (пункт 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство).

Чаще всего основанием для признания товаров (услуг) однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе; при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункт 7.2.1.1 Руководства).

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров (услуг), иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В пункте 43 Правил N 482 отражено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно Международной Классификации товаров и услуг, полотна пильные относятся к 7 классу товаров указанной Классификации.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что сильным элементом в спорном обозначении является слово «СВЕТОФОР», которое несет основную индивидуализирующую нагрузку, на которую и падает логическое ударение, элементы «Лед», «Фруктовый» являются слабыми элементам в спорном обозначении, поскольку слово «Лед» указывает на вид товара и является неохраняемым элементом; слово «Фруктовый» имеет описательную характеристику для товаров 30 класса (фруктовый - состоящий из фруктов) и является слабым элементом.

Исходя из изложенного, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки вывода суда первой инстанции о том, что наименование «Лед фруктовый СВЕТОФОР» сходно до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 764258.

Таким образом, суд первой инстанции законно и обоснованно обязал ответчика прекратить действия, связанные с использованием обозначения «СВЕТОФОР», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 764258, при производстве, реализации и предложении к продаже товаров: вещества связующие для мороженого (пищевой лед), йогурт замороженный (мороженое), лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, мороженое, порошки для мороженого, сорбет (мороженое).

Истец также просил взыскать с ответчика 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Применив приведенные выше критерии оценки, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки вывода суда первой инстанции о взыскании с ответчика в пользу истца 250 000 рублей компенсации и отказа в удовлетворении остальной части соответствующего требования. 

Ссылки ответчика на недостоверность указной в соглашении об уступке прав требования даты его совершения отклоняются апелляционным судом, поскольку указанный недостаток сам по себе не порочит сделку по передаче прав.

Обстоятельств, свидетельствующих о недействительности или незаключенности соглашения об уступке прав, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 17 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120, в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда 8 Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки», в абзаце третьем пункта 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования.

Исходя из изложенного доводы ответчика о том, что истец не являлся правообладателем товарного знака в период совершения спорного нарушения подлежат отклонению. 

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что ответчик не предоставил исполнение ни истцу, не предыдущему правообладателю, действий по выяснению фигуры надлежащего кредитора не совершал, доказательств в опровержение наличие воли сторон соглашения об уступке на передачу спорных прав истцу не представил, в связи с чем его возражения в отношении указанного соглашения, в том числе относительно отсутствия его государственной регистрации, оценивается судом в качестве недобросовестного поведения, направленного исключительно на освобождение от исполнения соответствующей обязанности.

Само по себе отсутствие государственной регистрации соглашения об уступке права на возмещение убытков и компенсации, заключенное между Тарасовым Н.Н. и ООО "Фабрика мороженого "Славица", не является влечет недействительности указанного соглашения и не влияет на переход права от цедента к цессионарию.

На основании изложенного у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой инстанции не допущено.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13 июля 2021 года по делу А32-2776/2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий 	В.В. Галов

Судьи	А.А. Попов

О.А. Сулименко