ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула                                                                                                      Дело № А54-4993/2020                                                                                                                     20АП-2259/2021

Резолютивная часть постановления объявлена    14.07.2021 

Постановление изготовлено в полном объеме     20.07.2021

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего  судьи Тучковой О.Г., судей Волковой Ю.А., Волошиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Планета" на решение Арбитражного суда Рязанской области от 08.02.2021  по делу № А54-4993/2020 (судья Медведева О.М.),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Планета" (ОГРН 

<

***>; ИНН: 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение прав на использование товарного знака № 632208 "Рисуй Светом" в размере 50 000 руб., расходов по восстановлению нарушенного права в размере стоимости вещественных доказательств - товаров, приобретенных у ответчика, в общей сумме 520 руб.

Решением суда от 08.02.2021 в удовлетворении исковых требований отказано. 

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. 

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что жалоба не подлежит удовлетворению. 

Из материалов дела следует, что общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации № 632208, зарегистрированного, в том числе для товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "головоломки из набора элементов для составления картины; игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; устройства для игр".

Согласно представленному свидетельству дата регистрации товарного знака - 11.10.2017, дата истечения срока действия исключительного права - 29.04.2026, товарный знак № 632208 представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно головы и пальцев рук мальчика, держащего в правой руке световую указку и надписи крупным шрифтом "Рисуй светом!" сочетающейся с надписью мелким шрифтом "набор для творчества". При этом надпись "Рисуй светом!" является главенствующим элементом, что подтверждается выписками Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Товарный знак относится к классу МКТУ 28 (головоломки из набора элементов для составления картины; игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; игры - конструкторы; устройства для игр).

Из материалов дела усматривается, что 26.07.2019 в торговом павильоне № 1265, расположенном в помещении фермерского рынка "Ветерок" по адресу: 

<

...>, ответчиком предлагался к продаже и реализован товар - набор для рисования в темноте "Рисуй светом" по цене 520 руб.

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела представлены: копия кассового чека от 26.07.2019 на сумму 670 руб., на котором указаны реквизиты и наименование ИП ФИО2 (ИНН: 

<

***>), спорный товар, видеозапись процесса приобретения спорного товара (статьи 12, 14 ГК РФ и пункт 2 статьи 64 АПК РФ) (т.1 л.д. 19, 45, 71).

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истец направил ответчику претензию от 16.03.2020, в которой требовал незамедлительного прекращения нарушения исключительных прав, а также выплаты компенсации за допущенное нарушение, в течение 10 календарных дней с момента получения претензии в размере 50 000 руб. (л.д. 12-13). Претензия направлена ответчику 25.03.2020 (л.д. 14).

Претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на то, что осуществляя реализацию товара с использованием товарного знака № 632208, ответчиком допущено нарушение принадлежащих истцу исключительных прав истец обратился в арбитражный суд с иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим. 

Общество с ограниченной ответственностью "Планета" является обладателем исключительного права на товарный знак № 632208, подтвержденного свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 632208 (зарегистрировано 11.10.2017, срок действия регистрации истекает 29.04.2026).

Факт принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак подтверждается материалами дела и сторонами не оспаривался.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В пункте 1 статьи 1482 ГК РФ указано, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

Истцом при обращении в арбитражный суд с иском избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в отношении защиты исключительных прав на товарные знаки), при этом истец самостоятельно определил требование за нарушение исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из изложенного, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых, товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Как следует из формы товарного знака № 632208, он представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно головы и пальцев рук мальчика, держащего в правой руке световую указку и надписи крупным шрифтом "Рисуй светом!" сочетающейся с надписью мелким шрифтом "набор для творчества". При этом надпись "Рисуй светом!" является главенствующим элементом.

В цветовом решении знака использованы рыжий (волосы на голове мальчика), телесный (лицо и пальцы мальчика), болотный (слов "Рисуй", световая указка и фон для надписи "набор для творчества"), белый (надпись "светом!") и черный цвета (надпись "набор для творчества").

Вместе с тем на спорном товаре, который приобретен истцом в процессе закупки, и упаковке данного товара, такой элемент товарного знака истца как голова мальчика и пальцы рук со световой указкой не использован вообще.

На лицевой стороне коробки, в которую упакован товар, наличествует поясное изображение семьи, состоящей из родителей и двух детей - девочки и мальчика, при этом в их изображении ни один из цветов товарного знака фактически не использован, за исключением болотного цвета рукавов рубашки отца, лицо мальчика существенно, в т.ч. и по возрастному признаку, отличается от лица мальчика на товарном знаке истца, также отличие выражается в наличии очков, при этом в отношении всех персонажей на коробке размещены высказывания относительно данного набора.

Само изображение семьи существенно отдалено от надписи "Рисуй светом" надписью "набор для рисования в темноте" и изображениями звезд различной величины.

Надпись "Рисуй светом" выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме (цвет морской волны) нежели аналогичная надпись на товарном знаке истца, не имеет восклицательного знака, обладает элементом подчеркивания слова "светом", надпись "набор для рисования в темноте" также выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме, на ином цветовом фоне нежели надпись "набор для творчества" на товарном знаке истца, расположена полукругом. Рядом с надписью "Рисуй светом" на коробке с товаром ответчика имеется графическое изображение в виде белого круга с надписью "сделано в России" синего и красного цветов.

Размеры надписи "Рисуй светом" на коробке товара и их соотношение с размерами изображения персонажей семьи и вышеприведенным графическим изображением в виде круга таковы, что в отличие от товарного знака истца, она не является главенствующим элементом изображений на коробке.

На оборотной стороне коробки имеются аналогичное лицевой стороне поясное изображение мальчика и надпись "рисуй светом", сочетающиеся с многочисленными словесными указаниями по использованию набора и его характеристиками, выполненные в иных цветах, нежели цвета товарного знака истца. При этом размеры надписи "рисуй светом" и ее расположение (левый нижний угол) также не делают ее доминантой всего изображения на оборотной стороне коробки.

Лицевая сторона непосредственно самого товара также снабжена аналогичными вышеуказанным поясными изображениями мамы, девочки и мальчика и надписи "рисуй светом" и словесными инструкциями по применению набора также выполненным в иных цветах, нежели цвета товарного знака истца.

С учетом изложенного имеется низкая степень сходства обозначений, имеющихся на спорном товаре и коробке, в которую он упакован, с содержащимися на товарном знаке истца.

Однако экземпляр, продаваемый истцом, и проданный ответчиком являются одинаковыми по их потребительским свойствам и функциональному назначению (рисовать материалами, светящимися в темноте).

Апелляционная коллегия, проведя анализ купленного истцом у ответчика товара и изображений, находящихся на нем, видеозапись процесса реализации товара, кассовый чек от 26.07.2019, соглашается с выводом суда области о том, что изображения на купленном товаре, реализованном ответчиком в принадлежащем ему торговом помещении, не являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 632208 и не могут вызвать смешения маркируемых ими товаров в глазах потребителя.

Таким образом, как видно из материалов дела, истцом был доказан только факт принадлежности ему указанного права, но не факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 по делу № 305-ЭС16-7224, от 15.08.2016                 № 305-ЭС16-7224 по делу № А40-26249/2015).

Принимая во внимание, что применение мер ответственности возможно в случае доказанности факта нарушения, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют (постановление суда по интеллектуальным правам от 10.08.2020 по делу             № А66-14954/2019, от 25.01.2021 № 126680/2019).

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно оставил исковые требования ООО "Планета" без удовлетворения.

В апелляционной жалобе истец ссылается на то, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, не полностью выяснил обстоятельства. Возражает против вывода суда об отсутствии графического сходства между товарным знаком и спорным обозначением на товаре ответчика. Утверждает о наличии ассоциативной связи между ними. Обращает внимание на совпадение главенствующего (сильного) элемента, — надписи «Рисуй светом». Настаивает на наличии сходства до степени смешения между товарным знаком и спорным обозначением. Указывает, что при оценке сходства/тождества суд ограничился лишь графическим сравнением товарного знака и спорного обозначения, не проверив сходство по смысловым и звуковым признакам.

Доводы жалобы апелляционной коллегией рассмотрены и отклонены, поскольку они основаны на ошибочной оценке фактических обстоятельств дела и неверном толковании норм действующего законодательства, регулирующего спорные вопросы применительно к установленным судом обстоятельствам.

Вопреки аргументам истца, в обжалуемом судебном акте приведены мотивы, по которым суд пришел к выводу об отсутствии у сравниваемых товарного знака и обозначения сходства до степени смешения. Из содержания обжалуемого решения усматривается, что оспариваемый заявителем жалобы вывод сделан судом не произвольно, а на основании существующих в правоприменительной практике методологических подходов.

В силу пункта 42 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак"  словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Повторно исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 10, 235, 243, 1252, 1483, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", учитывая правовые позиции, сформулированные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153, суд апелляционной инстанции также пришел к выводу о том, что у сравниваемых обозначений высокая степень сходства по фонетическому критерию, низкая степень сходства по графическому критерию и отсутствует сходство по семантическому критерию (на спорном товарном знаке – мальчик рисует палочкой с искрой света на конце, а на обозначении, изображенном на спорном товаре, – мальчик с возведенной вверх палочкой с искрой света на конце).

Указанные обстоятельства в совокупности приводят апелляционную коллегию к выводу о нетождественности спорного товарного знака и обозначения, изображенного на товаре, реализованном ответчиком.

Оспариваемое решение содержит верные выводы суда по результатам сравнения спорного обозначения и товарного знака на сходство по графическому (визуальному) и семантическому (смысловому) критерию; степени сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и спорного товара ответчика; проводился фактически анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления) (страницы 6-7 обжалуемого решения).

В то же время суд апелляционной инстанции обращает внимание, что вхождение доминирующих словесных элементов "Рисуй светом" товарного знака истца в обозначение, размещенное на спорном товаре ответчика, позволяет сделать вывод не об отсутствии сходства вопреки выводу суда области, а о низкой степени сходства.

Также суд апелляционной инстанции обращает внимание на то, что анализ сходства сравниваемых обозначений по фонетическому критерию в обжалуемом решении суда не приведен.

Апелляционная коллегия приходит к выводу о сходстве словесных обозначений на товарном знаке истца и на товаре, реализуемом ответчиком, по фонетическому критерию.

Однако данный недостаток не влияет на выводы суда по делу и не является основанием для отмены и изменения решения суда, предусмотренным статьи 270 АПК РФ, в силу следующего.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Данный правовой подход согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенном в определении от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153 по делу № А60-44547/2015.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым сравниваемых обозначений.

Кроме того, судом учтено, что длительность и объем использования, степень известности и узнаваемости спорного товарного знака (знаков обслуживания) является весьма низкой.

С учетом изложенного, апелляционная коллегия соглашается с выводом суда области об отсутствии оснований для удовлетворения искового требования ООО "Планета", поскольку установлен факт отсутствия вероятности смешения использовавшегося ответчиком обозначения с товарным знаком истца.

Доводы жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, не подтверждают неправильное применение судом норм материального и процессуального права, в связи с этим не могут служить основанием для отмены судебного акта.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 08.02.2021 по делу № А54-4993/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                                                                                 О.Г. Тучкова

Судьи                                                                                                               Ю.А. Волкова

                                                                                                                          Н.А. Волошина