Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-92831/2022

19 декабря 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  05 декабря 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  19 декабря 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи  Дороховой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 316784700346618)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Гидроцем» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 1 837 305,63 руб.

при участии

от истца ФИО3 по доверенности от 14.03.2022, ФИО4 по доверенности от 09.03.2022,

от ответчика ФИО5 по доверенности от 21.11.2022

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – Правообладатель, Истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Гидроцем» (далее - Ответчик, Общество) о взыскании компенсации в размере 1 837 305,63 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак, расходов на оплату государственной пошлины в размере 31 373 руб.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик против иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Суд, в отсутствие возражений сторон, признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание, открыл судебное заседание суда первой инстанции и рассмотрел дело по существу.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 является правообладателем товарного знака «Гидроцем» по свидетельству на товарный знак № 680973 с приоритетом от 29.01.2018.

Из общедоступного источника https://zakupki.gov.ru/ Правообладателю стало известно о заключении Обществом государственных контрактов:

№ 275 от 25.05.2021 с Федеральным казенным учреждением «Северо-Западный центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» на поставку товара - Ремонтный материал HydroCem в количестве 4 000 кг на сумму 118 800 руб.;

№ 0366200035621002449_292674 от 08.06.2021 с Государственным учреждением Тульской области «Тулаавтодор» на поставку товара - Сухая смесь 1, 2 3 Товарный знак «HydroCem» в количестве 30 542 руб. на сумму 720 498,29 руб.;

№ 224-Н от 10.08.2021 со Смоленским областным государственным бюджетным учреждением «Управление областных автомобильных дорог» на поставку товара - Смесь сухая строительная «Hydrocem» в количестве 2 125 кг на сумму 79 354,53 руб.

Истец, полагая, что действиями ответчика нарушены исключительные права истца на товарный знак № 680973, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите прав на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Истец является правообладателем товарного знака «Гидроцем» по свидетельству на товарный знак № 680973.

Факт реализации товара с использованием сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе сведениями, размещенными на сайте https://zakupki.gov.ru/ о заключении Обществом государственных контрактов:

№ 275 от 25.05.2021 с Федеральным казенным учреждением «Северо-Западный центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» на поставку товара - Ремонтный материал HydroCem в количестве 4 000 кг на сумму 118 800 руб.;

№ 0366200035621002449_292674 от 08.06.2021 с Государственным учреждением Тульской области «Тулаавтодор» на поставку товара - Сухая смесь 1, 2 3 Товарный знак «HydroCem» в количестве 30 542 руб. на сумму 720 498,29 руб.;

№ 224-Н от 10.08.2021 со Смоленским областным государственным бюджетным учреждением «Управление областных автомобильных дорог» на поставку товара - Смесь сухая строительная «Hydrocem» в количестве 2 125 кг на сумму 79 354,53 руб.

В данном случае у ответчика отсутствуют правовые основания для использования указанного наименования товара, сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

Арбитражный суд учитывает, что вопрос о правомерности использования ответчиком обозначения «Hydrocem» являлась предметом рассмотрения и оценен в следующих судебных актах.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 по делу № СИП-329/2020 установлено, что действия предпринимателя (ИП ФИО2) по регистрации спорного товарного знака были направлены не на причинение вреда заявителю или какому-либо иному лицу, а на разумное обеспечение своих имущественных интересов в условиях учреждения другим участником общества «ПП «Гидроцем» ФИО6 конкурирующего субъекта со сходным фирменным наименованием ООО "Гидроцем".

Решением Роспатента от 14.08.2021, вынесенным по результатам рассмотрения возражения ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571756, исключительное право на который принадлежит ООО «Гидроцем», удовлетворено возражение от 25.03.2021 и признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571756 в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях», 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; необработанные природные смолы», 17 класса МКТУ «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции» и 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; смолы и битум».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2021 по делу № СИП-623/2021 удовлетворены исковые требования ИП ФИО2 и досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 571756 в отношении товаров 1-го класса «химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ); товаров 2-го класса «красящие вещества; протравы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати» МКТУ; товаров 17-го класса «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; неметаллические гибкие трубы» МКТУ; товаров 19-го класса «неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники» МКТУ.

Фактически, признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку означает, что правовой охраны как таковой не существовало, в связи с чем арбитражный суд отклоняет доводы ответчика, что в период заключения контрактов товарное обозначение использовалось правомерно.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2022 по делу № А56-83754/2019 суд обязал ООО «Гидроцем» удалить товарный знак «Гидроцем» с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, интернет-страниц. С ООО «Гидроцем» в пользу ИП ФИО2 взыскано 4 137 600,00 руб. компенсации, 33 688,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.06.2022 по делу № А56-23063/2020 ООО «Гидроцем» (ИНН 

<

***>) обязано сменить фирменное наименование, сходное до степени смешения с коммерческим обозначением «ГИДРОЦЕМ», принадлежащим ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и товарным знаком по свидетельству № 680973, правообладателем которого является Индивидуальный предприниматель ФИО2, и произвести соответствующие регистрационные действия или прекратить осуществлять аналогичные виды деятельности под сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «ГИДРОЦЕМ», принадлежащим ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству №680973.

Таким образом, у ООО «Гидроцем» отсутствуют правовые основания для производства реализации – строительных смесей для гидроизоляции, как под обозначением «ГИДРОЦЕМ», так и под обозначением «HYDROCEM».

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения Обществом исключительных прав истца на товарный знак № 680973.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в установленных законом пределах в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рассматриваемом случае истцом размер компенсации определен на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в сумме  1 837 305,63 руб., поскольку общая стоимость товара, поставленного по вышеперечисленным контрактам, составляет 918 652,82 руб.

Учитывая изложенное, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, суд полагает заявленную истцом ко взысканию компенсацию обоснованной по праву и по размеру.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

р е ш и л :

Взыскать с ООО «Гидроцем» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 компенсацию в размере 1 837 305,63 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак, 31 373 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Дорохова Н.Н.