ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А55-35003/2022

г. Самара

15 марта 2024 года

11АП-2178/2024

 

Резолютивная часть постановления оглашена 12 марта 2024 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 15 марта 2024 года.

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Копункина В.А., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Косметик» на решение Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2023 по делу № А55-35003/2022 (судья Шаруева Н.В.),

принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Косметик»

к индивидуальному предпринимателю ФИО2,

к обществу с ограниченной ответственностью «СВБ»,

к ФИО3,

о солидарном взыскании компенсации в размере 506 000 руб,

при участии представителей:

от истца – представитель ФИО4 по доверенности от 05.05.2023,

от ответчика ИП ФИО2 – представитель ФИО5 по доверенности от 22.03.2023,

от ответчика ООО «СВБ» – представитель ФИО5 по доверенности от 24.03.2023,

от ответчика ФИО3 – не явились, извещены надлежащим образом. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Косметик»  обратилось в арбитражный суд с иском:

- о взыскании с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – ответчик 1)  компенсации за незаконное использование товарного знака № 710558 в размере 256 000 руб. 00 коп.;

- о взыскании  с ООО «СВБ» (далее – ответчик 2) компенсации за незаконное использование товарного знака № 710558 в размере 256 000 руб. 00 коп.;

- обязать ответчиков 1 и 2  прекратить использование товарного знака № 710558 путем предложения к продаже и рекламе контрафактных товаров на интернет сайте - https//dipola.ru в течение 10 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

До принятия решения от истца поступило заявление об отказе от иска в части обязания ответчиков прекратить использование товарного знака.

Определением от 28.06.2023 года суд принял отказ от иска в части обязания ответчиков прекратить использование товарного знака. Производство по делу в указной части прекращено.

Определением суда от 28.06.2023 по ходатайству истца в качестве солидарного ответчика был привлечен  ФИО3 (далее – ответчик 3).

Арбитражный суд Самарской области решением от 26.12.2023 в иске к  индивидуальному предпринимателю ФИО2 и обществу с ограниченной ответственностью «СВБ» отказал. Взыскал с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Косметик» компенсацию за незаконное использование товарного знака  в размере 10 000 руб., а также расходы по государственной пошлине в размере 259 руб. В удовлетворении остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение в части отказа в удовлетворении исковых требований к индивидуальному предпринимателю ФИО2 и обществу с ограниченной ответственностью «СВБ», а также снижения суммы заявленной компенсации с 506 000 руб. до 10 000 руб., принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, а также на неправильное применение норм материального права.

ФИО3 представил отзыв апелляционную жалобу, в котором прocил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

ИП ФИО2 и ООО «СВБ» представили отзыв апелляционную жалобу, в котором прocили решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы.

Представитель ИП ФИО2 и ООО «СВБ» против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, полагая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Против пересмотра решения суда первой инстанции только в обжалуемой части представители сторон не возражали.

ФИО3 явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

С апелляционной жалобой истцом представлены дополнительные документы - скриншоты с видеохостинга "YouTube".

В силу разъяснений, данных в п. 29 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2020 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

Судом апелляционной инстанции наличие обстоятельств, позволяющих принять дополнительные доказательства, не установлено.

С учетом изложенного в приобщении дополнительных документов суд апелляционной инстанции отказал.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в обжалуемой части правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный пришел к вывoду об отсутствии  оснований для изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Косметик» ИНН 

<

***> (далее - истец) является правообладателем исключительных прав на словесный товарный знак «Beauty Instrumen»t по свидетельству № 710558, дата приоритета 10.09.2018, в отношении классов МКТУ 03 (наборы косметические; средства для ухода средства для ухода за кожей косметические); 10 (аппараты для микрошлифовки кожи; вибромассажеры; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; устройства для лечения угревой сыпи); 35 (предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; реклама), (далее - товарный знак).

Истцом в сети Интернет на сайте dipola.ru  выявлен факт размещения ИП ФИО2 предложения к продаже и продажи «аппарата для прессотерапии, ИК прогрева «SA M10» c маркировкой, тождественной\сходной до степени смешения с товарным знаком №710558   Правообладателя на сайте в сети интернет dipola.ru.

Истцом в качестве доказательств приложены скриншоты с сайта dipola.ru.

Истец заявил, что спорное обозначение используется ИП ФИО2 при вводе товаров в гражданский оборот/оказание услуг, а именно: предложение к продаже и продажа.

По мнению истца, на сайте dipola.ru предлагается к продаже контрафактный товар «аппарат для прессотерапии, ИК прогрева «SA M10» c маркировкой, тождественной\сходной до степени смешения с товарным знаком №710558 «Beauty Instrument».

Истцом был произведен расчет компенсации за допущенные нарушения ответчиком 1 на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости товаров, что составляет 512 000 рублей, но истец посчитал возможным добровольно снизить сумму компенсации в отношении ответчика 1 до однократной стоимости товаров 256 000 рублей. Указанный размер компенсации сформирован исходя из стоимости каждого товара с использованием товарного знака «Beauty Instrument».

Истец в адрес ИП ФИО2 направил претензию от 12.09.2022, которая была оставлена без ответа и удовлетворения.

Кроме того, истец указал, что в результате поиска в сети Интернет, им был выявлен факт размещения ответчиком 2 рекламы «аппарата для прессотерапии, инфракрасного прогрева и миостимуляции SA M10» c маркировкой, тождественной\сходной до степени смешения с товарным знаком №710558 «Beauty Instrument» на сайте в сети интернет dipola.ru.

Истец также заявил, что в  рамках проведенного мониторинга ему стало известно о наличии у ООО «СВБ» деклараций соответствия № ЕАЭС № RU Д-CN.HX37.B.11063|20, № ЕАЭС № RU Д-CN.HX37.B.12533|20, полученных в том числе на товар- «аппарат для прессотерапии, ИК прогрева «SA M10».

Спорное обозначение используется ООО «СВБ» при вводе товаров в гражданский оборот/оказание услуг, а именно: реклама, декларирование.

Истцом был произведен расчет компенсации за допущенные нарушения ответчиком 2 на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей и оценивается истцом в 250 000 рублей.

Истец в адрес ООО «СВБ» направил претензию от 04.10.2022, которая была оставлена без удовлетворения.

Предъявляя солидарное требование к ФИО3(ответчик-3), истец указал, что ФИО3 является  собственником сайта dipola.ru, на котором размещен к продаже товар с обозначением «Beauty Instrument», схожим до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству № 710558.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ИП ФИО2 в отзыве на иск подтвердил, что в августе 2022 года ему на телефон пришло сообщение от ИП ФИО6 ИНН 

<

***> (не участвующее в деле лицо) с предложением приобрести «аппарат для прессотерапии, ИК прогрева «SA M10», в количестве 2 штук, стоимостью 128 000 руб. за единицу.

В ответ на сообщение, ИП ФИО2  был направлен счет на оплату №313 от 24.08.2022 и договор купли-продажи оборудования №24-08\22 от 24.08.202г. При этом, к продаже предлагался товар- аппарат для прессотерапии, инфракрасного прогрева и миостимуляции SA M10, стоимостью 128 000 рублей за единицу без нанесения маркировки «Beauty Instrument».

Отсутствие маркировки «Beauty Instrument» на товаре, предлагаемом к продаже ИП ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

- паспорт на оборудование, изготовителем которого является Чанша Гоамикайс Электроникс;

- проформа инвойс (документ с информацией об экспортируемом товаре) от 20.07.2022;

- декларации о соответствии № 11061 от 22.10.2020 (ООО СВБ) и № 12531 от 13.11.2020 (ИП ФИО2) отсутствие в наименовании продукции модели с маркировкой «Beauty Instrument».

Таким образом, заявленный истцом товарный знак № 710558 «Beauty Instrument» при предложении товаров к продаже не использовался, изображение товарного знака № 710558 «Beauty Instrument» также не нанесено на товар.

Кроме того, ответчики 1 и 2 полагали, что  представленные истцом в материалы дела скриншоты Интернет-станицы сайта не соответствуют требованиям ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчики заявили, что при исследовании свойств файла "скриншоты от 24.08.2022, 04.10.2022 и 31.10.2022", приложенного истцом к исковому заявлению, следует, что указанные файлы выполнены посредством Print Screen (Ctrl + Print Screen на некоторых компьютерах), путем создания нового документа, вставлено изображение в открытый лист Word и сохранено, как документ (.doc).

Подписи представителя истца на каждом скриншоте представляют собой идентичные копии интегрированного в документ изображения.

Исходя из вышеизложенного, ответчик 1 полагал, что представленные истцом скриншоты с сайта содержат признаки фотошопа, на темном фоне фото «скрина» визуализируется увеличенное фото аппарата с маркировкой «Beauty Instrument, что свидетельствует о недостоверности представленной истцом информации, и противоречит данным, указанным в паспорте изделия и инвойсе. Использование для создания файлов распечатки редакторов Microsoft Word, равно как и пакета программ Adobe Acrobat, не исключает возможности внесения в создаваемый документ любых изменений, включая графические.

Ответчик 3 также представил отзыв на иск, которым заявил, что он не ведет предпринимательскую деятельность по продаже товаров, не получает прибыль, не рекламирует товар и не предлагает к продаже товар с маркировкой, тождественной/сходной до степени смешения с товарным знаком №710558 на своем сайте dipola.ru.

Отклоняя доводы ответчика 1 о недостоверности представленных истцом скриншотов, суд первой инстанции руководствовался разъяснениями, изложенными в пункте 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, согласно которым законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (ст. 64 АПК РФ).

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу ст. 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». Допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (ст. 71 АПК РФ).

Закон не устанавливает для лиц, участвующих в деле, обязанности по представлению в суд доказательств, находящихся в сети «Интернет», только лишь посредством нотариального протокола осмотра доказательств.

Довод ответчика 1 о том, что представленные истцом скриншоты с сайта содержат признаки фотошопа, отклонен судом, поскольку не основан на профессиональном заключении. Ходатайство о проведении экспертизы не заявлялось.

Исходя из звукового (фонетического) и  графического (визуального) восприятия обозначения словесного товарного знака истца - «Beauty Instrument» и обозначения, использованного на сайте при предложении к продаже аналогичного товара,  суд  пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения.

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении иска к ответчику 1 и ответчику 2, суд первой инстанции исходил из того, что факт реализации ими товаров с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, не доказан.

При этом суд первой инстанции указал, что договор купли-продажи оборудования №24-08\22 от 24.08.2022 и счет на оплату №313 от 24.08.2022 направленный Ответчиком 1 в адрес ИП ФИО6, не являющегося стороной по делу, не подтверждают нарушение исключительных прав истца, поскольку данные документы не содержат информацию о маркировке, тождественной\сходной до степени смешения с товарным знаком №710558 Правообладателя. К продаже предлагался товар- аппарат для прессотерапии, инфракрасного прогрева и миостимуляции SA M10, стоимостью 128 000 рублей за единицу без нанесения маркировки «Beauty Instrument».

Суд отметил, что отсутствие маркировки «Beauty Instrument» на товаре, предлагаемом к продаже ответчиком 1 подтверждается следующими доказательствами:

- паспорт на оборудование, изготовителем которого является Чанша Гоамикайс Электроникс;

- проформа инвойс (документ с информацией об экспортируемом товаре) от 20.07.2022;

- декларации о соответствии 12531 от 13.11.2020 отсутствие в наименовании продукции модели с маркировкой «Beauty Instrument».

Каких-либо продаж спорного товара фактически не было осуществлено. Из представленных истцом скриншотов обратного не следует.

Судом установлено, что ответчик 2 не размещал рекламу «аппарата для прессотерапии, ИК прогрева «SA M10» c маркировкой, тождественной\сходной до степени смешения с товарным знаком №710558 Правообладателя на сайте в сети интернет dipola.ru.

Суд признал, что доводы истца о декларировании ответчиком 2 спорного товара c маркировкой, тождественной\сходной до степени смешения с товарным знаком №710558 Правообладателя не соответствуют действительности.

С учетом изложенного суд признал недоказанным факт нарушения интеллектуальных прав истца ответчиком 1 и ответчиком 2.

Рассматривая заявленные требования к ответчику 3, суд первой инстанции указал, что со стороны ФИО3 как владельца сайта имело место предложение к продаже  товара с обозначением, схожим до степи смешения с товарным знаком истца.

Удовлетворяя частично требования заявленные к ответчику 3, суд первой инстанции исходил из того, что требование истца к ответчику предъявлено на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно пункту 39 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в случае несогласия суда апелляционной инстанции только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о наличии сходства до степени смешения принадлежащего истцу товарного знака и обозначения на фотографиях оборудования, размещенных на принадлежащем ответчику 3 сайте.

Вместе с тем, согласно пункту 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Истец требовал взыскать с ответчика 1 и ответчика 3 солидарно компенсацию в двукратном размере стоимости товаров.

Из пункта 61 Постановления N 10 следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

В пункте 66 Постановления № 10 указано, что удовлетворение требования о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) исходя из выявленного количества распространенных контрафактных экземпляров (товаров) не исключает возможности взыскания компенсации, рассчитываемой таким же способом, в случае выявления новых контрафактных экземпляров (товаров).

Из приведенных разъяснений следует, что, рассматривая заявленное в настоящем деле требование  о взыскании компенсации двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), суд должен установить количество экземпляров товара, на котором нанесено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив представленные в дело доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истец не представил доказательств размещения изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на товарах, предлагаемых к продаже ответчиком 1 и ответчиком 2.

Признавая представленные в дело скриншоты сайта допустимым доказательством, суд апелляционной инстанции отмечает, что из этих скриншотов нельзя установить, что владельцем сайта, на котором размещены фотографии оборудования, являются ответчики 1 и 2.

Оценивая представленные в дело скриншоты переписки с ответчиком 1, суд апелляционной инстанции отмечает, что в переписке с истцом ответчик 1 не использовал фотографии, на которых было бы размещено оборудование с изображениями, сходными с товарным знаком истца.

Вопреки доводам истца, сам факт использования ответчиком 1 в переписке с истцом наименования «Dipola», схожего с наименованием сайта, на котором были размещены обнаруженные истцом фотографии, не свидетельствует о том, что собственником сайта является ответчик 1 или что информация, размещенная на сайте, содержала реквизиты ответчика 1.

Договор купли-продажи от 24.08.2022 и счет на оплату № 313 от 24.08.2022 также не свидетельствуют о том, что ответчик размещал на продаваемых товарах изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, или в своих интересах использовал фотографии товаров, на которых было размещено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Декларации товара, заполненные на имя ответчика 2, также не содержат каких-либо изображений.

Довод истца о том, что ответчик 2 каким-либо образом использовал изображения, сходные с товарным знаком истца, надлежащими доказательствами не подтвержден.

При таких обстоятельствах оснований для взыскания с ответчика 1 компенсации в размере двойной стоимости товара не имеется.

Довод ответчика 3 о том, что претензия в его адрес не направлялась, правового значения не имеет, поскольку о несоблюдении претензионного порядка ответчик 3 в суде первой инстанции не заявлял.

Снижая размер компенсации в отношении ответчика 3 до 10 000 руб., суд первой инстанции указал, что истец просил взыскать с ответчика 3 солидарно с ответчиком 1 компенсацию на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости товаров, добровольно снизив сумму компенсации в до однократной стоимости товаров 256 000 рублей.

Суд первой инстанции также указал, что истцом в отношении ответчика 2 был произведен расчет компенсации на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей и оценен истцом в 250 000 рублей. за предложение товара с спорным обозначением к продаже. Поскольку материалами дела, факт продажи товара ФИО3 содержащего обозначение «Beauty Instrument» не содержат, требование о взыскании компенсации на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации суд признал необоснованным. Поскольку со стороны ФИО3 как владельца сайта имело место предложение к продаже  товара с обозначением, схожим до степи смешения с товарным знаком истца, суд признал обоснованным требование о взыскании с ответчика 3 компенсации на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Этот вывод не соответствует содержанию исковых требований.

Фактически истец, с учетом уточнений, просил взыскать с ответчика 1 и ответчика 3 компенсацию в размере однократной стоимости товара в размере 256 000 руб. на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, а соответчика 2 – компенсацию в размере 250 000 руб. на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что требование истца о солидарном взыскании компенсации с ответчика 1 и ответчика 3 могло быть удовлетворено при наличии доказательств того, что указанные лица, действуя совместно, предлагают к продаже товары, на которых незаконно размещено изображение, аналогичное либо сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Однако представленные в дело доказательства не свидетельствуют о том, что аналогичное либо сходное до степени смешения с товарным знаком истца изображение было размещено на товарах, предлагаемых к продаже ответчиком 1. Представленные в дело доказательства также не свидетельствуют о том, ответчик 1, к которому истец обратился с предложением о продаже оборудования, и ответчик 3, который на своем сайте разместил фотографии оборудования с изображениями, аналогичными либо сходными до степени смешения с товарным знаком истца, действовали совместно.

При таких обстоятельствах оснований для взыскания с ответчика 1 и ответчика 3 солидарно компенсации в двукратном размере стоимости товаров не имелось.

Ответчик 1 и ответчик 2 правомерность решения суда первой инстанции в части взыскания с ответчика 3 компенсации в размере 10 000 руб. проверять не просили. Ответчик 3 просил решение в указанной части оставить без изменения.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что основания для отмены обжалуемого решения отсутствуют.

Расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2023 по делу № А55-35003/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Косметик» 7500 (семь тысяч пятьсот) руб. государственной пошлины по платежному поручению № 556692 от 18.07.2022.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                                Л.Л. Ястремский

 

Судьи                                                                                                               В.А. Копункин

 

С.Ш. Романенко