Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-109932/2021

24 августа 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  04 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  24 августа 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселевой А.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ЮФА" СНГ (196625, Санкт-Петербург, Тярлево пос., Фильтровское 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.03.2005, ИНН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ЮФА" (196608, Санкт-Петербург, ФИО2 г., Автомобильная ул., д.4, лит.А, помещ.147, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2019, ИНН: 

<

***>);

о защите исключительных прав и взыскании компенсации,

при участии

- от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 05.10.2021

- от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности от 18.02.2022

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ЮФА" СНГ обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ЮФА" с требованиями:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» прекратить незаконное использование фирменного наименования, включающего словесный элемент «ЮФА», сходного до степени смешения с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью «ЮФА» СНГ, а также с товарным знаком «ЮФАJYFA», в отношении следующих видов экономической деятельности: производство автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.10), производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.31), производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.32), торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами (код ОКВЭД 45.11.1), торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.11.2), торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая (код ОКВЭД 45.11.3), торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 45.11.4), торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских (код ОКВЭД 45.19.1), торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.19.2), торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (код ОКВЭД 45.19.3), торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 45.19.4), техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код ОКВЭД 45.20), торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (код ОКВЭД 45.31.1), торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код ОКВЭД 45.32), торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы (код ОКВЭД 46.61.1), торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (код ОКВЭД 46.63), деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29) или изменить свое фирменное наименование;

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» прекратить незаконное использование в сети Интернет и других информационных площадках, в том числе в доменных именах jyfa.ru, jyfa.company, словесных обозначений «ЮФА», «JYFA», тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 421586, срок действия – до 30.12.2028, для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых он зарегистрирован; 

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» удалить словесные обозначения «ЮФА», «JYFA» и изображение товарного знака «ЮФАJYFA» по свидетельству Российской Федерации № 421586 с сайтов, размещенных в сети Интернет по адресам jyfa.ru, jyfa.company;

4. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» прекратить незаконное использование словесных обозначений «ЮФА», «JYFA», изображения товарного знака  , а также его частей в любой форме, в том числе, но не ограничиваясь, путем указания их в печатях и штампах ответчика, на выпускаемой продукции и в ее наименованиях, на вывесках, бланках, договорах, счетах и других документах, в информационных, рекламных и иных раздаточных материалах используемых или издаваемых ООО «Компания ЮФА»;

 5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» в пользу ООО «ЮФА» СНГ предусмотренную подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 421586 в размере 100.000,00 руб.

В ходе  рассмотрения дела Истец в заявлении от 17.03.2022 г. ходатайствовал об уточнении требований, а именно:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» прекратить незаконное использование фирменного наименования, включающего словесный элемент «ЮФА», сходного до степени смешения с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью «ЮФА» СНГ, а также с товарным знаком «ЮФАJYFA», в отношении следующих видов экономической деятельности: производство автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.10), производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.31), производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.32), торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами (код ОКВЭД 45.11.1), торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.11.2), торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая (код ОКВЭД 45.11.3), торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 45.11.4), торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских (код ОКВЭД 45.19.1), торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.19.2), торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (код ОКВЭД 45.19.3), торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 45.19.4), техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код ОКВЭД 45.20), торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (код ОКВЭД 45.31.1), торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код ОКВЭД 45.32), торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы (код ОКВЭД 46.61.1), торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (код ОКВЭД 46.63), деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29) или изменить свое фирменное наименование.

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» использовать в сети Интернет в доменном имени jyfa.company словесное обозначение «JYFA», тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 421586 для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых он зарегистрирован.

3. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» использование словесных обозначений «ЮФА», «JYFA», изображения товарного знака  , а также его частей в любой форме, в том числе, но, не ограничиваясь, в сети Интернет, в печатях и штампах, на выпускаемой продукции и в ее наименованиях, на вывесках, бланках, договорах, счетах, коммерческих предложениях и других документах, в информационных, рекламных и иных раздаточных материалах.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» впользу ООО «ЮФА» СНГ предусмотренную подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФкомпенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 421586 в размере 22 212 210 руб.

Уточнения судом приняты в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В судебном заседании 04.08.2022, продолженном после перерыва, истец требования поддержал.

Ответчик возражал против удовлетворения требований.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК Ф, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮФА» СНГ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), (далее также – истец, Общество, ООО «ЮФА» СНГ) является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу 21.03.2005. 

Одними и дополнительными видами деятельности истца являются виды деятельности, связанные с производством и реализацией транспортных средств, принадлежностей и оборудования к ним, что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ о видах экономической деятельности Общества.

Для целей индивидуализации своей деятельности Общество использует свое фирменное наименование, как на русском, так и на английском языках (LIMITED LIABILITY COMPANY «JYFA» CIS), что отражено в уставе Общества, при этом истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации №421586 со сроком действия до 30.12.2028, представляющего из себя словесное обозначение «ЮФАJYFA».

Действие товарного знака «ЮФАJYFA» распространяется, в том числе, на класс 12 Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: автомобили, автоприцепы, различное оборудование и приспособления для транспортных средств и т.п.  

Как следует из сведений ЕГРЮЛ, виды деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» (далее также – ответчик, ООО «Компания ЮФА») в своем большинстве совпадают с видами деятельности, осуществляемыми ООО «ЮФА» СНГ, в частности: производство автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.10), производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.31), производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.32), торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.11.2), торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая (код ОКВЭД 45.11.3), торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 45.11.4), торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских (код ОКВЭД 45.19.1), торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.19.2), торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (код ОКВЭД 45.19.3), торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 45.19.4), торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (код ОКВЭД 45.31.1), торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код ОКВЭД 45.32), торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы (код ОКВЭД 46.61.1), торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (код ОКВЭД 46.63), деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29) и пр.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» и общество с ограниченной ответственностью «ЮФА» СНГ имеют одинаковую организационно-правовую форму, которая является составной частью фирменного наименования, а также сходное наименование, содержащее в своем составе словесное обозначение «ЮФА». 

Следовательно, фирменные наименования организаций являются сходными до степени смешения, что лишает возможности потребителей их услуг индивидуализировать юридические лица и ведет к высокой степени вероятности их смешения в хозяйственном обороте, учитывая наличие совпадений в характере деятельности этих обществ и территории, на которой эта деятельность осуществляется, и позволяет потребителю предположить, что между юридическими лицами, наименования которых схожи, имеется определенная связь либо вообще это одно и то же юридическое лицо.

Таким образом, фирменные наименования истца и ответчика имеют высокую степень сходства, которое делает затруднительной индивидуализацию данных юридических лиц. Сходство полного и краткого фирменных наименований обществ способно ввести в заблуждение потребителей при участии юридических лиц в хозяйственном обороте по аналогичным видам деятельности.

Таким образом, учитывая приведенные нормы права и обстоятельства, истец, право которого на фирменное наименование возникло ранее, чем у ответчика, обладает приоритетом на использование фирменного наименования в отношении аналогичных видов деятельности.

Учитывая изложенное, принимая во внимание положения п. 6 ст. 1252, п. 3 и п. 4 ст. 1474 ГК РФ, имеются все правовые основания для обязания ООО «Компания ЮФА» прекратить использование фирменного наименования, включающего словесный элемент «ЮФА», сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ЮФА» СНГ при осуществлении аналогичной деятельности или изменить свое фирменное наименование.

Кроме того, как было указано выше, Общество является правообладателем товарного знака, представляющего из себя словесное обозначение «ЮФАJYFA», имеющего изображение: , действие которого распространяется, в том числе, на класс 12 МКТУ (автомобили, автоприцепы, различное оборудование и приспособления для транспортных средств и т.п.).  

Между тем, ответчик в своей предпринимательской деятельности, в том числе в деятельности, аналогичной осуществляемой Обществом, использует тождественные товарному знаку «ЮФАJYFA» словесные обозначения «ЮФА» и «JYFA», сходные с ним до степени смешения. 

Как следует из нотариально удостоверенного протокола осмотра сайта от 09.04.2020, зарегистрированного в реестре №78/127-н/78-2020-15-532, на апрель 2020 года на сайте «jyfa.ru» была размещена информация об ответчике, в частности, в контактах в нижней части страниц сайта указано: «Компания ЮФА», при этом даны контакты истца: адрес Санкт-Петербург, 

<

...>, телефон: 

<

***>.

Вместе с тем, согласно сведениям архивного сервиса http://web.archive.org, ранее на сайте «jyfa.ru» была размещена информация об Обществе, что подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра сайта от 09.04.2020, зарегистрированным в реестре № 78/127-н/78-2020-15-528. 

Так, по состоянию на 24.08.2019 на сайте «jyfa.ru» была размещена следующая информация: в разделе «О компании» (jyfa.ru/about/) и в разделе «Контакты» (jyfa.ru/contacts/) указан адрес Общества: Санкт-Петербург, 

<

...>, телефон: 

<

***>, а под знаком охраны авторского права указано либо ООО «ЮФА» СНГ, либо ЮФА СНГ.

Как следует из коммерческого предложения ответчика, поступившего в адрес ООО «Создай - Террасу» 18.06.2020, ответчик в своей предпринимательской деятельности, аналогичной предпринимательской деятельности Общества, также незаконно использует словесные обозначения «ЮФА» и «JYFA», сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Аналогичные коммерческие предложения с использованием словесного обозначения «ЮФА» и «JYFA», сходных до степени смешения с товарным знаком истца, направлялись также иным компаниям и лицам, их представляющим, а именно: 23.08.2021 в адрес ООО «КАРЬЕР КОМПЛЕКТ» (менеджеру ФИО5), 27.08.2021 в адрес ООО «ТВА Транс» (менеджеру Дмитрию). 

Кроме того, на оттиске печати ответчика также используется часть изображения товарного знака истца.

Таким образом, ответчик в своей предпринимательской деятельности, аналогичной предпринимательской деятельности Общества, в том числе, в сети интернет, в социальных сетях, в коммерческих предложениях, направляемых от его имени по электронной почте, в печати и бланках организации, незаконно использует словесные обозначения «ЮФА» и «JYFA», сходные до степени смешения с товарным знаком истца, а также изображение самого товарного знака .

Кроме того, словесные обозначения «ЮФА», «JYFA» и изображение товарного знака используются ответчиком на вывесках, рекламных, информационных материалах, официальных документах, в текстовой, электронной и прочих формах.

Между тем, Общество не предоставляло ООО «Компания ЮФА» права на использование товарного знака «ЮФАJYFA», а также не давало согласия на такое использование в отношении указанных в перечне товарного знака товаров и услуг.

Кроме того, истцом выявлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака «ЮФАJYFA», выразившийся в администрировании ответчиком доменного имени jyfa.company.

Как следует из сведений, предоставленных АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» в ответ на адвокатский запрос, администратором домена второго уровня jyfa.company является ООО «Компания ЮФА». 

Как разъяснено в пункте 158 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). 

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. 

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011-18/81, администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. 

Таким образом, ответчик, как администратор доменного имени jyfa.company, определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Кроме того, действия ответчика по регистрации на свое имя доменного имени jyfa.company создают угрозу нарушения исключительного права на товарный знак «ЮФАJYFA», поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации о любых товарах и услугах, в том числе, однородных, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «ЮФАJYFA», и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

Размер компенсации обоснован Истцом ссылкой на экспертное заключение № Э-03/22 от 17.03.2022 г. об оценке рыночной стоимости права пользования объектом интеллектуальной собственности и составляет 11 106 210 рублей, в связи  с чем в порядке п. 4 ст. 1515 ГК РФ сумма компенсации заявлена в размере 22 212 210 рублей 

Ссылаясь на то, что Ответчик в результате своей деятельности нарушает исключительные права Истца, заявитель обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания. 

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). 

Согласно статье 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ (ст. 1480 ГК РФ). 

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

Исключительное право Истца на товарный знак со словесным обозначением «ЮФАJYFA» подтверждено выпиской № 421586 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В подтверждение факта использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца, в материалы дела представлены распечатки экрана монитора («скриншоты»), на которых содержатся фотоизображения со спорнфм знаком.  

Доказательств представления Ответчику права на использование товарного знака в материалы дела не представлено.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. 

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя. В то же время разрешение такого вопроса не предполагает произвольное усмотрение суда, а должно быть основано на приведенных нормах и методологических подходах. Как следует из правовой позиции постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). 

Рассматривая вопрос о сходстве используемого ответчиками словесного обозначения с товарным знаком истца, суд руководствуется положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), а также Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство, утвержденное приказом ФСИС от 24.07.2018 № 128),в соответствии с которыми судом первой инстанции было установлено, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения и используются в отношении однородных товаров (колбасных изделий). 

Принадлежащий Истцу товарный знак № 421586 зарегистрирован для товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):  автомобили, автоприцепы, различное оборудование и приспособления для транспортных средств и т.п.  

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак", утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил. Согласно пункту 42 Плавил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Пунктом 43 Правил определено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Определяющую роль в отсутствии сходства до степени смешения играет именно различие при их восприятии потребителем в целом, их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции. 

В рассматриваемом случае словесное обозначение, принадлежащее Истцу и используемое Ответчиком, обнаруживают звуковое сходство по всем признакам, предусмотренным пунктом 42 (1) Правил, имеют графическое сходство по признакам, предусмотренным пунктом 42 (2), как то: общее впечатление, алфавит, буквами которого написано слово, смысловое сходство по пункту 42 (3) Правил в части заложенных понятий. 

Названное свидетельствует о такой степени сходства, которая дает возможность потребителю воспринимать это обозначение тождественным товарному знаку, принадлежащему Истцу. 

Данные о товарном знаке опубликованы и доступны на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации. С момента публикации сведений о товарном знаке все субъекты гражданского оборота считаются уведомленными о наличии исключительного права на товарный знак. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

С учетом приведенного, поскольку ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования спорного товарного знака, деятельность Ответчика в рамках представленных доказательств была осуществлена без согласия правообладателя и является нарушением его прав, в связи с чем арбитражный суд усматривает основания для удовлетворения заявленных требований о запрете использования в наименовании, сети «Интернет» и удалении изображений товарного знака. Требование о прекращении Ответчика использовать изображение товарного знака в любой форме судом также принимается как обоснованное ввиду отсутствия доказательств удаления спорных изображений.

Доводы Ответчика о том, что сайты с доменными именами, содержащими спорное обозначение, не используются Ответчиком, судом отклоняется, поскольку на момент рассмотрения дела не истек срок возможности возобновления использования доменного имени Ответчиком.

В отношении требований Истца о запрете использовать товарный знак суд полагает его обоснованным с учетом положений п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (п. 2).

Принимая во внимание обстоятельства дела, в том числе однородность сферы использования товарного знака, фонетическую и визуальную схожесть обозначений, суд полагает доказанным наличие факта вероятности смешения услуг.  

Истец просит взыскать с Ответчиков компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из материалов дела усматривается, что Истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей за каждый случай нарушения исключительного права.

Минимальный размер суммы взыскиваемой компенсации, исходя из пункта 3 статьи 1252, статей 1301, 1515 ГК РФ, составляет 10 000 руб. 00 коп. за каждый факт нарушения исключительных прав правообладателя.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформулирована в п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, Определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-13233 от 25.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017.

Суд, исходя из положений абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, принимая во внимание  обстоятельства дела, доводы Ответчика в рамках заявления о снижении размера компенсации, тот факт, что расчет произведен исходя из предполагаемой стоимости использования товарного знака, полагает возможным снизить размер взыскиваемой компенсации до 500 000 рублей. 

В связи с удовлетворением заявленных исковых требований в соответствии со статьей 110 АПК РФ с учетом разъяснений п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (Постановление № 1), почтовые расходы и судебные издержки на приобретение спорного товара также подлежат взысканию с ответчика в пользу Истца.

При этом, в порядке положений ст. ст. 110, 112 АПК РФ, п. 20 Постановления № 1 при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 111, 112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).

Таким образом, частичное удовлетворение требования Истца о взыскании компенсации является в силу абзаца второго части 1 статьи 110 АПК РФ основанием для распределения судебных расходов между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Указанный вывод соответствует позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 19.09.2019 по делу № А45-17103/2018.

Принимая во внимание тот факт, что Истцом было заявлено об увеличении исковых требований, недостающая часть государственной пошлины за рассмотрение дела, в порядке положений ст. ст. 101, 102 АПК РФ, ст. ст. 333.21, 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит взысканию в доход федерального бюджета с Истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» прекратить незаконное использование фирменного наименования, включающего словесный элемент «ЮФА», сходного до степени смешения с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью «ЮФА» СНГ, а также с товарным знаком «ЮФАJYFA», в отношении следующих видов экономической деятельности: производство автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.10), производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.31), производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств (код ОКВЭД 29.32), торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами (код ОКВЭД 45.11.1), торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.11.2), торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая (код ОКВЭД 45.11.3), торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 45.11.4), торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских (код ОКВЭД 45.19.1), торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.19.2), торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (код ОКВЭД 45.19.3), торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 45.19.4), техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код ОКВЭД 45.20), торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (код ОКВЭД 45.31.1), торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код ОКВЭД 45.32), торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы (код ОКВЭД 46.61.1), торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (код ОКВЭД 46.63), деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29) или изменить свое фирменное наименование.

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» использовать в сети Интернет в доменном имени jyfa.company словесное обозначение «JYFA», тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 421586 для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых он зарегистрирован.

3. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» использование словесных обозначений «ЮФА», «JYFA», изображения товарного знака  , а также его частей в любой форме, в том числе, но, не ограничиваясь, в сети Интернет, в печатях и штампах, на выпускаемой продукции и в ее наименованиях, на вывесках, бланках, договорах, счетах, коммерческих предложениях и других документах, в информационных, рекламных и иных раздаточных материалах.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания ЮФА» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЮФА» СНГ:

- компенсацию в размере 500 000 рублей,

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 27 018 рублей.

В остальной части требования оставить без удовлетворения.

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮФА» СНГ в доход федерального бюджета 130 061 рубль государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Киселева А.О.