ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

27.12.2019 г.                                                      Дело № А40-214942/17-15-1887

Резолютивная часть решения объявлена 20.12.2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 27.12.2019 г.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ЗАО «ВТОРСЫРЬЕПЕРЕРАБОТКА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к 1. ООО «ПК Роспроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

2. ГБУ «Жилищник района Отрадное» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

3. ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

4. ГБУ «Жилищник района Аэропорт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

5. ГБУ «Жилищник Ярославского района» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

6. ГБУ «Жилищник Бутырского района» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

7. ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

8. ГБУ «Жилищник района Раменки» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

9. ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

10. ГБУ «Жилищник Можайского района» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

Третье лицо: Правительство Москвы (125032, 

<

...>)

о защите патентных (исключительных) прав на полезную модель

и приложенные к исковому заявлению документы, 

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2 по дов. б/н от 23.04.2019, ФИО3 по дов. б/н от 23.4.2019, ФИО4 по дов. б/н от 13.12.2019

от ответчиков: ГБУ «Жилищник района Отрадное» – ФИО5 по дов. б/н от 13.11.2018; ООО «ПК Роспроект» - ФИО6 по дов. б/н от 01.08.2019, ФИО7 по дов. б/н от 07.09.2018; ГБУ «Жилищник Ярославского района» - ФИО8 по дов. б/н от 23.10.2019; ГБУ «Жилищник Бутырского района» - ФИО9 по дов. №3 от 14.01.2019; ГБУ ГБУ «Жилищник района Аэропорт» - ФИО10 По дов. №127/19 от 06.12.2019;

от ответчиков: ГБУ «Жилищник района Северное Тушино», ГБУ «Жилищник Бескудниковского района», ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», ГБУ «Жилищник Можайского района», ГБУ «Жилищник района Раменки» - неявка, извещены

от третьего лица Правительство г.Москвы – ФИО11 по дов. №4-47-2745/9 от 12.12.2019, ФИО12 по дов. №4-47-936/9 от 15.04.2019

эксперт: ФИО13 (патентный поверенный)

cпециалист: ФИО14 (патентный поверенный)

УСТАНОВИЛ:

ЗАО «ВТОРСЫРЬЕПЕРЕРАБОТКА» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «ПК Роспроект», ГБУ «Жилищник района Отрадное», ГБУ «Жилищник Бескудниковского района», ГБУ «Жилищник района Аэропорт», ГБУ «Жилищник Ярославского района», ГБУ «Жилищник Бутырского района», ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»,  ГБУ «Жилищник района Раменки», ГБУ «Жилищник района Северное Тушино», ГБУ «Жилищник Можайского района» о запрете Обществу с ограниченной ответственностью «ПК Роспроект» использовать полезную модель по Патенту РФ №146234, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по Патенту РФ № 146234; изъятии у Общества с ограниченной ответственностью «ПК Роспроект» и уничтожить за его счёт всю продукцию, в которой использована полезная модель по Патенту РФ № 146234; изъять у Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Отрадное» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО «ПК Роспроект» по контракту Ф.2017.273265 от 14.07.2017; изъять у Государственного  бюджетного  учреждения  города  Москвы  «Жилищник Бескудниковского района» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО «ПК Роспроект» по контракту №744803 от 18.08.2017; изъять у Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Аэропорт» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО «ПК Роспроект» по контракту №662-КОНТ-2017 от 28.06.2017; изъять у Государственного  бюджетного  учреждения  города  Москвы  «Жилищник Ярославского района» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО «ПК Роспроект» по контракту №17000329 от 16.06.2017; изъять  у Государственного  бюджетного  учреждения  города Москвы  «Жилищник Бутырского района»  и  уничтожить за его  счёт  всю  контрафактную продукцию, поставленную ООО «ПК Роспроект» по контракту № 0373200017517000705-44/2017 от 04.09.2017; изъять у Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО «ПК Роспроект» по контракту №0373200014217000604 от 20.09.2017; изъять у Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Раменки» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО «ПК Роспроект» по контракту №0373200014217000657 от 01.09.2017; изъять у Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Северное Тушино» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО «ПК Роспроект» по контракту №ПКШ-367-2017 от 28.09.2017; изъять у Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Можайского района» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО «ПК Роспроект» по контракту №7/09/17эа от 18.09.2017; обязать Общество с ограниченной ответственностью «ПК Роспроект» опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по Патенту РФ №146234 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя - ЗАО «ВТОРСЫРЬЕПЕРЕРАБОТКА».

Иск основан на ст. ст. 1080, 1225, 1229, 1250, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, ответчик без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование полезной модели.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018, в удовлетворении исковых требований отказано. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2018 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

При новом рассмотрении дела Девятым арбитражным апелляционным судом принято постановление от 06.03.2019, которым решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 оставлено без изменения. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2019 года вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, с указанием на то, что при установлении факта нарушения исключительного права истца на полезную модель действиями ответчиков необходимо было установить, используются ли в спорном продукте все  признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели с учетом изменения ее формулы и поставить вопрос о необходимости проведения по делу дополнительной либо повторной экспертизы с учетом измененной формулы защищаемой полезной модели.

При новом рассмотрении судом было приняты уточнения заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ. Требования рассматривались в следующей редакции: 

запретить ООО «ПК «Ростпроект» использовать полезную модель по патенту РФ № 184402, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории РФ или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402;

изъять у ООО «ПК Ростпроект» и уничтожить за его счет всю продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402;

изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Отрадное» и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402, поставленную ООО «ПК Ростпроект» по контракту № Ф.2017.273265 от 14.07.2017;

изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник Бескудниковского района» и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 744803 от 18.08.2017;

изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Аэропорт» и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 662-КОНТ-2017 от 28.06.2017;

изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник Ярославского района» и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 17000329 от 16.06.2017;

изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник Бутырского района» и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 0373200017517000705-44/2017 от 04.09.2017;

изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 0373200014217000604 от 20.09.2017;

изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Раменки» и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 0373200014217000657 от 01.09.2017;

изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Тушино» и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № ПКШ-367-2017 от 28.09.2017;

изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник Можайского района» и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ № 184402, поставленную общество «ПК Ростпроект» по контракту № 7/09/17эа от 18.09.2017;

обязать общество «ПК Ростпроект» опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по патенту РФ № 184402 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя - ООО «Вторсырьепереработка».

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчики исковые требования не признали, по доводам, изложенным в отзывах, представители ГБУ «Жилищник Бутырского района», ГБУ «Жилищник района Аэропорт», ГБУ «Жилищник района Отрадное» заявили, что являются ненадлежащими ответчиками по делу.

Третье лицо Правительство г.Москвы поддержало правовую позицию ответчика по делу, в удовлетворении заявленных исковых требований просило отказать в полном объеме.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, выполнив указания суда кассационной инстанции изложенные в Постановлении от 08.07.2019г., суд посчитал требования заявителя не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в ходе судебного разбирательства по делу, Закрытое акционерное общество «ВТОРСЫРЬЕПЕРЕРАБОТКА» (далее - Истец) является патентообладателем полезной модели «Контейнерный шкаф для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов», охраняемой патентом Российской Федерации №146234 с приоритетом от 24.06.2014, патент действует до 24.06.2024 (далее - Патент РФ №146234).

Из общедоступных источников информации (официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru) Истцу стало известно о неправомерном использовании Обществом с ограниченной ответственностью «ПК Роспроект» полезной модели по Патенту РФ №146234.

Как пояснил истец, ООО «ПК Роспроект» предлагаются к продаже и фактически реализуются на рынке (путем  продажи) контейнерные шкафы для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов, в которых без согласия Истца используется принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности, защищенный Патентом РФ №146234. 

В частности, ООО «ПК Роспроект» по итогам электронных аукционов, проведённых ответчиками (ГБУ «Жилищник района Отрадное», ГБУ «Жилищник Бескудниковского района», ГБУ «Жилищник района Аэропорт», ГБУ «Жилищник Ярославского района», ГБУ «Жилищник Бутырского района», ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», ГБУ «Жилищник района Раменки», ГБУ «Жилищник района Северное Тушино», ГБУ «Жилищник Можайского района», далее так же - Соответчики) с использованием Единой информационной системы в сфере закупок, заключены и исполняются контракты на поставку контейнерных шкафов для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов.

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, с учетом указаний суда кассационной инстанции, суд пришел к выводу об их отклонении, в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

В силу положений п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судом не усматривается оснований для удовлетворения заявленных истцом требований в связи со следующими обстоятельствами.

Для проверки законности и обоснованности заявленных исковых требований, определением суда от 08.02.2018г. по настоящему делу была назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой суд поручил экспертной организации Патентное бюро «РЕШЕРШ», в качестве эксперта привлечен ФИО13.

Перед экспертом судом были поставлены следующие вопросы:

1. Использован ли каждый признак полезной модели «Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО» по патенту РФ №146234, приведенных в независимом пункте содержащийся в патенте формулы полезной модели в изделиях «Контейнерный шкаф для ТБО», выпускаемых и поставляемых в рамках государственных и муниципальных контрактов ООО «ПК Роспроект»?

2. Использован ли каждый признак полезной модели «Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО» по патенту РФ №146234, в описании формулы полезной модели по заявлению №2017138862/13(067727) утвержденного Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности о выдаче патента на полезную модель от 19.12.2017г.?

В соответствии с экспертным заключением, по результатам проведения судебной патентоведческой экспертизы, в изделиях «Контейнерный шкаф для ТБО», выпускаемых и поставляемых в рамках государственных и муниципальных контрактов ООО «ПК Роспроект» каждый признак полезной модели «Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО» по патенту РФ №146234, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, не использован.

Кроме этого, эксперт в экспертном заключении указал, что в формуле полезной модели по заявке № 2017138862/13(067727) утвержденной Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности о выдаче патента на полезную модель от 19.12.2017г при любом из двух возможных толкований каждый признак полезной модели «Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО» по патенту РФ №146234 также не использован.

Таким образом, при первоначальном рассмотрении спора по существу, суд пришёл к выводу, что имеющиеся в деле доказательства в своей совокупности подтверждают, что на спорном устройстве не используются все признаки, приведенные в формуле изобретения и полезной модели по патенту № 146234 либо признаки, эквивалентные признакам, приведенным в формуле полезной модели.

При новом рассмотрении, выполняя указания суда кассационной инстанции, судом также были исследованы доводы сторон в отношении установления фактов использования признаков полезной модели по спорному патенту в части необходимости назначения по делу дополнительной либо повторной экспертизы, с учетом внесения изменений в формулу полезной модели.

При повторном рассмотрении спора по существу судом установлено, что заключение эксперта не содержит противоречий, полностью соответствует Федерального закона № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, в связи с чем, ввиду отсутствия сомнений в обоснованности заключения эксперта а также отсутствия противоречий в выводах эксперта оснований для проведения повторной судебной экспертизы у суда не имеется.

В отношении внесенных изменений в формулу патента суд отмечает следующее.

Рассматривая вопрос о необходимости назначения и проведения по делу дополнительной либо повторной судебной патентоведческой экспертизы, судом установлено, что Патент Российской Федерации № 146234 на полезную модель по результатам рассмотрения возражений в Палате по патентным спорам был признан частично недействительным по результатам заседания коллегии палаты по патентным спорам Роспатента от 16.05.2018, на котором было принято решение о выдаче нового патента с уточненной формулой (патент № 184402).

При новом рассмотрении спора по существу, судом был вызван в судебное заседание эксперт ФИО13, который будучи предупрежденным об уголовной ответственности в порядке ст. 307 УК РФ дал пояснения в отношении выводов проведенной по делу судебной экспертизы и относимости ее результатов к уточненной формуле полезной модели по патенту № 184402, а также необходимости назначения и проведения по делу дополнительной либо повторной патентоведческой судебной экспертизы.

Кроме того, судом было удовлетворено ходатайство ответчика ООО «ПК Роспроект» о вызове и опросе в порядке ст. 87.1 АПК РФ специалиста.

В судебном заседании в качестве специалиста была опрошена ФИО14 (патентный поверенный), которая будучи предупрежденной об уголовной ответственности в порядке ст. 307 УК РФ ответила на тождественные вопросы суда и представителей сторон в отношении разрешения вопроса о необходимости назначения и проведения по делу повторной экспертизы.

Как установлено судом по результатам опроса лиц обладающих специальными познаниями в судебном заседании, выводы эксперта и специалиста (в том числе представленные в письменном виде) в отношении вопроса наличия/отсутствия необходимости назначения и проведения по делу повторной либо дополнительной экспертизы, сводятся к следующему.

Как указали эксперт и специалист, в рассматриваемом случае, в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права истца на полезную модель, о чем согласно сведениям, содержащимся в открытых реестрах Роспатента по веб-адресу: «www1.fips.ru», свидетельствует указание на прежнюю дату приоритета (24.06.2014) той же полезной модели, на которую выдан новый патент Российской Федерации № 184402 с уточненной истцом формулой этой полезной модели.

При рассмотрении возражения против выданного патента 16.05.2018 года в ППС Роспатента оценке патентоспособности подлежал уже запатентованный объект с формулой, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны по выданному патенту.

Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил ППС предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, таким образом, допустимыми будут являться только те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема правовой охраны.

Таким образом, внося изменения в уже существующий патент, Истец не изменил формулу, не внес в нее дополнительные элементы, что запрещено законодательством, а вынес признаки из зависимого пункта в независимый пункт формулы.

Суд также отмечает, что согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам, по делу СИП-32/2015: «Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выданного патента. В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется, и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором - оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны».

Как следует из материалов дела, единственным изменением формулы патента явилось то, что по результатам рассмотрения возражений, зависимый пункт 2 формулы патента №146234 (дверцы люков по всему периметру выполнены с бортиками и резиновыми уплотнителями) перемещен в независимый пункт формулы патента № 184402.

При этом, никаких иных изменений не вносилось, таким образом, объем охраняемых прав в измененном патенте остался прежним с учетом добавленных вновь его фактических ограничений в отношении дополнительного независимого пункта формулы. Все иные независимые пункты формулы которые содержались в патенте ранее и которые были исследованы в рамках проведения по делу судебной патентоведческой экспертизы, в том числе в отношении которых эксперт пришел к выводу об их неиспользовании, в формуле уточненного патента № 184402 оставлены без изменений. Указанное обстоятельство истцом в рамках повторного рассмотрения истцом также не оспаривалось.

Так, по смыслу проведенной по делу судебной экспертизы при сравнении патента Истца и спорных контейнерных ящиков судебным экспертом были выделены 3 не использованных признака, а именно:

Признак с порядковым номером 11 (двери 3 закреплены на боковых стенках 5 корпуса) не использован. Двери в осмотренных контейнерных шкафах закреплены не на боковых стенках, а на консолях.

Признак с порядковым номером 12 (крышка 2 закреплена к крыше 6) не использован. Крышки в осмотренных контейнерных шкафах закреплены к боковым стенкам, а не к крыше.

3.Признак с порядковым номером 19 (ручка 9 дверцы люка накладная) не использован.

Как пояснили эксперт и специалист в ходе повторного рассмотрения спора по существу, после предъявления им на обозрение уточненной формулы полезной модели № 184402 и ранее действовавшего патента № 146234, в измененной формуле по патенту № 184402 присутствуют все три указанных признака, которые были признаны неиспользованными при проведении по делу судебной патентоведческой экспертизы, в связи с чем назначение по делу повторной либо дополнительной судебной экспертизы не может привести к каким-либо иным выводам в отношении факта использования/неиспользования в изделии ответчика «контейнерный шкаф для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов» патента истца № 184402, а выводы экспертизы являются в полном объеме относимыми и достаточными для разрешения вопроса и подтверждении вывода об отсутствии использования каждого признака формулы применительно к оспариваемому изделию ответчика.

В отношении доводов Истца, который указывает на несущественность признака «уголковая металлическая консоль», ответчик также пояснил, что у него имеется патент РФ №177577, который был также предметом рассмотрения судебной экспертизы по указанному делу. В патенте Ответчика, как и в изделиях Ответчика, присутствует признак «уголковая металлическая консоль», Истец пытался признать указанный патент недействительным, однако патент Ответчика на момент рассмотрения спора продолжает быть действительным, поскольку суд по интеллектуальным правам признал существенность указанного признака (решение по делу № СИП-845/2018 от 20.05.2019г).

На основании изложенного, выполнив указания суда кассационной инстанции при повторном рассмотрении дела судом не установлено оснований предусмотренных ст. 87 АПК РФ для назначения и проведения по делу дополнительной либо повторной судебной экспертизы, поскольку внесенные в формулу полезной модели Истца изменения не противоречат заключению судебного эксперта и никак с ним не соотносятся, а соответствующее ходатайство истца фактически направлено затягивание либо переоценку установленных судом фактических обстоятельств дела, учитывая что экспертное заключение представленное по результатам проведённой по делу судебной патентоведческой экспертизы не было признано судами вышестоящих инстанций ненадлежащим, не относимым либо недопустимым  доказательством, соответствующих выводов в том числе Постановлени СИП от 08.07.2019г. не содержит.

Кроме того, суд также отмечает, что в ходе судебного разбирательства по делу, специалист в соответствии со ст. 87.1 АПК РФ ФИО14, вызванная также в судебное заседание, указала, что в связи с признанием ранее выданного патента недействительным частично патент №146234 аннулирован и выдан новый патент на полезную модель №184402. Дата публикации нового патента: 29.10.2018.

В соответствии с п.40 Требований - при составлении формулы полезной модели применяются следующие правила:

б) многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями.

Как указано выше, уточнение патентообладателем формулы полезной модели по патенту №146234 заключается в том, что в независимый пункт формулы полезной модели по патенту №184402, повторяющий полностью все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту №146234, внесены дополнительные признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по патенту №146234, что сужает притязания правообладателя, поскольку дополнительно уточняет, что дверцы люков контейнерного шкафа по всему периметру выполнены с бортиками и резиновыми уплотнителями.

Таким образом, поскольку в результате патентоведческой экспертизы по делу А40-214942/17-15-1887 установлено, что в продукте Ответчика не использованы 3 признака независимого пункта формулы по патенту №146234, а все эти признаки также присутствуют в независимом пункте формулы по патенту №184402, то, соответственно эти же признаки также не использованы в продукте Ответчика по делу.

Кроме того, поскольку позиции конструктивных элементов на Фиг.1 обоих патентов совпадают, то абсолютно правомочна привязка экспертом ФИО13 признаков, не использованных по патенту №146234, к нумерации идентичных конструктивных элементов в патенте №184402.

На основании изложенного на соответствующие вопросы суда эксперт указала, что поскольку формула полезной модели по патенту №184402 содержит полностью все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту №146234, то внесение дополнительных признаков лишь сужает объем притязаний правообладателя, никак не влияет на доказательство использования каждого признака, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели, содержащейся в патенте №184402, и никак не противоречит выводу судебного эксперта, относящемуся к патенту №146234.

Согласно частям 1, 2 статьи 87 АПК РФ при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что проведение дополнительной экспертизы, не повлияют на окончательный вывод судебной экспертизы, не использованные в спорных изделиях признаки ни коим образом не соотносятся с внесенным изменением в независимый пункт формулы, не опровергают ее.

Судом также не усматривается оснований для удовлетворения ходатайств истца об отводе эксперта и специалиста и об исключении из числа доказательств вышеуказанного экспертного заключения, поскольку приведенные в заявлении доводы не подтверждены документально.

Доводы истца сводятся к тому, что эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности, а также делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.

Эксперт действительно представлял интересы патентообладателя № 177577 (патентообладатель – ФИО15) и ответчика - ООО «ПК Роспроект» в палате по патентым спорам, участвовал в публичном семинаре, где сравнивал патенты истца и ответчика, уже после дачи заключения в рамках проведенной экспертизы в суде первой инстанции и вынесения решения по делу № А40-214942/17, что не может являться объективным основанием для утверждения о заинтересованности эксперта при проведении экспертного исследования, доводы истца по существу носят предположительный характер.

Кроме того, отвод по аналогичным основаниям истцом уже заявлялся отвод эксперту ФИО13 при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции. Всем доводам, изложенным в его обоснование уже была дана правовая оценка в Постановлении 9ААС от 09.03.2019г. по настоящему делу, которым соответствующие доводы истца были отклонены. При этом суд кассационной инстанции в Постановлении от 08.07.2019г. каких-либо процессуальных нарушений, нарушений норм материального права применительно к выводам суда апелляционной инстанции в указанной части также не установил.

Оснований для переоценки выводов судов вышестоящих инстанций в рассматриваемой части не усматривается.

Отвод специалисту ФИО14 был заявлен истцом устно, после соответствующей дачи пояснений относительно предмета спора, документально не обоснован, ссылки истца на нарушение порядка привлечения специалиста, недопустимость обращения к последнему с вопросом о возможности представления пояснений вне рамок судебного заседания суд признает необоснованными, не соответствующими нормам ст. 87.1 АПК РФ.

Наряду с изложенным, при принятии решения по вышеуказанному делу суд также исходил из того, что патент ответчика соответствует требованиям закона, на момент рассмотрения дела не оспорен.

Таким образом, суд пришёл к выводу, что имеющиеся в деле доказательства в своей совокупности подтверждают, что на спорном устройстве не используются все признаки, приведенные в формуле изобретения и полезной модели по патенту № 184402 либо признаки, эквивалентные признакам, приведенным в формуле полезной модели.

На основании изложенного, суд при повторном рассмотрении спора по существу выполнив указания суда кассационной инстанции, а также принимая во внимание выводы, сделанные в экспертном заключении по результатам проведенной судебной экспертизы, с учётом норм ст.ст. 1351, 1358 ГК РФ пришёл к выводу, что требования заявителя являются необоснованными, в связи с чем, не подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Судебные расходы, в том числе расходы на оплату судебной экспертизы, распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на заявителя.

С учетом изложенного и на основании ст.ст. 12, 1229, 1243, 1260, 1270, 1351, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Расходы по оплате экспертного исследования в размере 50 000 руб. 00 коп. отнести на ЗАО «ВТОРСЫРЬЕПЕРЕРАБОТКА».

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:М.А. Ведерников