ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-1743/2022

город Ростов-на-Дону

21 ноября 2023 года

15АП-13492/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 15 ноября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 ноября 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Сороки Я.Л.,

судей Барановой Ю.И., Шапкина П.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии:

от истца: с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание): представитель ФИО2 по доверенности от 01.09.2023, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Европейские Кондитерские» на решение Арбитражного суда Краснодарского краяот 30.06.2023 по делу № А32-1743/2022 по иску общества с ограниченной ответственностью «Европейские Кондитерские» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алко-Профи» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), при участии третьего лица общества с ограниченной ответственностью «Фабрика Вкуса», о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Европейские Кондитерские» (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском (заявлением) к общество с ограниченной ответственностью «Алко-Профи» (далее – ответчик) о взыскании 1 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 574832, 112 руб. почтовых расходов, а также расходов по уплате госпошлины (с учетом уточненных в порядке ст. 49 АПК РФ требований).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 30.06.2023 с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение прав на товарный знак в сумме 150 000 руб. 00 коп., почтовые расходы в сумме 11 руб. 20 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 400 руб. 00 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С истца в доход федерального бюджета РФ взыскана госпошлина в размере 21 600 руб. 00 коп. С ответчика в доход федерального бюджета РФ взыскана госпошлина в размере 2 400 руб. 00 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым взыскать компенсацию в размере 1 500 000 руб. 

В дополнениях к апелляционной жалобе заявитель ссылается на то, что судом не применен пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суд по своему усмотрению фактически изменил вид компенсации, заявленный истцом. При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании пп. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ снижение компенсации ниже установленных пределов возможно лишь в исключительных случаях. Ответчиком не представлены доказательства, опровергающие заявленный истцом размер стоимости права использования товарного знака. Выводы суда о том, что лицензионный договор является ненадлежащим доказательством, поскольку заключен между аффилированными лицами, что предполагает возможность влияния данного факта на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения, сделан в нарушение п. 2 ст. 1232, п.2 ст. 1234, п.2 ст.1490 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В составе суда произведена замена судьи. В соответствии с частью 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после замены судьи рассмотрение апелляционной жалобы начато сначала.

Судебное заседание проведено с использованием системы веб-конференции в порядке, установленном статьей 153.2 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда отменить, принять новый судебный акт.

Ответчик и третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечили, уведомлены о времени и месте рассмотрения дела в установленном законом порядке. Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истцом 17.05.2016 было получено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) "ТЮССОН", выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, номер государственной регистрации 574832, приоритет 17.07.2014, в отношении следующих видов товаров и (или) услуг:

30 - мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; дрожжи, пекарные порошки; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; вермишель; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; изделия пирожковые; крекеры; крупы пищевые; кулебяки с мясом; кушанья мучные; лапша; лепешки рисовые; макарон (печенье миндальное); макароны; марципан; мука пищевая; мюсли; печенье; пироги; пицца; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; спагетти; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; табуле; такос; тесто миндальное; тортилы; ферменты для теста; хлеб; хлопья [продукты зерновые].

Истец указывает, что 25.08.2021 на интернет-сайте с доменным именем goldniva.ru был обнаружен факт неправомерного использования товарного знака посредством размещения изображений, а также предложения к продаже кондитерской продукции - круассан тюссон, что подтверждается заверенными скриншотами осмотра страниц сайта сети Интернет от 25.08.2021.

Истец указывает, что на спорном сайте указаны реквизиты ответчика - в разделе "Политика защиты и обработки персональных данных - п. 1.2." (страница 15 скриншотов), также в разделе "Условия и соглашения для физ. лиц" - "Информация о продавце" (страницы 39-40 скриншотов) размещены реквизиты Ответчика, в том числе банковские реквизиты, которые не могут быть известны третьим лицам.

Также в разделе "Условия и соглашения для физ. лиц" - "Общие положения п. 1.2." указано,"владельцем сайта goldniva.ru является ООО "Алко-профи".

Кроме того, для установления лица ведущего деятельность на спорном сайте, представителем истца был оформлен заказ через интернет магазин "Золотая Нива" (на сайте goldniva.ru, что подтверждается Счетом на оплату от 25.08.2021 г. (страница 6 заверенных скриншотов от 26.08.2021г).

В связи с чем, истец полагает, что деятельность на указанном сайте ведется от имени ООО "АЛКО-ПРОФИ". Истец указывает, что ответчик, являясь крупным субъектом предпринимательской деятельности, дополнительным видом деятельности согласно данным ФНС РФ, является производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Соответственно, Ответчик вводит в гражданский оборот крупную партию подобных товаров, в том числе, маркированного товарным истца, что является грубым нарушением прав истца. Истец, являясь крупным производителем хлеба, мучных кондитерских изделий, пользуясь собственным положением на рынке продажи кондитерской продукции предлагает к продаже и продает товары с использованием товарного знака истца, что наносит вред репутации Правообладателя.

Также истец указывает, что использование результатов деятельности и средств индивидуализации в своей предпринимательской деятельности лицами, не имеющими на то правовых оснований, причиняет Правообладателю имущественный ущерб в виде невыплаченного вознаграждения, положенного Правообладателю при правомерном использовании, а также является недобросовестной конкуренцией и ущемляет права лиц, действующих на основании лицензионных соглашений/договоров.

Истец 27.08.2021 направил ответчику досудебную претензию о нарушении исключительных прав и выплате компенсации, которая была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд.

Уточняя исковые требования и увеличивая размер компенсации до 1 500 000 руб. истец указывает, что п. 3.1 лицензионного договора N 01/л от 05.07.2020 г. размер лицензионного вознаграждения в месяц за товарный знак N 574832 в виде словесного обозначения "ТЮССОН" составляет 50 000 руб.

Истцом был дополнительно осмотрен веб-архив сайта: http:// goldniva.ru/ и зафиксированы следующие периоды: март, май - июнь, август 2019 года; январь - март, сентябрь, декабрь 2020 года; август 2021 года; декабрь 2021 года.

Таким образом, истец указывает, что в 2019 году зафиксировано 8 месяцев, в 2020 году зафиксировано 5 месяцев, в 2021 году зафиксировано 2 месяца.

В связи с чем, расчет компенсации истцом произведен исходя из следующего: 50 000 (вознаграждение по лицензионному договору) х 2 (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) х 15 (количество зафиксированных месяцев использования) = 1 500 000 рублей.

Кроме того, истец указывает, что в подтверждение длительности использования товарного знака были зафиксированы следующие периоды: январь - март, май - ноябрь 2018 года. Также было зафиксировано использование товарного знака N 574832 в виде словесного обозначения "ТЮССОН" в торговой точке Ответчика по адресу: Красная Поляна, Краснодарский край, ул. Защитников Кавказа, 118, что подтверждается видеофиксацией, которая направлена в суд Почтой России, а также чеком от 20.11.2021.

Исполнение указанного лицензионного договора подтверждается платежным поручением N 1599 от 10.11.2020 г.; отчетом Лицензиата по использованию товарного знака Тюссон; актом сверки, товарными накладными.

Истец поясняет, что иные лицензионные договоры истцом не заключались.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с иском в арбитражный суд.

При принятии решения суд руководствовался п. 1 ст. 1229, ст. 1233, п. 1, п. 4 ст. 1484, п. 6 ст. 1252 ГК РФ и следующим.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован такой знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

В соответствии с пунктом 41 Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила от 20.07.2015 N 482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил от 20.07.2015 N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в 4 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Как отмечалось выше, в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Так, для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая так же как и сходство может быть высокой, средней или низкой. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (высокой степени однородности) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

Материалами дела, в частности скриншотами осмотра страниц сайта ответчика, подтверждается, что ответчик использовали обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "ТЮССОН", в частности, при идентификации производимого и реализуемого товара (Круассан с вишней обозначен как Круассан тюссон с вишней, Круассан с темным шоколадом обозначен как Круассан тюссон с темным шоколадом, Круассан миндальный как Круассан тюссон миндальный). Суд полагает, что слово "тюссон" является оригинальным, придающим различительные свойства продукции, определенной родовыми признаками (круассаны), и в этой части название товара того же рода, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, является сходным с товарным знаком. При этом довод ответчика о том, что слово "тюссон" пишется с маленькой буквы, судом обоснованно отклонен, поскольку существенно не влияет на различительную способность обозначения "ТЮССОН".

Доводы ответчика о том, что спорное обозначение ТЮССОН указывает на географический объект (фр. Tusson-коммуна во Франции, расположенная приблизительно в 370 км от Парижа), и зарегистрированный товарный знак "ТЮССОН", правообладателем которого является ООО "Европейские кондитерские", зарегистрирован в нарушение ст. 1483 ГК РФ и может вводить в заблуждение потребителей относительно места происхождения товара или места производства товара, судом отклонены, поскольку предоставление правовой охраны данному товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке.

Таким образом, вопреки доводам ответчика суд пришел к выводу, что использованное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком истца по звуковому, графическому и смысловому признакам. При этом суд обращает внимание на разъяснения высшей судебной инстанции, согласно которому для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (пункт 162 Постановления N 10).

На основании вышеизложенного, исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, доводы и пояснения сторон, учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, суд приходит к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак. При этом при рассмотрении настоящего дела ответчик не оспаривал принадлежность ему сайта с доменным именем goldniva.ru, а также реализацию им спорной продукции. Напротив, ответчик в отзыве на исковое заявление указывает, что вышеназванные круассаны тюссон были выведены из ассортимента магазинов Ответчика с 01 декабря 2021 года, что свидетельствует о признании ответчиком факта продажи им указанной продукции до этого времени.

Таким образом, поскольку исключительное право на товарный знак N 574832 принадлежит истцу, а совершение ответчиком действий, нарушающих исключительное право истца на указанное средство индивидуализации, подтверждается материалами дела, требования истца о взыскании компенсации являются правомерными.

При этом, осуществление деятельности в различных регионах подлежит оценке исключительно в целях определения размера компенсации, но не является основанием для освобождения ответчика от ответственности в виде взыскания компенсации, поскольку на основании статьи 1479 ГК РФ исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования. При этом, суд также отметил, что довод ответчика об отсутствии доказательств широкой известности товаров (товарного знака) истца не может служить основанием для вывода об отсутствии оснований для взыскания компенсации.

При рассмотрении требования истца о взыскании компенсации суд исходил из следующего.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, выбирая взыскание компенсации вместо возмещения убытков, правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Вместе с этим данное законоположение во взаимосвязи с положениями статьи 65 АПК РФ не может быть истолковано как освобождающее истца от доказывания факта причинения ему убытков и допускающее произвольный выбор истцом вида компенсации.

Согласно разъяснениям пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. При несоблюдении указанных требований суд вправе вынести определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).

По смыслу норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, выбор вида компенсации обусловлен обстоятельствами нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак.

Так, подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ установлено право правообладателя вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в следующем размере:

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак,

- в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд отметил, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 Постановления N 10.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определить, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, истцом в обоснование заявленных требований представлен лицензионный договор N 01/л от 05.07.2020, заключенный между ООО "Европейские Кондитерские" (Лицензиар) и ООО "ФАБРИКА ВКУСА" (Лицензиат), согласно п. 3.1 которого размер лицензионного вознаграждения в месяц за товарный знак N 574832 в виде словесного обозначения "ТЮССОН" составляет 50 000 руб. С учетом установленных истцов месяцев использования указанного товарного знака - 15 месяцев за 2019 - 2021 годы, размер компенсации определен в размере 1 500 000 руб. (50 000 х 2 х 15).

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено ООО "ФАБРИКА ВКУСА", являющийся стороной лицензионного договора N 01/л от 05.07.2020 г.

Суд, рассмотрев довод ответчика о том, что размер лицензионного вознаграждения за товарный знак "ТЮССОН" в лицензионном договоре в месяц без НДС, прописанный цифрами составляет 50 00.0 рублей, а указанный прописью составляет пятьдесят тысяч рублей, пришел к выводу, что при наличии суммы, указанной прописью, следует рассматривать сумму 50 000 руб. как согласованную сторонами сумму вознаграждения по данному договору. При этом при рассмотрении настоящего спора и истец, и ООО "ФАБРИКА ВКУСА" ссылались на согласованное сторонами вознаграждение в размере 50 000 руб. 00 коп.

Между тем, судом рассмотрен довод ответчика о том, что один из участников Истца ФИО3, доля которого в уставном капитале Истца составляет 45 процентов, является единственным участником ООО "ФАБРИКА ВКУСА", то есть его доля в уставном капитале "ФАБРИКА ВКУСА" составляет 100 процентов.

Указанный факт подтверждается представленными в материалы дела выписками из ЕГРЮЛ (Т. 2, л.д. 90-119).

При этом при рассмотрении спора судом установлено, что с 12.05.2022 г. (в период рассмотрения настоящего спора) единственным учредителем ООО "ФАБРИКА ВКУСА" стала ФИО4, однако, данное обстоятельство в данном случае не имеет правового значения, поскольку лицензионный договор заключен в 2020 г., когда ФИО3 являлся единственным учредителем ООО "ФАБРИКА ВКУСА" и, соответственно, мог самостоятельно контролировать и определять деятельность последнего.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что фактически лицензионный договор заключен взаимозависимыми лицами.

При этом истец фактически не оспаривал данное обстоятельство, на требование суда в определении от 31.10.2022 г. представить письменную позицию на возражения ответчика о заключении лицензионного договора N 01/л от 05.07.2020 между взаимозависимыми лицами, в пояснениях от 08.12.2022 г. указал, что "действительность договора между взаимозависимыми лицами подтверждается позицией суда апелляционной инстанции по делу N А56-102517/2019: "Довод подателя жалобы о том, что ООО "Радуга" и ФИО5 являются аффилированными лицами, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку сам по себе факт заключения с аффилированным лицом лицензионного договора в отношении спорного товарного знака не свидетельствует о недействительности такого договора".

Одновременно с этим, суд исследовал обстоятельства реального исполнения ООО "Европейские Кондитерские" (Лицензиар) и ООО "ФАБРИКА ВКУСА" (Лицензиат) спорного лицензионного договора.

Истец и третье лицо в письменных пояснениях указывают, что исполнение указанного лицензионного договора подтверждается платежным поручением N 1599 от 10.11.2020 г.; отчетом Лицензиата по использованию товарного знака Тюссон; актом сверки, товарными накладными.

Судом при проверке данных доводов установлено следующее.

В материалы дела представлено платежное поручение N 1599 от 10.11.2020 на сумму 840 000 руб. с назначением "оплата по лицензионному договору N 01/л от 05.07.2020". Также суд установил, что в материалы дела представлено платежное поручение N 771 от 14.03.2022 на сумму 140 000 руб. с назначением "Оплата по лицензионному договору N 01/л от 05.07.2020 г.", оплата по указанному платежному поручению произведена в период рассмотрения настоящего спора.

Одновременно с этим, сторонами представлен акт сверки по лицензионному договору N 01/л от 05.07.2020 г., согласно которому ООО "ФАБРИКА ВКУСА" произвело платежи истцу на общую сумму 1 820 000 руб. 00 коп.

Суд в определении от 13.02.2023 предлагал истцу и третьему лицу представить все платежные поручения, указанные в акте сверки, в целях проверки доводов указанных лиц об осуществлении платежей по данному лицензионному договору.

Однако, и истец, и третье лицо уклонились от предоставления данных документов, равно как и представить предложенное судом в определении от 13.02.2023 дополнительное документальное обоснование факта исполнения лицензионного договора.

Указанное свидетельствует о недостоверности доказательств – акта сверки – представленного истцом суду в подтверждение фактического исполнения договора.

Апелляционный суд в данном контексте исходит из того, что для сторон платежных операций, на фактическом осуществлении которых данные стороны настаивают, не составит труда представить доказательства их совершения. Уклонение аффинированных сторон от совершения данных действий ставит под разумное сомнение доказательственное значение документов составленных взаимозависимыми лицами без их объективного подтверждения иными доказательствами.

Согласно п. 2.4 лицензионного договора N 01/л от 05.07.2020 лицензиат обязан представить Лицензиару письменные отчеты об использовании Товарных знаков не позднее пяти рабочих дней по истечении каждого квартала в течение срока действия Договора.

Однако, в материалы дела представлен единственный отчет Лицензиата по использованию товарного знака ТЮССОН без даты, из которого следует, что Лицензиатом выпущена продукция с использованием товарного знака Тюссон в 2020 году - более 239 тыс. штук, в 2021 году - более 520 тыс. штук кондитерских изделий. Таким образом, материалами не подтверждается предоставление ежеквартальных отчетов, как того требуют условия лицензионного договора.

При этом представленные ООО "ФАБРИКА ВКУСА" товарные накладные с учетом установленного факта взаимосвязанности ООО "ФАБРИКА ВКУСА" и ООО "Европейские Кондитерские" бесспорно не подтверждают факт реального заключения и исполнения лицензионного договора.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, суд пришел к выводу, что в данном случае факт аффилированности лиц лицензионного договора мог повлиять на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения.

Аналогичная правоприменительная практика приведена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 по делу N А45-20577/2015.

Судом установлено, что истец не заключал иных лицензионных договоров с неаффилированными лицами в отношении спорного товарного знака, следовательно, установить, соответствует ли определенная лицензионным договором N 01/л от 05.07.2020 цена неисключительной лицензии, рыночной цене данного права по материалам дела не представляется возможным.

Истец вне степени разумных сомнений не подтвердил соответствие свободному рынку определенной в договоре цены неисключительной лицензии.

В указанных условиях представленный истцом лицензионный договор N 01/л от 05.07.2020 не является относимым и допустимым доказательством стоимости права использования спорного товарного знака.

Определяемая в таком договоре цена права не отражает его действительной стоимости и устанавливается волей одних и тех же бенефициаров, в связи с чем, не является значимой в той мере, в которой предполагает ее учет в соответствии с нормой п. 2. ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с чем, указанная единичная сделка истца не является надлежащим доказательством действительной стоимости права.

Сходный правовой подход применен судами в рамках дела N А53-12723/2018, N А33-28024/2017, N А53-22098/2022, N А53-3858/2019.

При этом то обстоятельство, что лицензионный договор не был признан недействительным или незаключенным и, следовательно, подтверждает действительную стоимость использования права, не имеет в данном случае значения, поскольку реализация и защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное использование в целях индивидуализации товаров, работ и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности. Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683.

Информация об иных, обычно заключаемых ООО "Европейские Кондитерские" лицензионных договорах, предусматривающих простую (неисключительную лицензию) на момент совершения нарушения, истцом не представлена.

Каких-либо доказательств определения стоимости такой лицензии иными способами истцом также не представлено.

Учитывая все вышеуказанные обстоятельства, суд определил размер компенсации в размере, установленном п. 1 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, как соответствующем последствиям допущенного нарушения. 

При этом, суд учел, что к равнозначному праву истца отнесен выбор требования о компенсации как в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая, при сравнимых обстоятельствах, обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и к двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом, суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305- ЭС16-13233 от 21.04.2017.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В материалах дела имеется ходатайство (т.1, л.д. 67-70), в котором ответчик заявлял о снижении размера компенсации до минимального предела, установленного законом.

Пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Таким образом, независимо от выбранного способа расчета суммы компенсации ее размер может быть снижен судом по своей инициативе не ниже минимального размера, а по заявлению стороны ниже минимального размера компенсации соответствующего вида. При этом, при заявлении требований на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации минимальным является размер компенсации 10 000 рублей, а при заявлении требований на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации минимальным является двукратная стоимость права использования товарного знака (в рассматриваемом случае 100 000 рублей).

Учитывая, что суд не принимает во внимание для определения цены использования права лицензионный договор N 01/л от 05.07.2020  как единичный договор, заключенный с заинтересованным лицом, не подтверждающий реальную рыночную стоимость права использования товарного знака, суд исходит из предельных размеров компенсации, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей.

Суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии возможности снизить размер компенсации до 10 000 руб. - минимального размера, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Избранный истцом вид компенсации не ограничивает право суда снижать размер компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), ввиду чего выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

При определении размера компенсации суд учел, в частности, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя.

Оценив представленные сторонами в материалы дела доказательства, суд определил размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, в сумме 150 000 руб. 00 коп. 

При этом суд принял во внимание, что нарушение имело место в течение 15 заявленных месяцев (обратное не следует из материалов дела и не оспорено ответчиком), однако, нарушение прав истца на товарный знак ответчиком было прекращено, вышеназванные круассаны тюссон были выведены из ассортимента магазинов ответчика с 01 декабря 2021 года, что, напротив, не оспаривалось истцом. Также судом принято во внимание отсутствие доказательств снижения объемов продаж истца в связи с использованием ответчика обозначения, различные регионы деятельности истца и ответчиков, степень вины, выраженной в форме неосторожности, а также те обстоятельства, что в рассматриваемом случае отсутствуют доказательства свидетельствующие о грубом характере нарушения, нарушение исключительных прав не является существенным в обороте товаров, производимых и реализуемых ответчиком, отсутствие сведений о нарушении ответчиком исключительных прав других правообладателей, совершение нарушения однократно.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в части определенного размера компенсации и полагает присужденную компенсацию разумной и соразмерной последствиям правонарушения. 

Таким образом, судебная коллегия полагает апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению. Суд первой инстанции правильно определил спорные правоотношения сторон и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд правильно применил нормы материального и процессуального права.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.06.2023 по делу № А32-1743/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня принятия через арбитражный суд первой инстанции.

ПредседательствующийЯ.Л. Сорока

СудьиЮ.И. Баранова

П.В. Шапкин