Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-104994/23-51-846

22 июля 2024 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 июля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 22 июля 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи О. В. Козленковой, единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А. В. Власенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГАЛИТИ» (ОГРН 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЛЮМАРТ» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту РФ № 185178 в размере 1 000 000 руб.,

 

при участии:

от истца – ФИО1, генеральный директор, выписка из ЕГРЮЛ от 15 мая 2024 года;

от ответчика – ФИО2, по дов. № б/н от 12 июля 2023 года;

от эксперта - ФИО3 - лично, паспорт РФ; 

 

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГАЛИТИ» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЛЮМАРТ» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту РФ № 185178 в размере 1 000 000 руб.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ООО «ИНТЕСОБ» на основании договора об отчуждении исключительных прав (24.08.2022 РД0406139) принадлежат исключительные права на полезную модель «ВОДОПРОВОДНЫЙ КРАН-СМЕСИТЕЛЬ» по патенту РФ № 185178, дата начала отсчета срока действия патента: 02.10.20198, опубликовано: 23.11.2018 Бюл. № 33.

17 октября 2022 года между ООО «ИНТЕСОБ» (учредителем управления) и истцом (доверительным управляющим) был заключен договор доверительного управления исключительными правами, по условиям которого учредитель управления передал доверительному управляющему на определенный срок исключительные права на объекты интеллектуальной собственности в доверительное управление, а доверительный управляющий обязался осуществлять управление этими правами в интересах учредителя управления.

В соответствии с пунктом 1.5. договора одним из объектов доверительного управления является патент на полезную модель № 185178, водопроводный кран-смеситель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 этой же статьи установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 49 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), право доверительного управляющего на защиту исключительного права следует из права на защиту, принадлежащего учредителю доверительного управления. Соответственно, если учредитель управления является правообладателем и в доверительное управление передается право использования результата интеллектуальной деятельности определенным способом (или всеми способами), то доверительный управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать их такими же способами, какими обладает правообладатель.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчиком были нарушены исключительные права на полезную модель по патенту РФ № 185178 путем распространения, ввода в гражданский в гражданский оборот в составе смесителя для ванны «Dorff» Comfort D8010000 хром, через розничные магазины (гипермаркеты, склады): «BLUMART», а также через сеть «Интернет» на сайте: www.blumart.ru. 16 декабря 2022 года на сайте www.blumart.ru была произведена видеофиксация покупки смесителя для ванны Арт. 366401 «Dorff» Comfort D8010000 хром, заказ № 2697830, в котором используется полезная модель по патенту 185178, что подтверждается чеком от 21.12.2022, товарным чеком № 2697830 от 16.12.2022, товарной накладной № 2697830 от 16.12.2022, а также видеосъемкой процесса получения 16.12.2022 заказа в пункте выдачи.

В подтверждение данных обстоятельств истец также приложил к иску вышеуказанные доказательства, а также внесудебное заключение по результатам патентоведческой экспертизы от 31 января 2023 года.

Определением от 29 августа 2023 года в порядке статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к материалам дела приобщен представленный истцом спорный смеситель в качестве вещественного доказательства по делу.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту РФ № 185178 в размере 1 000 000 руб.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ предусмотрено, что в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При разрешении по существу спора о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора.

В судебном заседании, состоявшемся 07 декабря 2023 года, ответчик заявил письменное ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, которое было судом удовлетворено на основании статьи 82 АПК РФ протокольным определением от 07 декабря 2023 года, поскольку для рассмотрения настоящего дела требуются специальные знания.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Как следует из пункта 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2023 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09 апреля 2023 года, назначена судебная патентно-техническая экспертиза по делу № А40-104994/23-51-846, проведение которой поручено эксперту ФИО3, имеющему высшее образование по специальности «Химическая технология редких и рассеянных элементов», патентный поверенный Российской Федерации рег. № 78.

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: содержится ли в спорном продукте – смесителе для ванны «Dorff» Comfort D8010000 хром Арт. 366401 каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ № 185178 формулы полезной модели?

В распоряжение эксперта предоставлены:

- описание полезной модели к патенту РФ № 185178;

- продукт – смеситель для ванны.

05 февраля 2024 года в материалы дела поступило заключение эксперта.

При ответе на поставленный суд вопрос эксперт пришел к выводу о том, что изделие «Смеситель для ванны «Dorff» Comfort D8010000 хром Арт. 366401» не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ № 185178 формулы полезной модели.

Как следует из заключения эксперта, всего для анализа им из независимого пункта формулы были выделены 42 признака, которые впоследствии распределены по нормативно установленным видам признаков, пронумерованы и представлены в таблице. Из них в сопоставляемом изделии определенно использованы 27 признаков. Еще 8 признаков использованы предположительно (наиболее вероятно). Словесная формулировка одного признака лишена смыслового содержания. Этот признак и еще шесть признаков, стоящих в таблице под порядковыми номерами 6 (крышка), 27 (рычаг картриджа пропущен через крышку), 29 (крышка ввинчена во внутреннюю резьбу перепускного канала), 36 (переключатель выполнен в виде съемного модуля), 38 (в нижней части крышки выполнена внутренняя резьба) и 41 (крышка пластмассовая), в сопоставляемом изделии не используются:

- признак, обозначенный в таблице порядковым номером 6 (крышка) в изделии не используется, следовательно, не использованы признаки, относящиеся ко взаимосвязям крышки, ее форме и материалу;

- не используется признак, обозначенный в таблице порядковым номером 36, - переключатель выполнен в виде съемного модуля;

- признак с порядковым номером 33 «два глухих отверстия, в которые вставлены … три перепускных отверстия» лишен смыслового содержания, так как вставить одно отверстие в другое невозможно. Следовательно, данный признак также не использован.

Довод истца о том, что эксперт необоснованно указал 42 признака, поскольку в формуле патента отсутствуют какие-либо цифры и скобки, отклоняется судом, поскольку сама по себе приведенная экспертом нумерация в тексте заключения (по существу направленная на удобство восприятия) не является основанием считать выводы эксперта необоснованными.

В соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 86 АПК РФ по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

Абзацем третьим названной нормы предусматривается, что эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. При этом ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания.

Эксперт ФИО3 был вызван в судебное заседание, в котором при ответе на вопросы сторон подтвердил выводы, изложенные в представленном им суду заключении.

Истец, не согласившись сданным экспертным заключением, заявил ходатайство о назначении по делу дополнительной судебной экспертизы, приложив к нему отзыв на заключение эксперта.

В соответствии с частью 1 статьи 87 АПК РФ при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

Вопрос о необходимости проведения экспертизы, согласно статьям 82 и 87 АПК РФ, относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу, удовлетворение ходатайства о проведении дополнительной экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Соответственно, исходя из приведенных положений, основаниями к назначению дополнительной экспертизы является возникновение неясностей в заключении эксперта или наличия оснований для дополнительного исследования ранее исследованных обстоятельств.

В данном случае экспертное заключение выполнено в соответствии с законодательством об экспертной деятельности, экспертом в заключении были даны ответы на поставленный судом вопрос, ответы являются полными и понятными, не противоречат результатам исследований, в связи с чем у суда не имелось оснований для удовлетворения ходатайства истца о назначении дополнительной экспертизы.

Представленная истцом фактически рецензия на заключение эксперта не может являться доказательством, опровергающим выводы судебного эксперта, так как процессуальное законодательство и законодательство об экспертной деятельности не предусматривает рецензирование экспертных заключений. Рецензия является субъективным мнением специалиста, а составление специалистом критической рецензии на заключение эксперта без наличия на то каких-либо процессуальных оснований не может расцениваться как доказательство, опровергающее выводы судебного эксперта.

В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не может признаваться экспертным заключением по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.

В данном случае достоверность выводов, изложенных во внесудебном экспертном заключении, приложенном истцом к иску, опровергнута результатами судебной экспертизы.

Поскольку доказательств использования каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте РФ № 185178 формулы полезной модели, материалы настоящего дела не содержат, основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на истца.

Расходы ответчика за проведение судебной экспертизы в размере 70 000 руб. в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на истца.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГАЛИТИ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЛЮМАРТ» расходы за проведение судебной экспертизы в размере 70 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                   О. В. Козленкова