ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А65-23811/2020

г. Самара

19 марта 2021 года

Судья Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Ястремский Л.Л.,

без вызова лиц, участвующих в деле,

рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.12.2020 по делу № А65-23811/2020 (судья Мугинов Б.Ф.),

принятое в порядке упрощенного производства по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 и общества с ограниченной ответственностью "МПП", 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 в размере 10 000 руб., почтовых расходов в размере 60 руб., расходов по приобретению спорного товара в размере 225 руб., расходов на приобретение выписки на ответчика в размере 100 руб.,

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в пользу общества с ограниченной ответственностью "МПП" в размере 10 000 руб., почтовых расходов в размере 60 руб., расходов по приобретению спорного товара в размере 225 руб., расходов на приобретение выписки на ответчика в размере 100 руб.

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Татарстан 07.10.2020 поступило исковое заявление Индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 314505322400014) и общества с ограниченной ответственностью "МПП", г. Можайск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Набережные Челны (ОГРНИП 304165005100431, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.12.2020 в виде резолютивной части исковые требования удовлетворены.

С индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Набережные Челны (ОГРНИП 304165005100431, ИНН 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 314505322400014) взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак № 502466 в размере 10 000 руб., почтовые расходы в размере 60 руб., расходы на приобретение товара в размере 225 руб., расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 100 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 000 руб.

С индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Набережные Челны (ОГРНИП 304165005100431, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МПП", г. Можайск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на произведение дизайна «Мягкая игрушка займа по имени «Зайка Ми» в размере 10 000 руб., почтовые расходы в размере 60 руб., расходы на приобретение товара в размере 225 руб., расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 100 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 000 руб.

По заявлению ответчика судом первой инстанции 17.12.2020 изготовлено мотивированное решение.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.12.2020 по делу № А65-23811/2020, в которой просил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на то, что товар, реализованный ответчиком, не является сходным до степени смешения с товарным знаком №502466.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2021 о принятии апелляционной жалобы к производству суда апелляционной инстанции лицам, участвующим в деле, предложено в срок не позднее 03 марта 2021 года представить отзыв на апелляционную жалобу.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца в суд поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он не согласился с доводами жалобы, просил обжалуемое решение оставить без изменения.

С учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 47, 49 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 апреля 2017 года № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» апелляционная жалоба рассмотрена судьей единолично без осуществления протоколирования и без составления резолютивной части постановления.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главной 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность судебного акта, принятого по делу Арбитражным судом Республики Татарстан, проверена Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом в соответствии с требованиями статей 268 - 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель ФИО2 является обладателем исключительных прав на товарный знак № 502466 (изображение «Зайка Ми»), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.12.2013, дата приоритета 25.10.2012, срок действия до 25.10.2022.

ООО «МПП» является обладателем исключительных прав на произведение дизайна «Мягкая игрушка зайчик по имени «Зайка Ми», что подтверждается лицензионным договором № 01-1116 от 01.01.2016, в соответствии с которым ИП ФИО2 предоставляет ООО «МПП» на условиях исключительной лицензии право использования в установленных договором пределах произведения дизайна «Мягкая игрушка зачик по имени «Зайка Ми», ISBN 978-5-4472-3377-8, свидетельство РАО «КОПИРУС» о депонировании произведения № 014-003436 от 29.07.2014.

Указанные выше обстоятельства сторонами по делу не оспариваются.

21.05.2020 в торговой точке, расположенной по адресу: РТ, 

<

...> ст. 1 представителем истца был установлен и задокументирован (под видеофиксацию) факт предложения к продаже и реализации мягкой игрушки - Зайчик.

В подтверждение факта купли-продажи названного товара истец представил товарный чек от 21.05.2020 на сумму 450 руб., содержащий указание на приобретенный товар (игрушка Зайка, 1 шт.) и печать ответчика, видеозапись процесса покупки (СD-диск, фиксирующий процесс приобретения истцом вышеуказанного товара).

Считая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара нарушено исключительное право истца на объект интеллектуальных прав, истец направил в адрес ответчика претензию от 25.09.2020 с требованием добровольно выплатить компенсацию за нарушение исключительного права.

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в числе прочего, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (пункт 2 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения.

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (пункт 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации также предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Охрана авторским правом произведения дизайна (изображения) предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Кодекса).

Воспроизведением произведения дизайна признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, конкретное изображение или индивидуализирующие изображение произведения дизайна характеристики (детали образа, внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является произведение дизайна и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это произведение сохранило свою узнаваемость (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость произведения дизайна).

Согласно статье 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права на основании договора об отчуждении исключительного права.

Исключительные права могут передаваться авторами по различным основаниям: по договору авторского заказа (статья 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации), по договору об отчуждении исключительного права (абзац 2 пункт 1 статьи 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации), по лицензионному договору (абзац 3 пункта 1 статьи 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации), в порядке создания служебного произведения (статья 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч.1 ст.65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Материалами дела подтверждается, что истцы обладают исключительными правами на товарный знак  № 502466 (изображение «Зайка Ми») и произведение дизайна «Мягкая игрушка зайчик по имени «Зайка Ми».

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. 

Сравнив фотоизображение приобретенного у ответчика товара (игрушка Зайчик) и товарный знак № 502466 (изображение «Зайка Ми»), суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что спорный товар имеет существенные отличия с товарным знаком и произведением дизайна истцов.

Фактически в изображении "Зайчик по имени Зайка Ми" отображено фантазийное существо с ушами, носом и хвостом зайца, круглой головой с выдающейся вперед нижней частью и вытянутым на одной линии с головой телом с двумя верхними и двумя нижними конечностями, стилизованными под лапы округлой формы. 

Вместе с тем, данная форма игрушки зайца является привычной для современного потребителя и не является сама по себе уникальной. 

Длинные уши, расположение верхних и нижних конечностей игрушки (лап) по типу человеческого строения, наличие круглого хвоста, маленького носа и выдающейся мордочки характерно для мягкой игрушки, имитирующей такое млекопитающее как заяц.

Приобретенный ответчиком товар отличается от представленных в материалы дела фотографий «Зайчика по имени Зайка Ми» цветом. 

Кроме того, начало бровей «Зайка Ми» приподнято относительно хвоста бровей, сама бровь не имеет изгиба и представляет собой ровную линию, тогда как приобретенный  у ответчика товар "игрушка Зайка"  имеет брови дугообразной формы.

Нос у мягкой игрушки «Зайка Ми» выполнен из ткани, форма носа овальная, тогда как у приобретенной у ответчика товар "игрушка Зайка" нос выполнен из твердого материала, форма носа - треугольник.

Переход от верхней части головы игрушки «Зайка Ми» к мордочке плавный, она занимает примерно 1/3 головы и незначительно выступает относительно линии верхней части, а в проданном товаре переход от верхней части головы к мордочке резкий, она занимает около половины головы и значительно выступает относительно линии верхней части головы. 

Подушечки нижних лап у мягкой игрушки «Зайка Ми» выделены относительно лапы и выполнены из более светлой ткани, нежели сама лапа, при этом подушечка лалы не занимает всё основание лапы, в отличие от подушечки лапы  приобретенного у ответчика товара "игрушка Зайка". Верхние лапы также различны по форме. 

Кроме того, на реализованном зайце имеется одежда, что так же отличает его от «Зайчика по имени Зайка Ми». 

Из видеозаписи покупки спорного товара видно, что у приобретенного у ответчика товара "игрушка Зайка" отсутствует вышитый на животе крестик (0:51 сек.), что также свидетельствует об отличии спорного товара от мягкой игрушки «Зайка Ми».

Указанное выше, не позволяет ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения. При этом, общие для персонажей подобного рода черты не свидетельствует об использовании произведения, авторские права на которые защищаются истцами.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции находит недоказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истцов на товарный знак  № 502466 (изображение «Зайка Ми») и произведение дизайна «Мягкая игрушка зайчик по имени «Зайка Ми».

Учитывая изложенное арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение подлежит отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи  с несоответствием выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу иска и апелляционной жалобы возлагаются на истцов. 

Руководствуясь статьями 110, 269 - 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.12.2020 по делу № А65-23811/2020, принятое в порядке упрощенного производства, отменить.

Принять новый судебный акт. В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1500 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МПП" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1500 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Судья                                                                                                       Л.Л. Ястремский