АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-22130/2017

08 декабря 2017 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2017 года

Полный текст решения изготовлен 08 декабря 2017 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Артепалихиной,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А. Каргаполовой, рассмотрел дело №А60-22130/2017 по иску общества с ограниченной ответственностью торговый дом "Милана" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Гигиена-Трейд" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о прекращении нарушения права и взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака  в сумме 5 000 000 руб.,

третьи лицо: ЗАО Фирма «Гигиена», ООО «Фирма Гигиена»

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности б/н от 19.12.2016 г., ФИО2, представитель по доверенности б/н от 29.08.2017 г.

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности б/н от 06.06.2017 г., ФИО4, доверенность от 06.06.2017;

от ЗАО Фирма «Гигиена»: ФИО3, представитель по доверенности б/н от 06.06.2017 г., ФИО4, представитель по доверенности б/н от 20.02.2017 г.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

 

ООО ТД "МИЛАНА" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО "ГИГИЕНА-ТРЕЙД" о прекращении нарушения права и взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака  в сумме 5 000 000 руб.

Ответчик отзыв не представил, вместе с тем указал, что против заявленных требований возражает, считает, что право на товарный знак, принадлежащий истцу, он не нарушает, так как не реализует контрафактную продукцию.

Истец представил копию договора поставки от 07.01.2017 г. № 08/2017 г., товарную накладную от 31.01.2017 г. № 3 и товарно-транспортную накладную от 03.04.2017 г.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в котором с заявленными требованиями не согласен, ссылаясь на то, что истец распространяет контрафактный товар «Милана». Так же приобщил доказательства направления копии отзыва в адрес истца.

Документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании ответчик заявил ходатайство о привлечении третьего лица ЗАО Фирма «Гигиена».

Истец против заявленного ходатайства возражений не заявил.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено на основании ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Истец представил оригиналы кассовых чеков в количестве двух штук, а так же копии кассовых чеков в том же количестве.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

Кроме того, с учётом существа заявленных требований и возражений, суд полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица – ООО «Фирма Гигиена» (ИНН/КПП 6678043228/667801001) на основании ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом представленных сторонами доказательств в обоснование заявленных требований и возражений, с учетом необходимости предоставления сторонами дополнительных доказательств, суд полагает необходимым рассмотрение дела отложить в порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании истец заявил ходатайство о приобщении пояснений к отзыву ответчика с приложением документов согласно реестру, а так же представил копию выписки и копию дополнительного соглашения. 

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

Так же заявил ходатайство об уточнении иска, в связи с чем, просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 300 000 руб.

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено.

Кроме того, заявил ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с представленными ответчиком и третьи лицом документами.

Ответчик представил дополнение к отзыву, в котором ранее заявленную позицию поддержал, настаивая на том, что лицензия истца не является исключительной.

ЗАО Фирма «Гигиена» представило отзыв на исковое заявление, в котором поддержал позицию ответчика и просит в удовлетворении иска отказать.

С учетом представленных сторонами возражений и документов, судом удовлетворено ходатайство истца, рассмотрение дела отложено в порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В  судебном заседании истец заявил ходатайство о приобщении документов, а именно: актов о неполучении товара, приложений к договору поставки № 1 от 08.04.2014, претензии с приложениями.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

Ответчик заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу итогового судебного акта по делу № А60-22125/2017.

Суд, изучив данное ходатайство, не усмотрел оснований для его удовлетворения, в связи с чем, оно отклонено на основании ст. 143,144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом значительного объема представленных истцом документов в судебном заседании, суду не представляется возможным рассмотреть настоящий спор по существу,  в связи с чем, судом рассмотрение дела отложено в порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца поступили ходатайства о приобщении документов согласно реестру.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

От ответчика так же поступили ходатайства о приобщении документов, а именно уведомления Роспатента и CD-диск с аудиопротоколом.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

В судебном заседании истец уточнил исковые требования и просит в дополнение к пункту первому просительной части  иска также запретить ответчику осуществлять продажу товара с товарным знаком «Милана».

Таким образом, исковые требования рассматриваются в следующем виде: 

запретить обществу с ограниченной ответственностью "Гигиена-Трейд" осуществлять предложения к продаже, продажу товара с товарным знаком «Милана» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16 августа 2001) по классам 05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг и взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гигиена-Трейд" в пользу общества с ограниченной ответственностью торговый дом "Милана"  300000 рублей компенсации.

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено.

Так же истец представил  копию договора поставки № 10/2017 от 30.01.2017 г., товарные накладные согласно реестру.

Представитель ответчика и третьего лица против приобщения указанных документов возражают.

Учитывая, что данные документы представлены истцом в обоснование заявленной позиции, суд приобщает их к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

Ответчик заявил ходатайство о предоставлении времени для ознакомления с представленными в судебном заседании документами, а также учётом того обстоятельства, что судом принято уточнение требований истца.

Рассмотрев данное ходатайство, суд счёл его подлежащим удовлетворению, в связи с чем рассмотрение дела отложено  в порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на 05 декабря 2017.

В настоящем судебном заседании стороны поддержали заявленные требования и возражения.

Ответчиком представлен отзыв с поименованными в нём документами, которые приобщены к материалам дела на основании ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

между закрытом акционерным обществом «Фирма «Гигиена» (лицензиар) и обществом ТД «Милана»  01.10.2014 заключен лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставляет лицензиату право использования товарного знака для обозначения лицензиатом распространяемых и производимых им товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, а лицензиат обязуется использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором, а также оплатить такое использование товарного знака в соответствии с условиями договора (п. 1.1 договора). 

Согласно п. 1.2 данного договора лицензиар является правообладателем товарного знака на основании Свидетельства на товарный знак «Милана» (знак обслуживания) № 241373, зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2003 на основании заявки № 2001724877, дата подачи 16.08.2001, с датой приоритета 16.08.2001, и с датой истечения срока действия регистрации: 16.08.2021.

В соответствии с п. 1.3 указанного договора лицензия, выдаваемая лицензиату по договору, является исключительной, лицензиар не вправе выдавать другим лицам лицензии на использование товарного знака в пределах, аналогичных пределам использования товарного знака лицензиатом по договору. За лицензиаром сохраняется право использования товарного знака в отношении производимого и реализуемого им товара в полном объеме.

В п. 2.2, 2.6 договора стороны установили, что лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации.

Лицензиат вправе передать третьим лицам право на использование товарного знака для обозначения товара (заключать сублицензионные договоры).

В последующем стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к названному договору, в котором в разделе I стороны признали п. 1.3 лицензионного договора от 01.10.2014 утратившим силу.

Пункт 2.2 договора стороны изложили в следующей редакции «Лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации, при этом лицензиар не вправе передавать третьи лицам право на реализацию товара с товарным знаком на указанной территории за исключением положений, обозначенных в п. 2.14 договора».

При этом стороны дополнили договор п. 2.14, в котором установили, что лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 241373, у лицензиара в объеме 2 800 000 штук ежемесячно, в ассортиментом перечне, согласно поданной заявке, в период с февраля текущего года по декабрь. В январе текущего года лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 241373, у лицензиара, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, в объеме 1 500 000 штук. В случае если указанный объем товара согласно ассортименту, указанному в заявке, не был закуплен лицензиатом, лицензиар оставляет за собой право передать товар на реализацию в невостребованном лицензиатом объеме, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, третьему лицу с маркировкой товарного знака № 241373 на всей территории Российской Федерации.

Таким образом,  истец на основании лицензионного договора на предоставление права использования товарного знака, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.06.2015 за номером 

<

***> является обладателем права использования товарного знака «Милана» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001) по классам 05, 35, 39, 42 Международной классификации товаров и услуг.

Как указывает истец, ему стало известно о том, что ответчиком допущены нарушения исключительных прав истца посредством направления в адрес покупателей истца предложений о заключении с ответчиком договоров поставки товара с товарным  знаком «Милана» со ссылкой на то обстоятельство, что ответчик является эксклюзивным дилером «ЗАО «Фирма «Гигиена» по реализации товаров с товарным знаком «Милана». 

Исковые требования основаны на том, что  ответчик осуществляет реализацию третьим лицам товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак № 241373, в нарушение условия лицензионного договора, предоставляющего лицензиату (ООО ТД «Милана») исключительное право на реализацию товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 241373 на всей территории РФ.

Суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению,  исходя из следующего.

  Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия) (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ).

При этом п. 1.1 ст. 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

  Согласно п. 2 ст. 1236  Гражданского кодекса Российской Федерации  если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Суд, исследовав условия договора от 01.10.2014 (в редакции дополнительного соглашения №1), установив фактические правоотношения сторон (истца и третьего лица), сложившиеся при заключении договора, а также при заключении  дополнительного соглашения к нему, правоотношения в рамках исполнения названного договора,  пришел к выводу о том, что лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака от 01.10.2014 является исключительной лицензией. 

Изначально на исключительность лицензии указывает п. 1.3 договора, согласно которому  лицензия, выдаваемая лицензиату по договору, является исключительной. 

Согласно сведениям Роспатента право использования товарного знака «Милана» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001) по классам 05, 35, 39, 42 Международной классификации товаров и услуг предоставлено обществу ТД «Милана» на условиях исключительной лицензии на срок до 16.08.2021. Лицензионный договор зарегистрирован 05.06.2015 РД0174673.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.01.2017 зарегистрированы изменения в зарегистрированный лицензионный договор от 01.10.2014.

 Согласно сведениям, приведенным в государственном реестре российских товарных знаков, зарегистрировано следующее изменение: «Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры с письменного согласования с лицензиаром».

Другие изменения в условия названного лицензионного договора не регистрировались, в том числе, не регистрировалось изменение вида лицензионного договора (п. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Иного ответчиком не доказано (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Факт реализации ответчиком товара, содержащего спорный товарный знак, подтверждён представленными в дело копиями исходящих от ответчика уведомлений, в том числе, в адрес ООО «Атланта», ООО «Комфорт-Сервис», ООО «ТД «АБК – Новая Сибирь», копиями договора поставки от 30 января 2017, товарной накладной от 31 января 2017 № 3, а так же копиями товарных накладных на поставку товара с товарным знаком «Милана» ответчиком обществу «Торговая компания «Стратегия» за период со 02 февраля 2017   по 26 мая 2017 в количестве 36 штук.

Указанные доказательства ответчиком в установленном порядке не опровергнуты.

При таких обстоятельствах факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак «Милана» путём предложения к продаже и продаже товара с указанным товарным знаком является установленным. 

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия.

В силу п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации  Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" (далее - постановление N 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив указанные обстоятельства, суд полагает заявленный истцом размер компенсации в сумме 300000 рублей соразмерным допущенному нарушению исключительных прав истца.

На основании изложенного, при доказанности факта нарушения ответчиком  исключительных прав истца, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме.

Возражения ответчика и третьего лица судом отклоняются, как противоречащие обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании на основании исследования представленных доказательств.

Понесенные истцом расходы на оплату госпошлины в сумме 15000 руб. подлежат отнесению на ответчика в силу ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1.     Исковые требования  удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Гигиена-Трейд" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) осуществлять предложения к продаже, продажу товара с товарным знаком «Милана» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16 августа 2001) по классам 05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гигиена-Трейд" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью торговый дом "Милана" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 300000 рублей компенсации, а также 15000 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью торговый дом "Милана" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 42000 рублей госпошлины, уплаченной платёжным поручением от 27 января 2017 № 22.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление должно поступить в суд не позднее даты,  указанной в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                                М.В. Артепалихина