/

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А21-1436/2018

10 июля 2018 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     03 июля 2018 года

Постановление изготовлено в полном объеме  10 июля 2018 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Будылевой М.В.

судей  Горбачевой О.В., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з Бургановой А.А.

при участии:  

от истца: Ландо В.Ю. по доверенности от 07.02.2018;

от ответчика: Рубашкин В.В. по доверенности от 02.03.2018;

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-14206/2018)  ООО "Подо-Профи" на решение Арбитражного суда  Калининградской области от 18.04.2018 по делу № А21-1436/2018 (судья Любимова С.Ю.), принятое

 

по иску ООО "Подо-Профи"

к ООО "ПАРАДИЗ ЭЛИТ"

об обязании прекратить использование товарного знака и взыскании компенсации 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Подо-Профи» (далее – ООО «Подо-Профи», истец) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью «ПАРАДИЗ ЭЛИТ»  (далее – ООО «ПАРАДИЗ ЭЛИТ», ответчик) прекратить использование обозначений «Подо», «Подопедикюр», «Подо-педикюр» и других обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца «podo» (№ 542385), путем их удаления с сайта ответчика в сети Интернет http://salon-bh.ru, из рекламных и любых иных материалов, которыми сопровождается информирование и выполнение работ, реализация товаров или оказание услуг ответчиком, в том числе с документации, рекламы, вывесок, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование указанного товарного знака в размере 500 000 руб.

Решением суда от 18.04.2018 в удовлетворении искового заявления отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. Податель жалобы полагает, что материалами дела подтверждено смысловое и фонетическое сходство до степени смешения обозначений ответчика с товарным знаком истца.

От ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он оспаривает доводы истца. По мнению ответчика, сходство до степени смешения с товарным знаком истца отсутствует.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным.

Представитель ответчика против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить без изменения по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, свидетельством на комбинированный товарный знак (знак обслуживания) № 542385, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.05.2015 установлено исключительное право истца на словесный товарный знак «podo».

Срок действия товарного знака установлен до 15.10.2023.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 35, 44 классов Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) (услуги маникюра, массажа, парикмахерских; салонов красоты: товары гигиены, косметические и медицинские товары и др.).

19.03.2018, в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции, за истцом зарегистрирован торговый знак  «подо».

Истец под указанным товарным знаком осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере эстетической косметологии и медицины.

При проведении контрольных мероприятий по использованию товарных знаков, принадлежащих ООО «Подо-Профи», в июле 2017 года истцу стало известно о том, что ООО «ПАРАДИЗ ЭЛИТ» нарушает исключительные права истца на товарный знак, путем рекламы на принадлежащем и администрируемом ответчиком сайте http://salon-bh.ru услуг с обозначением  «Подо», «Подопедикюр», «Подо-педикюр», по  смыслу (семантически) и по звуку (фонетически) сходное до степени  смешения  с  зарегистрированным товарным знаком «podo» (№ 542385), правообладателем которого  является  истец. 

Согласно экспертному заключению патентного поверенного Шиловой М.А. от 28.07.2017, составленному на основании обращения истца, обозначения «Подо-педикюр» (podo-педикюр), «Подопедикюр» (podoпедикюр) являются сходными до степени смешения с товарным знаком «PODO», в результате использования которого  возникает вероятность смешения с товарным знаком истца - «PODO».

На основании проведенного нотариусом Пинекер Е.Д. осмотра сайта ответчика от 31.07.2017, составлен протокол осмотра.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции, истцом представлено заключение эксперта № 053/2018 от 03.04.2018, выполненное АНО «Калининградское бюро судебной экспертизы и оценки», согласно которому слова «подо-педикюр», «podo» (зафиксированы на скриншоте интернет-страницы Центра подо-педикюра PODO) и слова «подо-педикюр», «подопедикюр» (зафиксированы на скриншоте интернет-станицы «Beverly Hills») являются семантически сходными.

09.01.2018 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении использования товарного знака, принадлежащего ООО «Подо-профи», путем удаления словосочетаний с использованием приставки «Подо» из рекламных и любых иных материалов, которыми сопровождается информирование и выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, а также с требованием о выплате компенсации за незаконное использование интеллектуальной собственности в размере 500 000 руб.

Ответчик в письме от 19.01.2018 отказал истцу в удовлетворении претензии, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, пришел к выводу о недоказанности нарушения прав на товарный знак в целом.

Апелляционная коллегия, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

Пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу указанной  нормы права словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика. Угроза смешения зависит от сходства противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения и оценки однородности обозначенных ими товаров и услуг.

На основании пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы  

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11 вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), а также Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктом 42-44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На основании пункта 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 установлено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара/услуги.

Решающее значение при сравнении товарного знака с противопоставленными обозначениями имеет именно визуальный критерий сходства сравниваемых обозначений.

Из материалов дела усматривается, что товарные знаки истца содержат словесные наименования «podo» и «подо», выполненные определенным шрифтом и на латинском языке и кириллице с использованием изобразительного (пять кругов над второй буквой надписи) и цветового (голубого) элементов.

При этом, словесный элемент «подо» используется ответчиком на кириллице совместно с другими словесными элементами (педикюр) без использования каких-либо стилистических, графических или цветовых решений

Более того, фонетическое сходство словесного элемента товарного знака истца «podo» может иметь место только в отношении части слова «подопедикюр», но не слова в целом. В обозначениях ответчика элемент «подо» является приставкой – составной частью слова  «подопедикюр», и не используется как самостоятельное слова, в отличие от товарного знака истца. 

Как правомерно указано судом первой инстанции, товарные знаки, принадлежащие истцу, не ассоциируются с использованными ответчиком обозначениями, поскольку товарный знак истца имеет стилизованное изображение, специальный графический шрифт определенного цвета. Используемое ответчиком написание не повторяет зарегистрированных особенностей написания словесного элемента товарного знака истца.

В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на то, что слово «подо» используется ответчиком для привлечения внимания потребителя за счет товарного знака истца. 

Вместе с тем, данное слово не используется ни на главной странице сайта, ни в его названии, ни в названии салона, на вывеске, в рекламе. 

Приставка «подо» имеет греческое происхождение и буквально означает «стопа». В русском языке приставка даже в таком узко-медицинском значении является широко употребляемой. Так, для обозначения врача, занимающегося медицинским уходом за стопами, используют термин «подолог». Соответствующее направление медицинской деятельности – «подология». Равным образом без смысловой привязки к какому-либо товарному знаку («бренду») свободно употребляется термин «подопедикюр». 

Таким образом, «подо» - это словообразовательная единица (приставка), использование которой не может быть ограничено действием товарного знака. 

Кроме того, ответчиком совместно с обозначением «подо» используется элемент «педикюр», что указывает на услугу, которая является основным видом деятельности ООО «ПАРАДИЗ ЭЛИТ», а слово «подо» носит описательный характер для конкретизации оказываемой услуги, но не для привлечения внимания потребителя за счет товарного знака истца.

Представленными в материалы дела договорами об оказании услуг по организации обучения от 19.11.2012 подтверждается, что сотрудники ООО «ПАРАДИЗ ЭЛИТ» проходили обучение по программе школы подопедикюра «PASSO» в 2012 году. Право на оказание услуг подопедикюра возникло с момента окончания обучения – 24.11.2012, то есть ранее даты приоритета товарного знака «podo» и «подо», правообладателем которого является истец.

Доказательств того, что истец является правообладателем словесных комбинаций «подопедикюр» или «подо-педикюр» не представлено и в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ информации об этом не содержится.

Таким образом, апелляционный суд полагает правомерным вывод суда первой инстанции о недоказанности истцом нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак, что исключает удовлетворение исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено. 

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 18.04.2018 по делу №А21-1436/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в  Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий  двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

М.В. Будылева

 

Судьи

 

О.В. Горбачева

 

 Л.П. Загараева