ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А57-19340/2021

г. Саратов

27 сентября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2023 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Антоновой О. И.,   

судей Жаткиной С. А., Силаковой О. Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Агроман» и Agrokraft GmbH на решение Арбитражного суда Саратовской области от 23 декабря 2021 года по делу № А57-19340/2021 

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 316504700053448, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «АГРОМАН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора: Agrokraft GmbH, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, общество с ограниченной ответственностью «Евротехмаш», 

о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак,

при участии в судебном заседании:

- представитель ООО «Агроман» - ФИО3, действующий на основании доверенности от 09.08.2021, 

- представитель ООО «Евротехмаш» - ФИО4, действующий на основании доверенности от 24.05.2022, 

- представитель ИП ФИО2 – ФИО4, действующий на основании доверенности от 13.09.2022,  

 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилась индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2, истец) к обществу с ограниченной ответственностью «Агроман» (далее – ООО «Агроман», ответчик) с исковым заявлением о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей, расходов по оплате нотариального осмотра в размере 10 100 руб.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23.12.2021 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Агроман» обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Саратовской области от 23.12.2021 отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Не согласившись с принятым судебным актом, компания Agrokraft GmbH обратилась в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Саратовской области от 23.12.2021 отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

28.02.2022 ООО «Агроман» обратилось в суд апелляционной инстанции с ходатайством о назначении по настоящему делу судебной экспертизы с целью определения рыночной стоимости права использования товарного знака «Agrokraft».

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Назначение экспертизы относится к праву арбитражного суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Суд апелляционной инстанции, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства и принимая во внимание совокупность установленных обстоятельств дела, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного ходатайства о назначении экспертизы.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 258, 266-271 АПК РФ.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ООО «ЕвроТехМаш» зарегистрировано  08.08.2011 г. с основным видом деятельности (ОКВЭД) - 28.3 - Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, что подтверждается, в том числе, Сертификатами соответствия на производимую сельскохозяйственную технику начиная с 19.10.2012: № РОСС RU.AT88.H14786, № РОСС RU.AE88.H16596, № РОСС RU.AE36.H48372, № РОСС RU.Ar88.H48287, № РОСС RU.AE88.H48289, № РОСС RU.HA36.H01267, № РОСС RU.HA36.H01267, № РОСС RU.AM05.H04656.

Согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 740525 ООО «ЕвроТехМаш»,  Россия,  г.   Ставрополь,  являлось Правообладателем  товарного знака

« », (заявка № 2018741846, приоритет товарного знака 27 сентября 2018 года, зарегистрировано 09.01.2020 по 27.09.2028).

         Согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 740525, ИП ФИО2, является Правообладателем товарного знака

« » (ИЗМЕНЕНИЕ к товарному знаку №740525 на

основании №РД0363929 от 23 мая 2021, заявка № 2018741846, приоритет товарного знака 27 сентября 2018 года, зарегистрировано 09.01.2020 по 27.09.2028).

Из материалов дела следует, что 09.12.2021г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, по существу дела сообщила о том, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ комбинированный товарный знак

« » по заявке № 2018741846 с приоритетом от 27.09.2018г. зарегистрирован Роспатентом 9 января 2020 года за № 740525 на имя ООО «ЕвроТехМаш» в отношении товаров 7, 12 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате регистрации Роспатентом 23 мая 2021 года за № РД0363929 отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 740525 по договору, заключенному между ООО «ЕвроТехМаш» и ИП ФИО2, правообладателем указанного товарного знака стала ИП ФИО2

Иск   мотивирован  тем, что ООО «АГРОМАН»  разместило на своем сайте Error! Hyperlink reference not valid. вышеуказанный товарный знак в отсутствие к тому законных оснований.

02.07.2021г. в адрес ООО «АГРОМАН» истцом была направлена претензия об устранении нарушений с требованием о выплате компенсации в размере 5 000 000 руб. за незаконное размещение товарного знака на сайте.

Неисполнение требований, изложенных в претензии, явилось основанием для обращения истца в суд с заявленными требованиями.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из следующего.

В силу статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. 

Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

В силу статьи 1479 ГК РФ правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ свидетельство выдается на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с положениями статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Единственное исключение, когда законодателем разрешено использовать товарный знак без согласия правообладателя содержится в статье 1487 ГК РФ, в соответствии с которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Факт использования ответчиком принадлежащего ИП ФИО2  товарного знака Agrokraft на интернет-сайте «http://www.oooagroman.ru» без соответствующего разрешения правообладателя подтверждается совокупностью представленных доказательств, в том числе протоколом осмотра от 01.07.2021г. и скриншотами от 05.07.2021г.

Доказательства, подтверждающие передачу ответчику прав на использование спорного товарного знака, ответчиком в нарушение положений статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлены.

Размещение ответчиком спорного товарного знака на интернет-сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя, поскольку продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот. Введение в хозяйственный оборот, в том числе предложение к продаже, демонстрация на интернет сайте, использование товарных знаков в целях продвижения, без разрешения владельца данных товарных знаков, является нарушением права на товарный знак.

При указанных обстоятельствах, оценив представленные истцом в обоснование заявленных требований доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу, что использование ответчиком в предпринимательской деятельности изображения сходного до степени смешения с товарным знаком Agrokraft, исключительное право на использование которого принадлежит истцу, является нарушением исключительных прав ИП ФИО2

При этом доводы ответчика и третьего лица Agrokraft GmbH о наличии в действиях истца признаков недобросовестности судом первой инстанции были отклонены, поскольку сторонами убедительных доказательств того, что подача истцом рассматриваемого иска и действия, предшествующие его подаче, преследует исключительно цель причинения вреда ответчику, а не защиты своих прав и законных интересов не представлено.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что ответчик не представил доказательств наличия обстоятельств, которые бы свидетельствовали о намерении истца извлечь необоснованные конкурентные преимущества из своего статуса исключительного лицензиата на право использования спорного товарного знака, в том числе путем предъявления требований о защите исключительного права.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о доказанности использования ответчиком в предпринимательской деятельности изображения сходного до степени смешения с товарным знаком Agrokraft, исключительное право на использование которого принадлежит истцу.

Обжалуя решение суда первой инстанции, ООО «Агроман» и Agrokraft GmbH ссылаются на незаконность приобретения истцом исключительного права на спорный товарный знак; на наличие в действиях истца недобросовестности, связанной с защитой своего исключительного права на товарный знак, а также на наличие в действиях истца злоупотребления правом (факт недобросовестной конкуренции); кроме того, заявители жалоб указывают на тот факт, что ИП ФИО2 не осуществляет производство и ввод в гражданский оборот товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Данные доводы судебной коллегией признаны несостоятельными и отклоняются.

Законность приобретения истцом исключительного права на спорный товарный знак подтверждена в рамках рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-653/2022, № СИП-322/2022.

Так, в рамках дела № СИП-322/2022 Agrokraft GmbH обращалось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.03.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 24.11.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 740525, об обязании Роспатента внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о признании недействительной правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 740525 в отношении товаров 7-го, 12-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2023 года по делу № СИП-322/2022 в удовлетворении заявления Agrokraft GmbH о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 24.11.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 740525 – отказано.

Отказывая в удовлетворении требований компании о признании недействительным оспариваемого ненормативного правового акта, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на недоказанность компанией активного и интенсивного использования обозначения, сходного со спорным товарным знаком, до даты приоритета этого знака, в результате которого у потребителей возникла стойкая ассоциативная связь между компанией и товарами, которые вводятся в гражданский оборот под спорным обозначением. 

В частности, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что возражение, по результатам рассмотрения которого принят оспариваемый ненормативный правовой акт, содержало только одно основание – подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Как следствие, при рассмотрении дела № СИП-322/2022 суд первой инстанции не вправе был учитывать наличие у компании фирменного наименования, сходного со спорным товарным знаком, как и применять к спорным правоотношениям статью 6.septies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее — Парижская конвенция). 

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам, относящиеся к периоду до даты приоритета спорного товарного знака документы касаются поставки товаров в адрес общества и не свидетельствуют о доведении таких товаров до потребителей, а, значит, не подтверждают возникновение у потребителей каких-либо ассоциативных связей между компанией как производителем товаров и спорным обозначением. Ряд других документов, подтверждающих поставку продукции до даты приоритета спорного товарного знака, не имеет перевода на русский язык. Единственная выставка соответствующей техники, в которой принимала участие компания до даты приоритета спорного товарного знака, проводилась за пределами территории Российской Федерации, следовательно, для вывода о формировании у российских потребителей каких-либо ассоциаций между производимой компанией техникой и спорным обозначением необходимы сведения об участии в такой выставке потребителей из Российской Федерации, которых не было представлено. 

Отсутствуют необходимые для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ основания для вывода о том, что в результате активного и интенсивного использования обозначения, сходного со спорным товарным знаком, до даты приоритета этого знака у потребителей возникла стойкая ассоциативная связь между компанией и товарами, которые вводятся в гражданский оборот под спорным обозначением. 

В материалах дела № СИП-322/2022 отсутствуют как прямые, так и необходимая совокупность косвенных доказательств возникновения у потребителей ассоциативной связи между спорным товарным знаком и продукцией компании. 

В период рассмотрения Судом по интеллектуальным правам указанного дела № СИП-322/2022 Agrokraft GmbH обратилось в Суд по интеллектуальным правам в рамках дела № СИП-653/2022 с иском к ООО «Евротехмаш» и ИП ФИО2 о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 740525 для указанных в его перечне товаров 12-го класса и услуг 35-класса МКТУ актом недобросовестной конкуренции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2023 года по делу № СИП-653/2022 требования Agrokraft GmbH оставлены без удовлетворения.

При этом Судом по интеллектуальным правам довод Agrokraft GmbH о том, что ответчики (ООО «Евротехмаш» и ИП ФИО2) не осуществляют производство и ввод в гражданский оборот товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак был отклонен, поскольку данный довод носит декларативный характер и опровергается представленными в материалы дела многочисленными сертификатами соответствия сельскохозяйственной техники производства ООО «ЕвроТехМаш» со сроками действия с 31.10.2012 по 30.10.2015, с 14.02.2013 по 13.02.2016, с 16.04.2013 по 15.04.2016, с 13.11.2018 по 12.11.2021, с 07.12.2021 по 06.12.2024.

Судом по интеллектуальным правам не усмотрено оснований для удовлетворения исковых требований Agrokraft GmbH о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 740525 для указанных в его перечне товаров 12-го класса и услуг 35-класса МКТУ актом недобросовестной конкуренции.

Доводы Agrokraft GmbH, заявленные в суде апелляционной инстанции в рамках настоящего дела, о том, что  ответчик - ООО «Агроман» реализовывало сельхозтехнику, используя на интернет-сайте наименование компании «AGROKRAFT», которой якобы была произведена реализуемая ответчиком сельхозтехника и поставлена последнему из Германии, судебной коллегией отклоняются.

При рассмотрении настоящего спора в суде первой инстанции данные доводы третьим лицом не заявлялись; какие-либо относимые доказательства в обоснование данных доводов в материалы дела не представлены.

При этом в рамках дела № СИП-653/2022, Судом по интеллектуальным правам установлено, что вопреки утверждению Agrokraft GmbH, из материалов дела не усматривается, что компания до даты приоритета спорного товарного знака использовала на территории Российской Федерации спорное обозначение «Agrokraft». Довод компании (ее представителей), о том, что до 27.09.2018 она осуществляла на территории Российской Федерации деятельность, связанную с вводом в гражданский оборот сельскохозяйственной техники и сопутствующих услуг, не нашел подтверждения в материалах дела.

Кроме того, согласно спецификациям к указанным договорам, а также товарным накладным (CRC) и грузовым таможенным декларациям (CMR) до даты приоритета спорного товарного знака, а равно в последующем компания осуществляла продажу (отгрузку) товаров, маркированных не спорным обозначением, а иными обозначениями: «GELIO», «EXACT», «VALKIRIA», «STERN», «TOR», «VELES». 

Относимых к дате приоритета спорного товарного знака документально подтвержденных сведений о том, какие обозначения были размещены непосредственно на товарах, Agrokraft GmbH представлено не было. 

Каких-либо иных доказательств того, что компания осуществляла до даты приоритета использование на территории Российской Федерации спорного обозначения в отношении товаров и/или услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, Agrokraft GmbH не представлено.

Доводы жалобы ООО «Агрокрафт», заявленные в рамках настоящего дела о том, что истец ИП ФИО2 заключала представленные лицензионные договоры с аффилированными лицами, и о мнимости лицензионного договора, заключенного ИП ФИО2 с ООО «АГРОКРАФТ РУС», судебной коллегией отклоняются; каких-либо доказательств в подтверждение данных доводов заявителем при рассмотрении спора в суде первой инстанции не представлялось.

Доводы заявителей жалоб со ссылкой на отсутствие государственной регистрации представленных истцом лицензионных договоров судебной коллегией признаны несостоятельными.

Как указал представитель истца в судебном заседании, состоявшемся в суде апелляционной инстанции 20.09.2023, представленные в материалы настоящего дела лицензионные договоры не прошли государственной регистрации, поскольку в 2021 году пошла череда судебных разбирательств и государственная регистрация данных договоров была приостановлена. В настоящее время данные лицензионные договора прошли регистрацию в установленном порядке.

В связи с нарушением ответчиком исключительного права на спорный товарный знак истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 руб., определяя ее размер в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, т.е. в порядке п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Согласно разъяснению, изложенному в абзаце пятом пункта 61 постановления от 23.04.2019 N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Из материалов дела следует, что ИП ФИО2 по лицензионным договорам предоставляет право пользования товарным знаком по цене 2 500 000 руб., что подтверждается договорами с ООО «АГРОКРАФТ РУС» №3-01/2021 от 01.07.2021, ООО «АГРОЭФФЕКТ» №4-01/2021 от 29.09.2021, ООО «ЮГ РЕГИОН АГРО»№ 05-01/2021 от 21.10.2021.

Оценив представленные истцом доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимной связи, учитывая, что ответчиком не представлены доказательства, обосновывающие иной размер компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака (лицензионные договоры и иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака), суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленный истцом размер компенсации в размере 5 000 000 руб. является обоснованным.

В связи с чем, требования истца о взыскании с ответчика компенсации суд первой инстанции счел подлежащими удовлетворению в заявленном истцом размере.

Обжалуя решение суда первой инстанции в части взыскания компенсации, заявители апелляционных жалоб также указывают на необоснованность взыскания судом первой инстанции компенсации в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование ответчиком спорного товарного знака, поскольку, с учетом возражений ответчика, судом первой инстанции не были соотнесены условия лицензионных договоров, представленных истцом в качестве обоснования двукратной стоимости права использования товарного знака, и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору (5 способов) и способ допущенного нарушения (1 способ посредством размещения товарного знака в сети «Интернет»); перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам).

Судебная коллегия, оценив доводы ответчика, соглашается с ними в силу следующего.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно – в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Судом первой инстанции не учтено, что поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

В обоснование определения стоимости использования спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены лицензионные договора с ООО «АГРОКРАФТ РУС» №3-01/2021 от 01.07.2021, ООО «АГРОЭФФЕКТ» №4-01/2021 от 29.09.2021, ООО «ЮГ РЕГИОН АГРО»№ 05-01/2021 от 21.10.2021. 

Между тем, определяя размер денежной компенсации, суд первой инстанции не оценил условия представленных истцом лицензионных договоров.

Согласно п. 1.1 договоров Лицензиар (ИП ФИО2) предоставляет Лицензиату право использования товарного знака AGROKRAFT (далее - Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Согласно п. 2.1 договоров Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ОИС следующими способами, для индивидуализации товаров, работ или услуг, в частности путем размещения Товарного знака:

- на товарах (при выполнении работ, оказании услуг), в том числе на этикетках, упаковках товаров (результатах выполнения работ, оказания услуг), которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг, в том числе при внешнем и внутреннем оформлении (дизайне) офисов, офисов продаж и отделений:

- на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот, сопроводительной и деловой документации, в предложениях о продаже услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет и печатных изданиях;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, информационных материалах, на вывесках и в рекламе;

- в доменном имени www.agroef.ru.

- во всех товарах и услуг классов 09, 12, 35 согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Согласно п. 3.1 договоров Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования ОИС в следующем порядке: 

- единовременно, сумму в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

- ежегодно не позднее 15 января, следующего за расчетным, в размере 1 (одного) процентов от дохода за использование ОИС каждым способом, установленным настоящим договором.

Согласно п. 8.1 лицензионных договоров,            договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до конца срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Право использования ОИС считается предоставленным с момента подписания настоящего договора.

В рассматриваемом случае, по лицензионным договорам истцом третьим лицам предоставляется использование спорного товарного знака пятью способами (п. 2.1).

Между тем, ответчиком спорный товарный знак был использован только одним способом – посредством его размещения на интернет-сайте «http://www.oooagroman.ru».

Следует отметить, что истцом по лицензионным договорам предоставлено право использования спорного товарного знака в отношении трех классов МКТУ, в то время как ответчиком было совершено правонарушение только в отношении одного класса МКТУ.

Кроме того, лицензионные договора заключены в 2021 году, а согласно п. 8.1 лицензионных договоров договора действуют до конца срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности – т.е. до 27.09.2028.

Таким образом, срок использования спорного товарного знака третьими лицами по лицензионным договорам – 7 лет (2028-2021).

Ответчиком спорный товарный знак использовался в 2021 году.

Доказательств использования ответчиком спорного товарного знака в иной период материалы дела не содержат.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что с учетом способа использования ответчиком спорного товарного знака, с учетом количества классов МКТУ, в отношении которого ответчиком было допущено правонарушение, и срока использования ответчиком товарного знака, стоимость права использования спорного товарного знака будет составлять: 

2 500 000 руб. : 5 способов использования : 3 класса МКТУ: 7 лет * 2 кратную стоимость права = 47 619 рублей.

Именно такая денежная компенсация будет соотносима с условиями представленных истцом лицензионных договоров, отвечать принципу разумности и соразмерности.

В данном случае размер компенсации определен судом апелляционной инстанции в соответствии с условиями лицензионных договоров, объема и срока переданного в них права, что соответствует условиям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Суд апелляционной инстанции установил цену, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака тем способом, которым его использовал ответчик, в отношении конкретного товара, относящегося к одному из трех классов МКТУ, указанных в регистрации товарного знака.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2022 по делу А57-7606/2022, определении Верховного Суда РФ от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 740525 в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ подлежит частичному удовлетворению в размере 47 619 руб. 

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика расходов на оплату нотариальных услуг по обеспечению доказательств в размере 10 100 руб.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, среди прочих, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

При этом право на возмещение таких расходов возникает при условии фактически понесенных стороной затрат.

В подтверждение несения расходов на оплату нотариальных услуг по обеспечению доказательств в материалы дела представлен протокол осмотра и исследования доказательств от 01.07.2021г, составленный нотариусом города Москвы на сумму 10 100 руб.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены судом первой инстанции частично в размере 47 619 руб., что составляет 0,95% от заявленных требований, расходы на оплату нотариальных услуг по обеспечению доказательств по правилам статьи 110 АПК РФ подлежат возмещению ответчиком истцу пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 95,95 руб.

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции подлежит изменению на основании статьи 270 АПК РФ с приведением резолютивной части судебного акта в соответствии с выводами суда апелляционной инстанции.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску и за рассмотрение апелляционных жалоб распределены по правилам статьи 110 АПК РФ пропорционально с учетом размера удовлетворенных требований (0,95%).

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 23 декабря 2021 года по делу № А57-19340/2021 изменить.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АГРОМАН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 316504700053448, ИНН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 47 619 рублей, судебные расходы по оплате услуг нотариуса в размере 95,95 рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АГРОМАН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 456 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 316504700053448, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 47 544 рублей.». 

Взыскать с Agrokraft GmbH (Seerosenweg 6, 50769 Koln, Amtsgericht Koln, HR-Nummer: HRB 60076, Steuer-Nr.: 217/5701/0824, UStID-Nr.: DE 814824000) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 29 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АГРОМАН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 29 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 316504700053448, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину за рассмотрение апелляционных жалоб в размере 5 942 рублей. 

Финансово-экономическому отделу Двенадцатого арбитражного апелляционного суда возвратить общества с ограниченной ответственностью «АГРОМАН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета суда апелляционной инстанции денежные средства в размере 49 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 92 от 24.02.2022.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                                     О. И. Антонова

 

Судьи                                                                                                                    С. А. Жаткина

 

                                                                                                                               О. Н. Силакова