Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-20961/2017

13 сентября 2017 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  11 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  13 сентября 2017 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ковалевой Т.Н.

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :Индивидуальный предприниматель ФИО1 (адрес:  Россия 350089, Краснодар, ул. 70 лет Октября 26/157; Россия 603000, Нижний Новгород, ул. М. Ямская 66-25, ОГРНИП: 

<

***>)

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ЛЕТА" (адрес:  Россия 195248, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТ.М, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 600 000руб. 

при участии

от истца: представители ФИО2 (дов. от 17.08.2017г.), ФИО3 (дов. от 17.08.2017г.)

от ответчика: представитель ФИО4 (дов. от 13.04.2017г.) 

 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ТЕРРИТОРИЯ ЛЕТА" (далее – ответчик) о взыскании 50 000руб. компенсации за нарушение исключительных прав, 20 000руб. расходов за проведение  исследования и 890руб. судебных издержек по покупке товара.

Определением суда от 05 апреля 2017 года дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее ? АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

До рассмотрения дела по существу ответчиком направлен в адрес суда отзыв с возражениями относительно заявленных требований, ссылаясь на отсутствие признаков нарушения исключительного права на патент истца, поскольку ответчик использовал исследуемые жилеты по праву преждепользования, экспертное заключение о наличии в продукции ответчика признаков контрафактности выдано лицом, не имеющим соответствующего образования и квалификации и недоказанность оплаты услуг за проведение исследования спорной продукции. 

Определением суда от 15 мая 2017 года принято заявленное истцом изменение размера иска в части компенсации до 200 000руб.

Впоследствии, истец еще раз уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 600 000руб. компенсации за незаконное использование полезной модели №140902, 20 000руб. расходов за проведение  исследования и 890руб. судебных издержек по покупке товара. Уточнение принято судом.

Кроме того, истцом заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы для определения имеются ли в исследуемом образце признаки полезной модели по патенту №140902, представив кандидатуру экспертной организации.

В судебном заседании 24 июля 2017 года ответчик заявил возражения относительно заявления истца об увеличении размера исковых требований, ссылаясь на то, что истец не представил расчет, подтверждающий правильность исчисления размера компенсации, и ходатайства  о назначении экспертизы, указав, что имеющихся в деле доказательств достаточно для разрешения дела по существу.

В настоящем судебном заседании истец в третий раз изменил размер компенсации и просит взыскать 50 000руб. компенсации, о чем сделана соответствующая запись в протоколе судебного заседания под роспись представителя.

В обоснование заявленных требований Истец указал, что является владельцем патента на полезную модель № 140902 «Надувное плавательное средство» с датой приоритета от 05.12.2013г. В результате проведения контрольной закупки Истцом было приобретено у Ответчика надувное плавательное средство, содержащее в себе признаки несоответствия легальной продукции, нарушающее исключительное право Истца на патент № 140902 на полезную модель «Надувное плавательное средство».

Также Истцом в материалы дела представлено Исследование № 2152-2016 от 03.06.2016 о наличии в приобретенном у Ответчика надувном плавательном средстве технических признаков контрафактности.

Представитель Истца в судебном заседании поддержал исковые требования.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Заслушав представителей сторон и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

ФИО1 является правообладателем по патенту № 140902 «Надувное плавательное средство», дата приоритета – 05.12.2013.

22.10.2015 Истцом у Ответчика было приобретено надувное плавательное средство в количестве 1 штука, что подтверждается товарным чеком на сумму 890 руб., представленным в материалы дела.

Согласно позиции Истца, по внешним признакам, ввиду явных и существенных отличий от оригинальной продукции, выпускаемой по специальному заказу ИП Бескровной Е.А., данный товар Ответчика содержит признаки несоответствия легальной продукции.

В подтверждение своей позиции Истец представил в материалы дела Исследование № 2152-2016 от 03.06.2016 о наличии в приобретенном у Ответчика надувном плавательном средстве технических признаков контрафактности.

Таким образом Истец полагает, что действиями Ответчика по предложению к продаже указанного надувного плавательного средства нарушается исключительное право Истца на патент на полезную модель № 140902.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ. 

Согласно статье 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Согласно пункта 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления. По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование – это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования.

Согласно п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – «Обзор практики»), право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности  заявления в суд требования об установлении права преждепользования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. 

Таким образом, при установлении права преждепользования доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1) тождественность решения, использованного Ответчиком, запатентованной полезной модели Истца.

Данный факт Ответчик подтверждает фотографиями образца надувного жилета SWIMWEST LIGHT, и эскизом упаковки данного товара, представленными в материалы дела. 

Из представленных фотографий продукции Истца и Ответчика суд усматривает схожесть запатентованной полезной модели Истца и реализуемых Ответчиком надувных жилетов SWIMWEST LIGHT.

Кроме того, факт тождественности указанных решений подтверждается и самим Истцом в Исследовании № 2152-2016 от 03.06.2016, приложенном Истцом в обоснование своих требований (стр. 2 из 5).

2) независимость создания тождественного решения. 

Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя. Это означает, что конкурирующее решение не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на промышленный образец. 

При этом самостоятельность преждепользователя предполагается, тогда как факт несамостоятельности пользователя подлежит доказыванию патентообладателем (Решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.06.2017г. по делу № А53-5891/17).

В материалы дела Истцом не было представлено доказательств несамостоятельности Ответчика по рассматриваемому делу.

3) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта. 

В силу статьи 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Согласно пункту 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. В данном случае, дата приоритета по патенту на полезную модель № 140902 «Надувное плавательное средство» определена датой подачи заявки на государственную регистрацию патента и установлена 05 декабря 2013 года. 

Ответчик в своих возражениях указывает, что до даты приоритета по спорному патенту осуществил приготовление к использованию и использовал тождественное решение в реализованных им покупателям надувных плавательных средствах, а именно жилетах SWIMWEST LIGHT (арт. М0753 01 1 00W, М0753 01 2 00W, М0753 01 3 00W). 

Данное обстоятельство подтверждается Деклараций на товары от 23.11.2013, Товарной накладной № 78 от 28.11.2013 и Отчетом о продажах за 04.12.2013, представленными Ответчиком в материалы дела. 

Из указанных выше документов следует, что жилеты SWIMWEST LIGHT (арт. М0753 01 1 00W, М0753 01 2 00W, М0753 01 3 00W) были правомерно ввезены (введены в гражданский оборот) на территорию Российской Федерации ООО «Мэд Вэйв, Рус» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Юридический адрес: 195279, 

<

...>, Лит. М,), у которого 28.11.2013 года они были приобретены Ответчиком. 04 декабря 2013 года такой жилет был реализован Ответчиком потребителю.

4) добросовестность Ответчика при использовании решения, тождественного запатентованной полезной модели Истца.

Согласно п. 30 Обзора практики, добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть на истце.

По мнению суда, недобросовестность действий Ответчика Истцом не доказана.

5) объем преждепользования.

Как следует из п. 28 Обзора практики, права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Из представленной Ответчиком в материалы дела Товарной накладной № 78 от 28.11.2013 следует, что Ответчиком до даты приоритета полезной модели Истца было приобретено 40 надувных жилетов SWIMWEST LIGHT в трех размерах (арт. М0753 01 1 00W, М0753 01 2 00W, М0753 01 3 00W). Из них один надувной жилет был реализован Ответчиком 04.12.2013, что подтверждается представленным в материалы дела Отчетом о продажах за 04.12.2013.

Таким образом, суд делает вывод о том, что Ответчиком до даты приоритета полезной модели Истца сделаны приготовления для использования путем реализации третьим лицам в розницу надувных жилетов, содержащих тождественное решение, в количестве 40 штук. Указанный объем является документально подтвержденным, доказательств его превышения суду не представлено.

По мнению суда, заявление Истца о том, что Ответчик не имеет права защищать права третьих лиц без их волеизъявления, можно считать несостоятельным, поскольку доводы Ответчика о наличии права преждепользования у фабрики SUN GRACE INTERNATIONAL LTD., расположенной в Китайской Народной Республике, и ООО «Мэд Вэйв, Рус» являются частью доказательственной базы об отсутствии нарушения со стороны самого Ответчика.

Основываясь на представленных в материалы дела доказательствах, суд полагает, что у Ответчика фактически возникло право преждепользования относительно запатентованной Истцом полезной модели, что позволяет Ответчику безвозмездно использовать тождественное решение без расширения объема такого использования.

Законное введение до даты приоритета в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, имеющего тоже самое решение (что и в патенте истца) исключает противоправность поведения всех дальнейших приобретателей этого товара, включая ответчика.

В силу требований, изложенных в статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Ответчиком не изложены достаточные основания его возражений в отношении заявленных требований.

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска следует отказать.

 

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске – отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Кузнецов М.В.