Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://www.my.arbitr.ru/                                  http://www.altai.arbitr.ru/

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А02-1413/2018

28 ноября 2019 года

город Горно-Алтайск

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2019 года.

Арбитражный суд Республики Алтай в лице судьи Гутковича Е.М., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Софийская набережная, д. 26/1, стр. 1, г. Москва) к обществу с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Комсомольская, д. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков  в размере 5 000 000 руб.,

В судебном заседании принимают участие представители:

В судебном заседании принимают участие представители: от истца – ФИО2 по доверенности от 28.11.2018; от ответчика – не явился, уведомлен.

Суд установил:

Представитель публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (лицензиар), в пределах полномочий, предусмотренных доверенностью от 19.01.2018, обратился в суд с иском от 02.08.2018 о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) № 391296 от 12.10.2009.

В заявлении указано, что в апреле 2017 года комиссией лицензиата (ПАО НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт»)  был выявлен факт использования товарного знака в виде красных и светло-красных дуг на желтом фоне при цветовом оформлении четырех АЗС, расположенных в г. Горно-Алтайск,  с. Майма, с. Онгудай, с. Артыбаш Республики Алтай, что подтверждается прилагаемыми фотоснимками, кассовыми чеками и решением УФАС по РА от 27.07.2017 № 2-А/17.

Оставление без ответа и удовлетворения претензии, полученной ответчиком 14.06.2018, послужило основанием обращения  с иском, обоснованным нормами статей 1229, 1252,1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением суда от 01.11.2018, оставленным в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 в удовлетворении иска было отказано. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.06.2019 решение и постановление были отменены и дело направлено  на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судом кассационной инстанции отмечено:

- суд первой инстанции пришел к необоснованным выводам о том, что общий стиль оформления принадлежащих истцу автозаправочных станций идентифицируется потребителями лишь наличием совокупности товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 340214 и 340215, 391296;

- суд первой инстанции необоснованно сравнивал товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 340214 и 340215, 391296 в совокупности с изображениями, используемыми ответчиком на принадлежащей ему автозаправочной станции, с учетом того, что истец обратился за защитой своего нарушенного права лишь в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391296.

При новом рассмотрении требований истца, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, суду необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования конкретного товарного знака истца (по свидетельству Российской Федерации N 391296) без согласия его правообладателя, то есть факта правонарушения со стороны ответчика, а не всех принадлежащих истцу товарных знаков, которые могут им использоваться при осуществлении своей хозяйственной деятельности как в совокупности, так и отдельно применительно к пункту 2 статьи 1484 ГК РФ.

При рассмотрении настоящего спора, суду необходимо установить, способно ли привести к нарушению его исключительных прав использование ответчиком для общего стиля оформления принадлежащей ему автозаправочной станции изображений, сходных с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 391296.

При рассмотрении настоящего спора в целом, и решении вопроса о взыскании компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в частности, суд должен был установить обстоятельства того, кто являлся правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391296 на дату совершения правонарушения,  способы нарушения исключительных прав истца ответчиком, если таковые имеются, а также факт введения потребителей в заблуждение относительно правообладателя товарного знака и лица, использующего обозначения, которые охраняются указанным товарным знаком, а не всех имеющихся у истца товарных знаков, за защитой которых по настоящему спору он не обращался.

При новом рассмотрении истец настаивает на удовлетворении иска, основывая свои требования на следующих обстоятельствах:

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Схожесть (но не идентичность) в цветовом оформлении АЗС ответчика с использованием охраняемого изображения товарного знака истца № 391296, влечет за собой вероятность смешения в глазах обычного потребителя услуг АЗС ответчика с принадлежностью АЗС истцу, что подтверждается  материалами рассмотрения дела в УФАС по Республике Алтай. Так, из 152 лиц, принявших участие в опросе, 43 человека, т.е. 28% опрошенных, подтвердили схожесть в цветовом оформлении АЗС истца и ответчика.

Обозначение «Салекс», используемое в оформлении АЗС ответчика, немного снижает, но исключает опасность смешения от использования цветового оформления, охраняемого товарным знаком истца.

Учитывая множественность нарушений в использовании товарного знака истца при оформлении фриза здания операторской и информационной стелы на всех 4 АЗС, длительность периода  использования изображения с 2015 года, истец, ссылаясь на разъяснение  в пункте 60 Постановления № 10 считает обоснованным свое требование о взыскании максимального размера компенсации 5 000 000 руб., которым учтены  суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях.

Ответчик отзывом от 26.09.2018 и представитель ответчика в судебном заседании 27.08.2019 исковые требования считает не подлежащими удовлетворению, указывая на отсутствие признаков смешения цветового оформления АЗС «Салекс» с цветным изображением товарного знака по свидетельству № 391296 от 12.09.2009, который  представляет собой абстрактную  графическую композицию, образованную с левого края четырьмя пересекающимися дугами эллипсов с различными радиусами, по внешнему контуру ограниченную прямоугольником. Дуги делят площадь прямоугольника на 6 участков разных форм и размеров, три из которых выполнены желтым цветом, два – оранжевым, один – светло-красным.

Цветовое оформление фриза навеса, ТРК и операторской АЗС «Салекс» представляет собой помимо декоративных элементов на желтом фоне коммерческое обозначение общества «САЛЕКС» в виде больших синих букв, давно и легко узнаваемых пользователями услуг АЗС на территории Республики Алтай.

Информация  об организации, осуществляющей розничную продажу нефтепродуктов на АЗС,  размещена в доступном для потребителя месте и на кассовых чеках и не имеет ничего общего с наименованием правообладателя и лицензиата товарного знака № 391296 от 12.09.2009.

В связи с заявленными возражениями по ходатайству ответчика и с согласия истца, суд определением от 27.08.2019 назначил экспертизу для ответа на вопрос: используются ли в оформлении АЗС ответчика изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком ПАО «НК «Роснефть», зарегистрированном в Роспатенте под номером 391296 с учетом требований пунктов 41 – 43 Правил № 482, утвержденных Минэкономразвития России от 20.07.2015, производство которой было поручено патентному поверенному ФИО3 (108814, г. Москва, п. Сосенское, 

<

...>).

Согласно заключению эксперта от 28.09.2019 изображения на фотографиях АЗС «Салекс» используются при оказании услуг, связанных с обслуживанием транспортных средств, в том числе заправке их топливом, которые являются однородными услугами 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 391296, поскольку относятся к одному родовому понятию «станции технического обслуживания транспортных средств».

Товарный знак № 391296 является изобразительным обозначением и представляет собой сочетание пересекающихся между собой  полос красного, светло-красного и темно-красного цвета различной формы  на фоне желтого цвета, выполненные с отступом от правого края.  Одна из полос является более тонкой и сужающейся кверху и выполнена с заступом на другую полосу, при этом место заступа выполнено в более темном цвете. Полосы выполнены на расстоянии друг от друга в нижней части.

На основе общего впечатления, формируемого под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе композиционного и цветографического решения элементов с учетом  требований пунктов 42- 45 Правил № 482 эксперт пришла к выводам о том, что в оформлении АЗС ответчика используются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 391296, в том числе по всем 4 АЗС «Салекс» на фотографиях апреля 2017 года в изображении, нанесенном на информационную стелу и правую часть навеса, а также на АЗС в г. Горно-Алтайск  и с. Майма  на автозаправочных колонках, на здание операторской в с. Артыбаш и с. Онгудай. При этом  отмечено, что,  несмотря на зеркальное отображение отдельных изображений на информационной стеле, отсутствие симметрии в изображении на центральной и правой части  навеса могут вызвать в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет вывод о сходстве  оспариваемого товарного знака и изображения до степени смешения.

На   фотографиях июня 2017 года АЗС «Салекс» в г. Горно-Алтайск и в. Онгудай изображения, нанесенные на информационную стелу  и правую часть навеса, топливо-заправочные колонки не позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения ввиду отличия в композиции, внешней форме, отсутствии симметрии.

Истец, настаивая на удовлетворении иска в части взыскания компенсации  в полном объеме, указал в письменных пояснениях от 22.11.2019, что согласно приложенному в материалы  дела лицензионному договору № 0002211/1257Д, заключенному с ПАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» от 22.09.2011 (в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2015) вознаграждение лицензиара за использование товарного знака лицензиата определяется по формуле: Св = Врт х 0,32% + Во х  0,15%, где Врт – выручка за квартал от розничной реализации нефтепродуктов, а Во – от оптовой реализации.

Ответчик в заявлении от 29.10.2018 о снижении суммы компенсации до 118 215,56 руб., применив указанную формулу на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации,  указал, что его выручка от розничной реализации нефтепродуктов на 4 АЗС за 12 кварталов составила 776 209 104 руб., а от оптовой – 196 113 050 руб.

Таким образом, размер лицензионного вознаграждения при законном использовании товарного знака истца мог составить 2 778 065,70 руб. Поскольку использование изображения, охраняемого товарным знаком № 391296, для оформления образа АЗС «Салекс», произведено без согласия правообладателя, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи  1515 Гражданского кодекса Российской Федерации двукратный размер стоимости законного использования товарного знака превышает 5 000 000 руб., максимальный размер компенсации следует признать обоснованным.

Расчет истца, основанный на трехлетнем незаконном использовании товарного знака, основывается как на материалах проверки УФАС РА, так и на признание данного факта ответчиком в заявлении от 28.10.2018.

Истец считает, что довод ответчика о случайном (невиновном) использовании абстрактного рисунка, выбранных дизайнером цветов, должен быть оценен судом критически, поскольку вероятность такого совпадения с учет ом заключения эксперта равна нулю. Кроме этого, согласно  пункту 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации меры ответственности за нарушение исключительных прав, допущенные нарушителем при осуществлении предпринимательской деятельности, применяются независимо  от вины.

Ответчик в письменных пояснениях от 22.11.2019 ходатайствует о снижении суммы компенсации до 5 000 руб., в случае, если суд  установит основания для удовлетворения иска.

Ответчик, без предоставления каких либо доказательств, полагает, что в соответствии с пунктом 62 Постановления № 10 суд должен обосновать подлежащий взысканию размер компенсации, с учетом вероятных имущественных потерь правообладателя, являлось ли использование ответчиком средств индивидуализации товаров и услуг существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя и на основе принципов разумности и справедливости определить соразмерность компенсации на основе доказательств, предоставленных истцом.

Ответчик указывает, что переоформление прав в 2015 году на имущественный  комплекс АЗС «Салекс» не означает, что внешний дизайн АЗС в то же время был изменен новым собственником. Кроме этого, в 2017 году началось переоформление дизайна АЗС. Следовательно, трехлетний период незаконного использования охраняемых элементов товарного  знака истца, материалами дела не подтвержден.

Товарный знак № 391296 представляет собой абстрактное изображение, которое не обладает тем же уровнем узнаваемости, что и словесное обозначение, поэтому  у него отсутствует известность среди публики. Ответчик в дизайне оформления АЗС использует индивидуальное словесное  обозначение «САЛЕКС», которое в сочетании с цветовой гаммой и элементами абстрактного изображения, примененными дизайнерами при оформлении зданий и сооружений АЗС, не могут свидетельствовать о вине  ответчика в нарушении исключительных прав истца на товарный знак.

Ответчик, являясь владельцем 46 АЗС на территории Республики Алтай и Алтайского края, добросовестно заключил лицензионные договоры с правообладателями товарных знаков, представляющих собой оформление внешнего вида АЗС, например, с АО Нефтяная компания «Лукойл» по товарному знаку №357950 (неисключительная коммерческая субконцессия от 28.09.2015 на срок до 20.06.2020).

Представитель ПАО НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» при рассмотрении заявления в УФАС РА и  он же от имени истца при первоначальном рассмотрении дела  в суде первой инстанции указывал, что каких либо убытков от использования ответчиком отдельных элементов товарного знака истца  не возникло.

Исходя из принципа эстоппель, ответчик полагает, что смена представителя в ввиду аффилированности истца и его дочерней организации не дает истцу права ссылаться на причинение убытков непосредственно правообладателю в связи с использованием элементов товарного знака  № 391296 в оформлении внешнего облика АЗС «Салекс».

Ходатайствуя о снижении размера компенсации ниже минимального размера, установленного статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации,  ответчик указал на тяжелое материальное положение, представив справку ПАО «ВТБ» о наличии по состоянию на 24.10.2019 ссудной задолженности в размере 504 200 000 руб. и уплаченных в 2019 году процентах в сумме 44 967 315 руб.

В судебном заседании представители сторон поддержали вышеизложенные доводы в  обоснование  своих требований и возражений.

Рассмотрев и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, выслушав представителей сторон, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10 согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом и без назначения экспертизы.

 

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации  в качестве товарного знака может быть зарегистрировано любое обозначение (в том числе цветовое решение), отвечающее требованиям, предъявляемым к средствам индивидуализации товаров и услуг, и не противоречащее положениям статьи 1483 Кодекса.

Товарный знак № 391296, правообладателем которого является АО «Нефтяная компания «Роснефть», зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам  (далее – Роспатент) 17.07.2009, в том числе по 37 классу МКТУ для обозначения услуг станции обслуживания автомобилей и транспортных средств.

Товарный знак № 391296 является изобразительным обозначением и представляет собой сочетание пересекающихся между собой  полос красного, светло-красного и темно-красного цвета различной формы  на фоне желтого цвета, выполненные с отступом от правого края.  Одна из полос является более тонкой и сужающейся кверху и выполнена с заступом на другую полосу, при этом место заступа выполнено в более темном цвете. Полосы выполнены на расстоянии друг от друга в нижней части.

Согласно актам фиксации незаконного использования товарного знака и контрольной покупки нефтепродуктов от 17.04.2017 комиссией лицензиата ПАО «НК  «Роснефть-Алтайнефтепродукт»  было установлено, что в дизайне зданий и сооружений АЗС «Салекс» по адресам: 

<

...>; 

<

...>, 

<

...>; 

<

...>, используются изобразительные элементы сходные до степени смешения  с товарным знаком № 391296, право пользования которым было предоставлено ПАО «НК  «Роснефть-Алтайнефтепродукт» по лицензионному договору с ПАО «НК  «Роснефть» от 22.04.2011.

На основании указанных актов лицензиат обращался в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай с заявлением от 20.03.2017 о признании ООО «Салекс» нарушившим часть 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», обязании демонтировать незаконно используемый товарный знак № 391296 и привлечь нарушителя к административной ответственности по ч. 2 статьи 14.33 КоАП РФ.

В процессе рассмотрения заявления УФАС по РА было установлено, что указанные АЗС с 2012 года эксплуатируются ООО «Горно-Алтайнефтепродукт» по долгосрочному договору аренды с собственником ОАО «Инрусинвест» от 01.10.2012.

Согласно справке Роспатента  от 28.04.2017 на запрос УФАС по РА при сличении фотографий АЗС «Салекс» изобразительные элементы (1) в оформлении  зданий и сооружений АЗС сходны до степени смешения с товарным знаком № 391296; элемент 2 (наименование «Салекс» с изобразительным элементом в синем круге) сходства не имеет.

По инициативе ООО «Горно-Алтайнефтепродукт» специалистами Кемеровского представительства Регионального Союза Судебных Экспертов было выдано заключение № 05-01/17 от 11.07.2017, согласно которому «декоративные элементы, в виде графических изображений размещенные на информационной стеле, на фризе навеса, на фризе здания операторской и на топливозаправочных колонках АЗС «Салекс» по адресу: 

<

...>, не являются  средством индивидуализации товаров или услуг, а выполняют функцию заполнения пространства.

Проверив обоснованность доводов заявителя и лица, привлекаемого к ответственности,  комиссия УФАС по РА решением от 27.07.2017 по делу № 2-А/17 установила, что использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 391296  при оформлении АЗС «Салекс» является нарушением пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, не позволяет квалифицировать действия ООО «Горно-Алтайнефтепродукт» как нарушение пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», поскольку при визуальном восприятии оформления АЗС «Салекс» главным элементом является наименование  «Салекс», выполненное в виде больших букв синего цвета, что явно свидетельствует о принадлежности товаров и услуг бренду «Салекс», в связи с чем на основании статей 48 и 49 Федерального закона «О защите конкуренции» комиссия  прекратила рассмотрение дела.

Учитывая противоречивость выводов специалиста Роспатента и Кемеровского представительства Регионального Союза Судебных Экспертов, представленных в УФАС РА и в материалы настоящего дела, а также указание суда кассационной инстанции на ошибочность вывода суда первой инстанции об отсутствии признаков смешения в оформлении зданий и сооружений АЗС «Салекс»  с изобразительным элементом товарного знака № 391296, по ходатайству ответчика при новом рассмотрении дела была назначена судебная экспертиза.

Согласно заключению эксперта от 28.09.2019 изображения на фотографиях АЗС «Салекс» используются при оказании услуг, связанных с обслуживанием транспортных средств, в том числе заправке их топливом, которые являются однородными услугами 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 391296, поскольку относятся к одному родовому понятию «станции технического обслуживания транспортных средств».

На основе общего впечатления, формируемого под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе композиционного и цветографического решения элементов с учетом  требований пунктов 42- 45 Правил № 482 эксперт пришла к выводам о том, что в оформлении АЗС ответчика используются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 391296, в том числе по всем 4 АЗС «Салекс» на фотографиях апреля 2017 года в изображении, нанесенном на информационную стелу и правую часть навеса, а также на АЗС в г. Горно-Алтайск  и с. Майма  на автозаправочных колонках, на здание операторской в с. Артыбаш и с. Онгудай. При этом  отмечено, что,  несмотря на зеркальное отображение отдельных изображений на информационной стеле, отсутствие симметрии в изображении на центральной и правой части  навеса могут вызвать в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет вывод о сходстве  оспариваемого товарного знака и изображения до степени смешения.

На   фотографиях июля 2017 года АЗС «Салекс» в г. Горно-Алтайск и в. Онгудай изображения, нанесенные на информационную стелу  и правую часть навеса, топливо-заправочные колонки не позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения ввиду отличия в композиции, внешней форме, отсутствии симметрии.

Оценив указанные фотографии с учетом заключения эксперта, суд пришел к выводу о том, что ответчик в период рассмотрения заявления лицензиата в УФАС по РА, признав  факт незаконного использования изобразительных элементов товарного знака №391296,  принял меры по внесению изменений в дизайн оформления зданий и сооружений АЗС «Салекс».

Несогласие ответчика с выводами эксперта, заявленное  28.10.2019 в ходатайстве о его вызове в судебное заседание,  не обосновано какими либо доказательствами, ссылки на нормы Методических  рекомендаций Роспатента от 31.12.2009 № 197 и Руководство Роспатента от 24.07.2018 № 128, якобы допущенные экспертом при проведении сравнительного исследования фотографий АЗС с изобразительным товарным знаком  № 391296, суд считает  не обоснованными.

Вопрос на экспертизу был поставлен  ответчиком, и в соответствии с  ним эксперт проводила исследование в соответствие с требованиями Правил № 482.

Ответчик о проведении дополнительной экспертизы для выявления признаков смешения или отсутствия таковых при дизайнерском оформлении зданий и сооружений АЗС «Салекс» с охраняемыми элементами товарного знака № 391296 с применением указанной им Методики и Руководства Роспатента, не заявлял.

Кроме этого, как указано выше, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Согласно материалам интернет-опроса, проведенного в период рассмотрения дела в УФАС по РА, часть потребителей признали, что отдельные элементы цветового оформления зданий и сооружений АЗС «Салекс» похожи на цветовое оформление зданий и сооружений АЗС «Роснефть».

Таким образом, суд считает доказанным, что ответчик с 2015 года владеет и пользуется четырьмя АЗС «Салекс», расположенных на территории Республики Алтай, содержащих  элементы оформления зданий и сооружений совпадающих до степени смешения с изобразительным товарным знаком № 391296, правообладателем которого является истец.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 59 Постановления № 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Истец настаивает на взыскании компенсации по подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, обосновывая максимальный размер компенсации тем, что исходя из  двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой по условиям лицензионного договора с ПАО НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» и сведений, предоставленных ответчиком об объеме выручки по розничным и оптовым операциям от реализации нефтепродуктов, сумма  компенсации применительно к подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса составила бы 5,5 миллиона руб.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, что соответствует разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт его нарушения ответчиком.

При этом пунктом 61 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Суд оценил возражения ответчика и его ходатайство о снижении размера компенсации , а также новый расчет ответчика, который исчислил сумму выручки не за 12, а за 8 кварталов (2015 – 2017 годы) и разделил сумму лицензионного платежа на 18 товарных знаков, право пользования которыми истец предоставил лицензиату, и считает не обоснованным как по периоду исчисления, так и основаниям деления.

Первоначальный расчет ответчик основывал на признании факта дизайнерского переоформления зданий АЗС за 3 года до рассмотрения в УФАС по РА заявления ПАО НК  «Роснефть-Алтайнефтепродукт». Ответчик при новом рассмотрении не представил доказательств  того, что дизайнерское переоформление было произведено в 4 квартале 2015 года. Поэтому суд не усматривает оснований для уменьшения периода, за который бы уплачивалось лицензионное вознаграждение в случае законного использования товарного знака с разрешения правообладателя.

Согласно предмету лицензионного  договора от 22.04.2011 (в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2015) истец передал лицензиату право пользования  только 8 товарными знаками для обозначения услуг по 37 классу МКТУ,  при этом указанные знаки применяются лицензиаром и его лицензиатами для оформления внешнего облика зданий и сооружений АЗС «Роснефть» в совокупности.

Как следует из указаний кассационной инстанции, изложенных  в постановлении от 13.06.2019, суду первой инстанции при новом рассмотрении  следует оценивать не наличие признаков смешения облика АЗС, а использование ответчиком при оформлении облика АЗС конкретного изображения, защищенного товарным знаком истца  № 391296, которое также им используется  в оформлении своих АЗС.

Исходя из формулы расчета лицензионного соглашения (дополнение к договору от 22.09.2015) плата за использование 8 товарных знаков по 37 классу МКТУ и 10 товарных знаков для обозначения сопутствующих товаров и услуг иных классов по МКТУ  учтена отдельно, а выручка от реализации нефтепродуктов и сопутствующих товаров учитывается независимо от количества товарных знаков, право пользования которыми предоставлено лицензиату, поэтому суд не усматривает оснований для деления суммы лицензионного вознаграждения на 18.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, т.е. таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

В связи с этим при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Материалами дела подтверждено, что ответчик с момента выявления факта совпадения цветового оформления зданий и сооружений АЗС с цветовыми и изобразительными элементами товарного знака № 391296 в течение 3-х месяцев принял необходимые меры по внесению в оформление АЗС изменений с целью устранения совпадающих элементов цветовой гаммы и симметрии изображений с изобразительным товарным знаком истца.

Нарушение исключительных прав истца на товарный знак в период с 2015 по 2017 годы включительно, не повлекло за собой нарушения антимонопольного законодательства. Материалами дела не подтверждено, что ответчик использовал охраняемые элементы товарного знака № 391296 исключительно или преимущественно с целью смешения бренда АЗС «Салекс» с брендом АЗС «Роснефть» или взаимозависимости  этих брендов.

При изложенных обстоятельствах  суд считает возможным уменьшить размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации исходя из следующего расчета.

Согласно расчету истца плата за законное использование товарного знака №391296 при оказании услуг по 37 классу МКТУ за 12 кварталов с учетом выручки от оптовой и розничной реализации ответчиком нефтепродуктов  (по данным ответчика в расчете от 29.10.2018) составила бы  2 778 065 руб.

Поскольку ответчик, в отличие от ПАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт», не является лицом аффилированным к ПАО «НК «Роснефть», вышеуказанная сумма с повышающим рыночным коэффициентом 1,5 составляет 4 160 100 руб.

Суд,  с учетом характера и последствий нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, исходя из требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, баланса интересов и имущественного положения ответчика, считает достаточным взыскание с ответчика компенсация в размере   4 160 100 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Комсомольская, д. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) в пользу публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Софийская набережная, д. 26/1, стр. 1, г. Москва) компенсацию в размере 4 167 100 руб. и возмещение расходов по госпошлине в размере 43 836 руб., всего: 4 210 936 (четыре миллиона двести десять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

В случае несогласия настоящее решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

 

Судья

Е.М. Гуткович