Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А50-32506/2023

07 мая 2024 года

город Пермь

 

Резолютивная часть решения оглашена 07 мая 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 07 мая 2024 года

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Короткова Д.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булак С.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело 

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (г. Москва; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к акционерному обществу «Сорбент» (г. Пермь; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (г. Москва; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

о взыскании 925 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 03.11.2011 № 2-07-11-00753, обязании предоставить отчетную документацию по лицензионному договору,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность от 02.06.2023, паспорт, диплом (посредством системы веб-конференции),

от ответчика: ФИО2, доверенность от 08.04.2024, паспорт, диплом; ФИО3, доверенность от 28.12.2023, паспорт, диплом,

от третьего лица: не явились (извещены), 

 

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к акционерному обществу «Сорбент» (ответчик) о взыскании штрафа в размере 925 000 руб. за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 03.11.2011 № 2-07-11-00753 и обязании предоставить отчетную документацию за период с I квартала 2014 г. по I квартал 2023 г. по указанному лицензионному договору.

Определением суда от 10.01.2024 к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Истец в судебном заседании на удовлетворении заявленных требований настаивал по доводам искового заявления и возражений на отзыв ответчика.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения иска по доводам отзывов.

Явка третьего лица, извещенного о дате и времени рассмотрения дела надлежащим образом в соответствии со ст.ст. 121, 122 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://kad.arbitr.ru), в судебное заседание не обеспечена; третьим лицом какие-либо заявления, ходатайства в суд не направлены, отзыв на иск также не представлен.

Исследовав материалы дела в соответствии со ст.ст. 65, 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (лицензиар) и акционерным обществом «Сорбент» (лицензиат) заключен договор от 03.11.2011 № 2-07-11-00753, согласно которому лицензиату предоставляется на срок действия договора право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиатом в соответствии с условиями заключенного им с государственным заказчиком Контракта от 29.06.2010  № 643/05795731/112-19ДЗ (п.п. 1.4, 2.1).

Согласно п. 7.2 договора за предоставленное право лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации. 

В соответствии с п. 9.1 договора лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет лицензиару отчетную документацию (объем отчетной документации определен в п. 1.7 договора). Копии экспортной лицензии и паспорта сделки предоставляются при первом отчете лицензиата и в последующем высылаются только в случае их корректировки или переоформления.  

По условию п. 9.6 договора  лицензиат выплачивает лицензиару штраф в размере        25 000 руб. за нарушение пункта 9.1 лицензионного договора о представлении лицензиару отчетной документации.

Согласно п. 1.6 договора под отчетным периодом понимается каждый календарный квартал в течение срока действия лицензионного договора. 

В соответствии с п. 9.5 договора по окончании срока действия контракта лицензиат в течение 5 дней в письменной форме информирует об этом лицензиара. 

В пункте 7.5 договора согласовано, что выполнение обязательств сторон по договору оформляется актом выполнения обязательств по договору, подписываемому надлежаще уполномоченными представителями сторон в срок 30 календарных дней с момента полной уплаты платежа лицензиатом по договору в соответствии с пунктом 7.2 договора.

В пункте 13.1 договора предусмотрено, что договор действует до подписания сторонами акта выполнения обязательств по лицензионному договору.

Выявив, что лицензиатом не была предоставлена отчетная документация по договору за период с I квартала 2014 г. по I квартал 2023 г. истец 14.07.2023 направил в адрес ответчика претензию с требованием представить необходимую документацию и произвести оплату штрафа в размере 925 000 руб. 

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно п. 1 ст. 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или ГК РФ не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В силу ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Как установлено п. 3 ст. 425 ГК РФ, законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Как разъяснено в п. 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абз. 1 ст. 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (п. 5 ст. 10, п. 3 ст. 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абз. 1 ст. 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

Как установлено судом, в п. 13.1 лицензионного договора сторонами было согласовано, что он вступает в силу с момента его подписания и действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств.

Из толкования данного пункта лицензионного договора следует, что истец и ответчик фактически согласовали свое намерение зафиксировать момент прекращения договора посредством подписания акта выполненных обязательств.  

В то же время согласно условиям лицензионного договора лицензиату было предоставлено право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиатом в соответствии с условиями заключенного им с государственным заказчиком контракта.

Таким образом, помимо п. 13.1 лицензионного договора, в нем содержатся и иные условия, которые позволяют констатировать, что срок действия лицензионного договора обусловлен (является производным) от срока (сроков) действия указанного  контракта.

При этом, как следует из представленной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю информации, на экспорт продукции по контракту от 29.06.2010   № 643/05795731/112-19ДЗ АО «Сорбент» была выдана лицензия № Л6431575051317 от 08.09.2011 сроком действия до 16.08.2012.    

По утверждению ответчика, истец должен был узнать об исполнении ответчиком своих обязательств по лицензионному договору из письма ответчика № ДСВЭД01/171/13 от 04.07.2013. Ответчик обращает внимание на то, что им в адрес истца было также направлено письмо № 18-ФД от 19.04.2019, к которому повторно были приложены ранее направленные письма с просьбой о закрытии лицензионных договоров, в связи с окончанием срока действия контракта и лицензии и просьбой о направлении в адрес ответчика актов выполнения обязательств.

По мнению ответчика, направленные им в адрес истца письма содержали всю необходимую информацию по контракту, ответы на письма от истца не поступали, каких-либо дополнительных доказательств истец не запрашивал, а позиция истца о действии договора до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных работ, противоречит действующему законодательству. 

Ответчик полагает, что предъявление исковых с существенным пропуском срока исковой давности и заявление требований об обязании представить заведомо «нулевую» отчетность свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца. 

В свою очередь, истец, настаивая на исковых требованиях, считает, что простое уведомление путем направления в его адрес письма не может являться надлежащим основанием для признания лицензионного договора исполненным. 

Оценив указанные доводы и возражения сторон, суд приходит к следующему выводу.

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (п. 1). В случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Как следует из п. 3 ст. 307 ГК РФ, при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей в том числе в получении необходимой информации.    

Согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Таким образом, при получении предложения (требования) одной стороны договора о подписании акта другая сторона договора обязана при наличии оснований подписать его в указанный срок, то есть обеспечить наступления условия, предусмотренного пунктом 13.1 лицензионного договора.

В силу п. 3 ст. 157 ГК РФ, если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.

Истцом не опровергаются доводы ответчика о том, что заключенный с государственным заказчиком контракт, с целью выполнения обязательств по которому был заключен лицензионный договор, не исполнялся с момента истечения срока действия лицензии, при том, что лицензионным договором предусмотрено право лицензиара  производить проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции, на предприятиях лицензиата (п. 9.2 лицензионного договора), а также досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного уведомления (п. 13.2 лицензионного договора). 

Кроме того,  п. 9.5 лицензионного договора предусмотрено, что по окончании срока действия контракта лицензиат в течение 5 дней в письменной форме информирует об этом лицензиара.

С учетом изложенного и с учетом направленного ответчиком в адрес истца письма                   № ДСВЭД01/171/13 от 04.07.2013, истцу с июля 2013 года было известно о завершении исполнения ответчиком лицензионного договора в полном объеме.

При этом исковое заявление по настоящему делу направлено в суд средствами почтовой связи 20.12.2023, в связи с чем суд находит обоснованными доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности за периоды с I квартала 2014 г. по III квартал 2020 г.

С истечением срока исковой давности по требованию о представлении отчетной документации, также истек срок по требованиям истца о взыскании штрафа за непредставление отчетной документации.

Кроме того суд обращает внимание на то, что в лицензионном договоре отсутствует обязанность ответчика по предоставлению «нулевых» отчетов. Толкование же условий лицензионного договора, при котором его расторжение и прекращение становится фактически невозможным ввиду действий лицензиара и предполагает необходимость предоставления ответчиком «нулевых отчетов» бесконечно как подтверждение того, что предоставленное договором право на результат интеллектуальной деятельности не используется, не соответствует условиям договора, разумным ожиданиям и принципу добросовестности.

На основании изложенного суд считает, что требование истца о предоставлении заявленных отчетов и о взыскании штрафа необоснованно и подлежит отклонению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

 

Судья                                                                                                  Д.Б. Коротков