АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-2384/2019

г. Оренбург

10 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена       03 июня 2019 года

В полном объеме решение изготовлено        10 июня 2019 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Калитановой Т.В. при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Русмаш", г.Электросталь Московской области, ОГРН 

<

***>

к  индивидуальному предпринимателю ФИО2, г.Медногорск Оренбургская область, ОГРНИП 304560519800486

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуальный предприниматель ФИО3,  Московская область 

о взыскании компенсации в размере 200 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под №473042, а также 390 руб. 00 коп. – расходы на покупку контрафактного товара, 138 руб. 00 коп. – расходы по оплате почтовых услуг.

При участии:

от истца: явки нет, извещен,

        от ответчика: явки нет, извещен.

       Истец - общество с ограниченной ответственностью "Русмаш", ответчик - индивидуальный предприниматель ФИО2, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по юридическому адресу и адресу регистрации (л.д. 3-5), а также путем размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание представителей не направили.

       В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей истца и ответчика.  

       Общество с ограниченной ответственностью "Русмаш" обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании компенсации в размере 200 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под №473042, а также 390 руб. 00 коп. – расходы на покупку контрафактного товара, 138 руб. 00 коп. – расходы по оплате почтовых услуг.

       К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен  индивидуальный предприниматель ФИО3,  Московская область.

До начала предварительного судебного заседания через систему «Мой Арбитр» от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

В порядке ст. 66 АПК РФ суд приобщил к материалам дела вышеуказанные документы.

В порядке части 4 статьи 137 АПК РФ, суд, при отсутствии письменных возражений сторон, завершил предварительное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции, рассмотрение дела продолжено в судебном заседании Арбитражного суда.

        Истец и ответчик, не заявили ходатайства о необходимости предоставления дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах, суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

         При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие обстоятельства. 

 Из искового заявления следует, что общество с ограниченной ответственностью «Русмаш» с 17.10.2012 на основании свидетельства № RU 473042 является правообладателем товарного знака «Русмаш», сроком действия до 13.09.2021 (л.д. 11).

29.06.2018 предпринимателем в магазине «Скат», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлялась реализация автоматического натяжителя цепи «Пилот» для автомобилей ВАЗ (АНЦ «Пилот»), на упаковке которой имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № RU 473042 (класс МКТУ 12).

Факт продажи указанного товара подтверждается товарным и кассовым чеками от 29.06.2018, а также видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты.

Полагая, что распространением указанного товара без заключения соответствующего договора с правообладателем нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуальной собственности, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

         Ответчик представил письменный отзыв на иск (л.д. 45-48), в котором  указал, что размер заявленных исковых требований считает чрезмерно завышенными, заявил ходатайство о снижении размера компенсации; просил удовлетворить исковые требования в сумме 10000 руб., в остальной части - отказать.  

       Изучив представленные в дело доказательства, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает требования подлежащими удовлетворению частично, исходя из нижеизложенного.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Кодекса), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

По смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. К таким способам отнесено, в частности, использование исключительного права на товарный для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.4 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором. предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Исходя из указанных норм правообладателю предоставлено право выбора способа определения компенсации либо в произвольном размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., либо в размере двукратной стоимости использования товарного знака или двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В рассматриваемом случае стоимость автоматического натяжителя цепи «ПИЛОТ», на котором незаконно размещен товарный знак, составляет 390 руб., в материалы дела предоставлены доказательства реализации товара в количестве 1 штука, следовательно, двукратная стоимость товара составит 780 руб.

В связи с незначительностью данной суммы истец предъявил требования о взыскании 200 000 руб. исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака.

Обосновывая данный размер компенсации, истец представил в материалы дела договор № 2 от 01.03.2016, заключенный между обществом и индивидуальным предпринимателем ФИО3, согласно которому стоимость неисключительной лицензии на право использования товарных знаков № 473042. № 561554 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ составляет по 100 000 руб. за каждый товарный знак в год (л.д. 39-41).

Договоров с иными лицами в подтверждение того факта, что цена за право использования спорного товарного знака в размере 100 000 руб. соответствует обычным рыночным ценам и является соизмеримой со стоимостью права использования товарного знака, предоставленного иным лицам, помимо предпринимателя, являющегося взаимосвязанным с истцом лицом, не представлено.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ИП ФИО3 является учредителем ООО «Русмаш», размер его вклада в уставный капитал общества составляет 17 000 руб., при размере уставного капитала 50 000 руб., т.е. доля ФИО3 в уставном капитале общества составляет более 20% (л.д. 22-26).

В силу положений статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» стороны лицензионного договора № 2 от 01.03.2016 являются аффилированными лицами.

Таким образом, в данном случае факт аффилированности лиц лицензионного договора мог повлиять как на сам факт подписания данного договора, так и на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения. Аналогичная правовой подход выражен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 по делу № А45-20577/2015, от 20.03.2019 по дел №А32-12961/2016.

Судом установлено, что истец не заключал иных лицензионных договоров в отношении спорного товарного знака, следовательно, установить, соответствует ли определенная лицензионным договором № 2 от 01.03.2017 цена неисключительной лицензии, рыночной цене данного права по материалам дела не представляется возможным. Истец вне степени разумных сомнений не подтвердил соответствие свободному рынку определенной в договоре цены неисключительной лицензии.

В соответствии с зарегистрированными кодами ОКВЭД ФИО3 осуществляет деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом как основным видом деятельности. В качестве дополнительных указаны полиграфическая деятельность, торговля канцелярскими и писчебумажными товарами, операции с невидимым имуществом, деятельность в области фотографии, туристических агентств, туристических информационных услуг, экскурсионных туристических услуг, услуг связанных с бронированием, других персональных услуг.

Указанные виды экономической деятельности также не предполагают возможным использование полученного права в соответствии с зарегистрированными классами МКТУ и перечнем товаров и/или услуг по товарному знаку № 473042.

Так спорный товарный знак зарегистрирован по 12 классу МКТУ -аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; валы карданные; двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; муфты сцепления для наземных транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; пружины амортизационные; рессоры подвесок; рули; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза; торсионы; трансмиссии для наземных транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств.

Указанные виды ОКВЭД ФИО3 и МКТУ товарного знака различны, не совпадают ни в каких их частях и исключают использование переданного права в пределах и на условиях ограниченной регистрации такого права.

Согласно пункту 2.2 лицензионного договора лицензиар имеет право использовать вышеуказанный товарный знак в собственной коммерческой деятельности любым способом, не нарушающим действующего законодательства Российской Федерации.

Согласно пункту 3.2 договора лицензиат обязан обеспечить соответствие качества изготавливаемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым Техническими регламентами на изготавливаемые товары и всем иным требованиям государственных органов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3.4 договора качество товаров, изготавливаемых лицензиатом, должно быть не ниже качества товаров лицензиара.

В соответствии с условиями пункта 5.2 договора лицензиат гарантирует добросовестное использование товарного знака при осуществлении экономической деятельности и качественное изготовление товара по лицензии.

Пунктом 3.5 договора согласовано, что проверка может производиться на предприятии лицензиата, либо в порядке, определяемом по соглашению между лицензиаром и лицензиатом.

Вместе с тем, в материалы дела не представлено ни одного доказательства, достоверно подтверждающего тот факт, что индивидуальный предприниматель ФИО3 когда-либо при осуществлении своего хозяйствования занимался видами деятельности, поименованными в списке 12 класса МКТУ, как не представлено доказательств того, что истец осуществлял проверки по надлежащему использованию предпринимателем права на спорный товарный знак, предоставленного в рамках неисключительной лицензии.

Применительно к рассматриваемому спору, ввиду не доказанности иного, надлежит констатировать, что ООО «Русмаш» не представило доказательства реального исполнения им и индивидуальным предпринимателем ФИО3 заключённого между ними лицензионного соглашения, что в свою очередь, не позволяет оценить представленный истцом лицензионный договор № 2 от 01.03.2016 в качестве допустимого доказательства, подтверждающего реально существующую рыночную стоимость права на использование спорного товарного знака.

Сведений об иных, обычно заключаемых обществом лицензионных договорах, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию в отношении спорного товарного знака и стоимости такого предоставления, формировавшейся на момент совершения нарушения, истцом в материалы дела не представлено не смотря на то, что спор по настоящему делу рассматривается с 05.03.2019. Каких-либо доказательств определения стоимости такой лицензии иными способами истцом также не представлено.

Истец не представил в материалы дела доказательства, подтверждающие реальное исполнение лицензионного договора № 2 от 01.03.2016, в том числе подтверждающие факт выпуска лицензиатом продукции с использованием товарного знака общества. 

Одновременно с этим, суд полагает, что не доказанность со стороны истца размера стоимости права на использование товарного знака, при доказанности факта нарушения ответчицей исключительных прав истца на товарный знак, не может являться основанием для отказа в удовлетворении иска в полном объёме. Суд полагает, что при такой ситуации он не лишён возможности определить размер компенсации с применением иной методики, установленной нормами действующего законодательства, в том числе посредством применения к спорным правоотношениям норм подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд отмечает, что применение данной нормы не свидетельствует о снижении размера компенсации, а способствует соотнесению правонарушения с адекватной мерой ответственности за нарушение прав истца, не доказавшего размер стоимости права на использование товарного знака. При этом суд учитывает, что к равнозначному праву истца отнесён выбор требования о компенсации как в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая, при сравнимых обстоятельствах, обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Суд, при соответствующем обосновании, не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 16449/12).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При заявлении требований на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Кодекса минимальным является размер компенсации 10000 руб., а при заявлении требований на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса минимальным является двукратный размер стоимости товара, на котором незаконного размещен товарный знак (в рассматриваемом случае - 780 руб.).

Ответчик в письменном отзыве на иск указал на несоразмерность заявленной истцом компенсации вреду, причиненному правообладателю. При этом материалами дела не подтверждается, что ответчик является изготовителем данного товара. Доводы предпринимателя материалами дела не опровергаются.

Учитывая, что суд не принимает во внимание для определения цены использования права лицензионный договор № 2 от 01.03.2016, как единичный договор, заключенный с заинтересованным лицом, не подтверждающий реальную рыночную стоимость права использования товарного знака, апелляционный суд исходит из предельных размеров компенсации, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Кодекса - от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

Суд отмечает, что избранный истцом вид компенсации не ограничивает право суда снижать размер компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса, поскольку согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Пунктом 4 статьи 1515 Кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), ввиду чего выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса.

Правовая природа компенсации в гражданском правоотношении следует принципам возмездности и эквивалентности и направлена не на наказание правонарушителя, а на восстановление нарушенного права правообладателя в целях сохранения их баланса. Взыскание значительных сумм, явно не соответствующих последствиям допущенного нарушения права, ведет к нарушению цели правового регулирования нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судом было учтено, что в рассматриваемом деле имеются обстоятельства, указанные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П, а именно: правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не является существенной частью его предпринимательской деятельности, не носит грубый характер (продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции). Ответчица ранее не допускала аналогичных нарушений, в том числе и в отношении прав истца.

Суд также не может не принимать во внимание правовую позицию, занятую арбитражными судами, в том числе Верховным Судом Российской Федерации, при рассмотрении судебных дел по искам ООО «Русмаш» к иным предпринимателям о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, допущенного при аналогичных настоящему спору обстоятельствах (судебные дела №№ А53-5808/2018, А53-5811/2018, А63-4733/2018, А63-4736/2018, А63-4744/2018). В рамках указанных дел своё право на взыскание компенсации в размере 200 000 руб. за нарушение права на товарный знак ООО «Русмаш» также основывало на факте заключения лицензионного договора со своим аффилированным лицом - ФИО3 Арбитражные суды дали критическую оценку доводам ООО «Русмаш». С учётом той доказательственной базы, которую общество представило в рамках настоящего дела, у суда  не имеется оснований для иной оценки наличия у лицензионного договора доказательственного значения при определении размера компенсации, подлежащего взысканию с ИП ФИО2

Принимая во внимание данное обстоятельство, с учётом незначительной степени вины ответчика, характера и последствий нарушения, отсутствия доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, незначительной цены товара, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также с учетом того, что ответчикомй реализован лишь один экземпляр контрафактного товара, суд полагает возможным удовлетворить требование о взыскании компенсации частично - в сумме 10 000 руб., в остальной части в удовлетворении исковых требований надлежит отказать.

Кроме того, истец просил взыскать с ответчика 390 руб. - расходы на приобретение товара, 138 руб. - почтовые расходы.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле (статья 94 ГПК РФ, статья 106 АПК РФ, статья 106 КАС РФ).

Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной   информации   в   сети   «Интернет»),   расходы   на   проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, судебные расходы подлежат взысканию в следующем размере:  19,50 руб. - расходы на приобретение контрафактного товара, 6,90 руб. - почтовые расходы (с учетом процента удовлетворяемости требований -5%).

Пропорционально размеру удовлетворённых требований между сторонами подлежат распределению и судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу.

Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.   

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" компенсацию в размере  10 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под №473042, а также 19 руб. 50 коп. – расходы на покупку контрафактного товара, 6 руб. 90 коп. – расходы по оплате почтовых услуг, 350 руб. 00 коп. - расходы по оплате государственной пошлины. В остальной части требований отказать.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда первой инстанции  может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вынесения решения (изготовления в полном объеме), через Арбитражный суд Оренбургской области.

   Судья            Т.В. Калитанова