ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-39736/2020

Дело № А40-340502/19

г. Москва

16 октября 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 05 октября 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 16 октября 2020 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной, 

судей Н.И. Левченко, В.Р. Валиева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу                                     ООО «Медбизнесконсалтинг»  на решение Арбитражного суда г. Москвы от                               18 июня 2020 г. по делу № А40-340502/19, по иску ООО «Медбизнесконсалтинг» к ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, с участием третьего лица Роспотребнадзор о признании правил использования товарных знаков CMD (свидетельства №№ 395104 и  491874)  и CMDKIDS (свидетельство  №  508833),  утвержденных  27.12.2018 г., недействующими;

при участии в судебном заседании: от истца 0 не явился, извещен; от ответчика ФИО2 (по доверенности от 02.12.2019 г.); от АО «Мобимед» ФИО3 (по доверенности от 24.05.2019 г.); АО «РУТА» - не явился, извещен; от третьего лица – не явилось, извещено 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «МедБизнесКонсалтинг» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Федеральному бюджетному учреждению науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с учетом принятых в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, с требованиями: 

- восстановить положение ООО «МБК», существовавшего до нарушения права, путем признания Правил использования товарных знаков CMD (свидетельства                         № 395104 и № 491874) и CMDKIDS (свидетельство № 508833), утвержденных 27.12.2018 г. директором ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора ФИО4, недействующими полностью и не имеющими юридической силы с 27.12.2018 г.; 

- признать Правила использования товарных знаков CMD (свидетельства                        № 395104 и № 491874) и CMDKIDS (свидетельство № 508833), утвержденных 27.12.2018 г. директором ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора ФИО4, необязательными для исполнения ООО «МБК» в рамках гражданских правоотношений, возникших из лицензионных договоров от 24.02.2010 г. и                  26.05.2014 г., заключенных между ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и ООО «МБК».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.06.2020 г. в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Истец и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена в их отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Ответчик против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Заслушав объяснения представителя ответчика, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств и правомерно установлено судом первой инстанции, 24.02.2010 г. между ФГБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (лицензиар) и ООО «МБК» (лицензиат) был заключен лицензионный договор, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставил лицензиату на срок действия договора и за уплачиваемое вознаграждение неисключительное право на использование лицензиатом товарного знака CMD (свидетельства о регистрации № 395104 и № 491874) на территории Российской Федерации для маркировки всех услуг 42-го и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), для которых зарегистрирован товарный знак и которые указаны в соответствующем свидетельстве.

В соответствии с п. 1.2. договора лицензиат получает право предоставлять третьим лицам (сублицензиатам) сублицензии по настоящему договору в соответствии с п. 10 договора.

Согласно п. 10.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от                 04.08.2016 г.) лицензиар предоставляет лицензиату право предоставлять третьим лицам (сублицензиатам) право использования товарного знака на основании сублицензионных договоров в пределах прав, предоставленных лицензиату по договору, в том числе при условии включения в сублицензионный договор положений, содержащихся в п.п. 2.2., 2.3., 3.2., 3.3 настоящего договора.

При этом п. 2.2. договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.09.2012 г.) предусмотрено, что лицензиар вправе требовать от лицензиата соблюдения Правил использования товарного знака, а также принятия лицензиатом предусмотренных настоящим договором мер, направленных на обеспечение соблюдения правил использования товарного знака сублицензиатами.

Согласно п. 2.3. договора лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила использования товарного знака. При этом, такие изменения должны доводиться до лицензиата в письменном виде, заранее, не позднее чем за два месяца до их введения.

Также 26.05.2014 г. между ФГБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (лицензиар) и ООО «МБК» (лицензиат) был заключен аналогичный лицензионный договор, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставил лицензиату на срок действия договора и за уплачиваемое вознаграждение неисключительное право на использование лицензиатом товарного знака CMD KIDS (свидетельство о регистрации № 508835) на территории Российской Федерации для маркировки всех услуг 42-го и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), для которых зарегистрирован товарный знак и которые указаны в соответствующем свидетельстве.

Согласно п. 3.3 указанного договора, при использования товарного знака лицензиат обязан соблюдать действующие Правила использования товарного знака, а также требовать их соблюдения от сублицензиатов, заключивших с лицензиатом сублицензионные договоры на использования товарного знака.

В соответствии с п. 2.4. лицензионного договора от 26.05.2014 г. лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила использования товарного знака путем доведения их до лицензиата не позднее, чем за 2 месяца до их введения.

Согласно условиям названных договоров, в редакции дополнительных соглашений, Правила использования товарных знаков CMD и CMDKIDS – это совокупность документов, содержащих условия, при соблюдении которых использование товарного знака являемся правомерным, а идентифицируемые товарным знаком услуги качественными.

Правила использования товарных знаков (далее также - Правила) CMD и CMD KIDS не являются неотъемлемой частью договоров, разрабатываются и утверждаются ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Истец полагает названные Правила недействующими в рамках сложившихся между Обществом и Институтом правоотношений по использованию товарных знаков, возникающих из лицензионных договоров, в той форме и порядке, в которых они утверждены лицензиаром в одностороннем порядке.

При этом истец указывает на то, что 27.12.2018 г. ответчик в одностороннем порядке издал и утвердил Правила использования товарных знаков, содержащие иные условия использования товарных, отличные от тех, которые содержатся в лицензионных договорах и указал, что данные правила являются обязательными для исполнения истцом. При этом на момент заключения договоров какие-либо правила использования товарных знаков отсутствовали

Истец полагает, что принятые Институтом в одностороннем порядке Правила содержат положения, которыми изменяются условия использования Обществом товарных знаков, согласованные в договорах, вместе с тем, по мнению Общества, не являются для истца обязательными в рамках правоотношений по лицензионным   договорам   до   того   времени,   пока   такие   Правила   не   будут   являться частью договоров.

Нарушение прав и законных интересов истца заключается в том, что оспариваемыми Правилами Институт фактически установил для Общества иные, отличные от условий договоров, условия использования товарных знаков, в частности установил для себя право по собственному усмотрению определять условия заключаемых Обществом сублицензионных договоров, а именно:

-   в одностороннем порядке в 20 раз уменьшил размер лицензионного вознаграждения, подлежащего уплате Истцу с 2 % до 0,1 % от дохода сублицензиата              (п. п. 27-28 л. 84, 87, 91 Правил);

- в одностороннем порядке установил запрет на проведение лабораторной диагностики в иных лабораториях, не являющихся лабораторией Института (определение «услуги», л. 5 Правил, п. 4 л. 82, 85, 89 Правил).

- в одностороннем порядке установил перечень оснований для прекращения сублицензионных договоров (п.п. 30 л. 84, 88, 91 Правил).

Как указывает истец, требования истца заключаются в признании Правил недействующими, не имеющими юридической силы и необязательными для исполнения истом с 27.12.2018 г. в рамках правоотношений, вытекающих из лицензионных договоров от 24.02.2010 г. и от 26.05.2014 г.

Истец полагает, что в случае удовлетворения заявленных им требований, права и обязанности истца перестанут быть нарушенными, а положение Общества будет восстановлено до состояния, существовавшего до момента нарушения его права.

Также, по мнению истца, утверждение Институтом в одностороннем порядке Правил, которые, согласно позиции ответчика, являются обязательными для исполнения истцом, ответчик фактически пытался изменить условия лицензионных договоров (в том числе существенных) в обход установленного законодательством порядка.

Положениями лицензионных договоров (п. 2.3 договора CMD, п. 2.4 договора CMDKIDS) предусмотрено право ответчика изменять Правила, при этом возможность изменения ответчиком условий договоров путем принятия в односторонне порядке Правил, либо иным образом в одностороннем порядке, ни законом, ни договорами не предусмотрена.

Истцом сформулированы исковые требования как признание Правил недействующими, не имеющими юридической силы и необязательными для исполнения истом с 27.12.2018 г. в рамках правоотношений, вытекающих из лицензионных договоров от 24.02.2010 г. и от 26.05.2014 г.

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, в удовлетворении иска отказано. При этом суд первой инстанции исходил из того, что истец не обосновал, каким образом нарушаются его права и законные интересы и каким образом они будут восстановлены в случае реализации избранного способа судебной защиты.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

Пунктом 2.2. лицензионного договора установлено, что Правила утверждает лицензиар (то есть, ответчик), а лицензиат (то есть, истец) обязан их соблюдать. 

Аналогичное положение содержится в определении Правил в дополнительном соглашении № 1 к лицензионному договору.

Более того, в настоящее время в российском законодательстве (п.п. 3 и 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) и судебной практике Верховного Суда Российской Федерации сформирован принцип недопущения возможности извлечения выгоды из недобросовестного поведения, так называемый принцип эстоппель.

Согласно названному принципу, сторона, недобросовестно ведущая себя в споре, например, опровергающая в суде предыдущие собственные действия, лишается права на судебную защиту.

Вместе с тем, истец, исходя из ранее рассмотренного судом спора в рамках дела   № А40-73857/2019, еще в 2019 г. истец не отрицал, что стороны договорились по вопросу наличия у ответчика в одностороннем порядке принимать Правила и о том, что эти Правила могут в себе содержать. 

Такой способ защиты нарушенного права как восстановление положения, существовавшего до нарушения права, прежде всего, является вещным способом защиты права и предполагает отсутствие между сторонами обязательственных правоотношений. Между тем, между сторонами по настоящему спору не только имеются обязательственно-правовые отношения, основанные на лицензионном договоре, но эти обязательственные отношения еще и прямо позволяют ответчику самостоятельно устанавливать Правила использования товарного знака. дополнительным соглашением № 1 к лицензионному договору, подписанному истцом и ответчиком установлено понятие Правил как совокупности документов, содержащих различные условия, при соблюдении которых использование товарного знака является правомерным, а идентифицируемые товарным знаком услуги - качественными. В правилах использования товарного знака могут содержаться руководство по использованию товарного знака, стандарты оказания услуг, регламент оценки проекта, порядок разрешения претензий, порядок взаиморасчетов, «брэнд-бук», а также программа развития и продвижения товарного знака.

В соответствии с условиями лицензионного договора (п.п. 2.2. и 2.3.) истец вправе в одностороннем порядке принимать Правила использования товарного знака и в одностороннем же порядке вносить в них изменения. В свою очередь, ответчик обязан соблюдать принятые истцом Правила (п. 3.3. лицензионного договора). Соответствующие условия Лицензионного договора истец не оспорил.

Таким образом, исковые требования истца, фактически, сводятся к несогласию с принятыми ответчиком Правилами и к нежеланию их выполнять при исполнении договора. 

Однако, как правомерно указано судом первой инстанции, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, предполагает наличие вещно-правовых нарушений со стороны ответчика. Само по себе нежелание соблюдать Правила или даже оценка Правил, как экономически вредных для истца не наделяет его правом на иск о восстановлении положения.

По мнению ответчика, предъявлением настоящего иска истец намеревается обойти преюдициальное значение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-73857/2019 от 05.11.2019 г., которым установлено обязательное для истца значение Правил.

С этой же целью истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы еще с одним иском о признании Правил недействительными (дело № А40-47548/2020, в удовлетворении иска отказано), а аффилированное с истцом АО «Мобимед» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы еще с одним иском о признании Правил недействительными (А40-100355/2019).

Кроме того, как правомерно указал суд первой инстанции, избранный истцом способ защиты нарушенного права не приведет к восстановлению его прав в любом случае. 

Истец не оспорил лицензионный договор и дополнительные соглашения к нему в части права ответчика самостоятельно принимать Правила, в связи с чем, восстановление его прав не представляется возможным. 

Таким образом, сам по себе способ защиты права, избранный истцом является ненадлежащим, что является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности и (или) средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно п. 10.1 лицензионного договора, в редакции дополнительного соглашения № 3, ответчик предоставляет истцу право предоставлять третьим лицам (сублицензиатам) право использования товарного знака на основании сублицензионных договоров в пределах прав, предоставленных ответчику по лицензионному договору, в том числе при условии включения в сублицензионный договор положений, содержащихся в п.п. 2.2, 2.3, 3.2 и 3.3 лицензионного договора.

При этом положениями п. 3.3 лицензионных договоров в действующей редакции установлено, что при использовании товарного знака ответчик обязан соблюдать действующие Правила использования товарного знака, а также требовать их соблюдения от сублицензиатов, заключивших с ответчиком сублицензионные договоры на использование товарного знака.

Согласно положениям ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Изложенное означает, что заключенные ответчиком сублицензионные соглашения безусловно содержат условия, аналогичные условиям п. 2.3 лицензионного договора.

Согласно спорным лицензионным договорам лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила использования товарных знаков – п. 2.3 лицензионного договора.

Установленное лицензионным договором право ответчика на утверждение и изменение Правил использования товарных знаков, а также право на контроль за соблюдением истцом Правил использования товарных знаков является безусловным правом правообладателя, предусмотренным ст.ст. 1229,1233 и 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при заключении лицензионного договора истец, а при заключении сублицензионных договоров сублицензиаты, руководствуясь абз. 2 п. 3 ст. 308 и                      ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, дали свое безусловное согласие на право ответчика в одностороннем вносить изменения/утверждать новые Правила использования товарных знаков.

При этом ссылка истца на общее правило, предусмотренное ст.ст. 424, 425 Гражданского кодекса Российской Федерации об установлении условий договора, противоречит подлежащей применению специальной норме, закрепленной в абз. 2 п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылка истца на то, какие признаки правомерности использования товарного знака могут быть зафиксированы в Правилах, а какие - нет, несостоятельна в силу прямой дефиниции Правил. 

Дополнительным соглашением № 1 к лицензионному договору, подписанному истцом и ответчиком установлено понятие Правил как совокупности документов, содержащих различные условия, при соблюдении которых использование товарного знака является правомерным, а идентифицируемые товарным знаком услуги - качественными. В правилах использования товарного знака могут содержаться руководство по использованию товарного знака, стандарты оказания услуг, регламент оценки проекта, порядок разрешения претензий, порядок взаиморасчетов, «брэнд-бук», а также программа развития и продвижения товарного знака.

В соответствии с п. 3.3 лицензионного договора лицензиат обязан соблюдать Правила использования товарных знаков в той редакции, в которой они, Правила, доведены до их сведений лицензиаром.

Как правомерно указал суд первой инстанции, согласно ч. 8 лицензионных договоров, договоры действуют в течение 5 лет и автоматически продлеваются каждый раз на один год, если за 1 месяц до их истечения ни одна из сторон не заявит о прекращении договора. Договоры могут быть расторгнуты по соглашению сторон. Лицензиат вправе полностью отказаться от исполнения договоров в одностороннем порядке. 

Таким образом, договорами предусмотрены права лицензиата заявить о прекращении договора, расторгнуть договоры по соглашению, а также полностью отказаться от их исполнения в одностороннем порядке.

В случае несогласия лицензиата с условиями лицензионных договоров, а также утвержденных в одностороннем порядке лицензиаром Правил, в том числе по причине выявления невыгодных для Лицензиата условий, или нарушения каких-либо прав Общества, по мнению последнего, условиями договоров и Правил, истец был вправе расторгнуть договоры или полностью отказаться от их исполнения. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что по заявленным требованиям истец не обосновал, каким образом нарушаются его права и законные интересы и каким образом они будут восстановлены в случае реализации избранного способа судебной защиты, что является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на истца расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 июня 2020 года по делу № А40-340502/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:  О.Г. Головкина

 

Судьи:  В.Р. Валиев 

 Н.И. Левченко