Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

№ А32-39603/2020

г. Краснодар

24 февраля 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 24 февраля 2021 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ермоловой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ершовой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №543558

при участии:

от истца: ФИО1 (посредством системы онлайн-заседания)

от ответчика: ФИО3, ФИО4 (посредством системы онлайн-заседания)

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края к ИП ФИО2 с требованиями о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №543558, рассчитанной в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение (требования, уточненные в порядке ст. 49 АПК РФ). 

Судебное заседание проведено с участием сторон посредством системы онлайн-заседания.

Истец в судебном заседании настаивал на исковых требованиях. Ответчик против иска возражал.

Исследовав документы и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, истец - ФИО1 является правообладателем товарного знака «Муравей» по свидетельству Российской Федерации № 543558, зарегистрированного 26.03.2001 г. в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Истец указывает, что товарный знак № 543558 используется им при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиатов.

При этом, ответчик использует обозначение «Муравей» в качестве названия магазинов, находящихся по адресам: 

<

...> и 

<

...> без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарного знака № 543558.

В подтверждение факта использования ответчиком спорного обозначения при осуществлении предпринимательской деятельности истец представил в материалы дела диск формата DVD с видеозаписями закупки товара в магазинах по вышеуказанным адресам.

03.03.2020 г. истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием о прекращении использования обозначения «Муравей», сходное до степени смешения с товарным знаком № 543558, выплате компенсации в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ в двукратном размере от выручки, полученной ответчиком в течение трех последних лет с использованием спорного товарного знака.

Поскольку претензия истца была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Возражая против исковых требований, ответчик ссылался на то, что истец не подтвердил факт использования им спорного товарного знака, в связи с чем, действия истца могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Также ответчик указывает на необоснованный размер предъявленной истцом ко взысканию компенсации. 

При рассмотрении дела и разрешении данного спора арбитражный суд полагает исходить из следующего.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или  иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Пленум № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Согласно п. 55. Пленума № 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет.

Как было указано выше, истец - ФИО1 является правообладателем товарного знака «Муравей» по свидетельству Российской Федерации № 543558.

Факт использования ответчиком спорного обозначения «Муравей» при осуществлении предпринимательской деятельности в магазинах по адресам: 

<

...> и 

<

...> подтверждается представленными в материалы дела видеозаписями, и ответчиком не оспаривается.

Как следует из материалов дела, спорный товарный знак является словесным - «МУРАВЕЙ».

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 13 Информационного письма от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен самим судом без назначения экспертизы на основе Правил рассмотрения заявки.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил № 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

При оценке сходства до степени смешения указанного товарного знака истца и использованного ответчиком словесного обозначения «Муравей» суд принял во внимание сходное до степени смешения звуковое сходство, семантическое сходство, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, т.е. совпадение смыслового сходства.

На основании изложенного, можно сделать вывод о сходстве до степени смешения спорного обозначения, использованного ответчиком с зарегистрированным товарным знаком истца.

Установленное судом нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности смешения товарного знака истца и использованного ответчиком обозначения.

Следует отметить, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения (тождественному) с его товарным знаком.

Доводы ответчика о том, что истец не представил надлежащих доказательств использования им спорного товарного знака при осуществлении предпринимательской деятельности, в связи с чем действия истца являются злоупотреблением права, отклоняются судом ввиду следующего.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения приведенных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются

Исследовав и оценив представленные как истцом, так и ответчиком документы, с пришел к выводу, что ответчиком было нарушено право истца на товарный знак, а истец, заявляя требование о защите своей интеллектуальной собственности, действовал в рамках закона, не допуская злоупотребления правом.

В соответствии с положениями статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак является имущественным.

Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями, но и подразумевает использование принадлежащего ему товарного знака в гражданском обороте.

В соответствии с п. 163 Пленума № 10 в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае правовая охрана спорного товарного знака № 543558 в установленном порядке не прекращена.

Как разъяснено в п. 154 Пленума № 10 неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Кроме того, согласно сведениям с официального сайта ФИПС (сервис «Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet в отношении спорного товарного знака заключен лицензионный договор с ФИО5 от 21.02.2020 г. № РД0326149, на основании которого указанному лицу предоставлена неисключительная лицензия на срок до 15.10.2024 г.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об использовании истцом спорного товарного знака путем предоставления соответствующих прав третьим лицам.

Кроме того, суд отмечает, что согласно правовой позиции, изложенной в п. 154 Постановления Пленума № 10, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Аналогичная правовая позиция отражена в Постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 г. по делу № А65-31822/2019, от 01.08.2019 г. по делу № А 40-217899/2018.

Истец просит взыскать с ответчика – ИП ФИО2 компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 500 000 руб., определенном в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение.

Определенный на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размер компенсации является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

В абзаце 2 пункта 61 Пленума № 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

В обоснование размера компенсации истец указывает, что ответчиком в период с 31.01.2019 г. по 02.03.2020 г. были оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, на сумму более 26 000 000 руб., что, по его мнению, дает ему право рассчитывать на компенсацию в размере 52 000 000 руб., равной двукратной стоимости реализованных товаров, при этом истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 500 000 руб.

Вместе с тем, как установлено судом, принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству № 543558 был использован ответчиком не на товарах (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), а на вывеске принадлежащих ему магазинов (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

При рассмотрении дела не было установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением «Муравей», в связи с чем отсутствуют основания для определения компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением.

Продажа ответчиком товара в магазинах с нанесенным на вывеску обозначения «Муравей», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, не может быть признана судом стоимостью услуг по реализации товара, поскольку при таком расчете компенсации, как двукратная стоимость оказанных услуг, сама по себе выручка от реализации товаров не будет являться равной стоимости оказанных услуг.

Также некорректно приравнивать стоимость реализованных ответчиком товаров к размеру денежных средств, полученных от реализации товаров, а также общей выручке ответчика. 

Суд учитывает, что в стоимость реализованных товаров включена также себестоимость товара, по которой данный товар был приобретен ответчиком.

 Наличие вывески «Муравей» на магазинах ответчика не является по смыслу норм п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ оказанием услуг по реализации товара.

Реализация товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем – это самостоятельное понятие, под которым согласно ч. 1 ст. 39 Налогового кодекса РФ понимается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Таким образом, продажа товаров в магазинах ответчика не может быть признана услугами по реализации данного товара.

Услугой по реализации товаров можно было бы признать принятие товаров ответчиком от какого-нибудь лица для последующей его продажи от имени этого же лица с целью получения вознаграждения за услугу по продаже (договор комиссии и т.п.).

Вместе с тем, в материалы дела не представлено доказательств оказания ответчиком подобных услуг с использованием товарного знака «Муравей».

При таких обстоятельствах, основания для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 543558 в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров у суда отсутствуют.

В рассматриваемом случае истец не лишен права обратиться с требованиями о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной на основании заключенных им лицензионных договоров.

При этом, в силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности только истец определяет, защищать ему или нет свое нарушенное или оспариваемое право (часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), какое исковое требование и в связи с чем предъявлять в суд (пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), к кому предъявлять иск (пункт 3 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и в каком объеме требовать от суда защиты (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, часть 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015).

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления от 23.04.2019 № 10.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении исковых требований ИП ФИО1 следует отказать.

 Расходы по оплате госпошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 11 000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья Н.А. Ермолова