ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А21-9064/2023

04 апреля 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     21 марта 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  04 апреля 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Третьяковой Н.О.

судей  Згурской М.Л., Титовой М.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

при участии:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.03.2023 (онлайн)

от ответчика: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-1887/2024)  общества с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «Алмаз» на решение  Арбитражного суда  Калининградской области от 07.12.2023 по делу № А21-9064/2023 (судья Широченко Д.В.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «Алмаз»

к  общества с ограниченной ответственностью «Алмаз»

 

об обязании прекратить использование фирменного наименования и товарного знака, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «Алмаз», адрес: 644070, 

<

...>, ОГРН: 

<

***> (далее - истец, ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз») обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Алмаз», адрес: 236016, 

<

...>, помещ. литер II литера А, А, ОГРН: 

<

***> (далее - ответчик, ООО «Алмаз») об обязании прекратить использование фирменного наименования и товарного знака, удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение работ, оказание стоматологических услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, интернет ресурсов; о взыскании денежных средств в размере 1 000 000 руб. в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака, а также расходов на оплату услуг нотариуса в размере 26 830,00 руб.

Решением суда от 07.12.2023 исковые требования удовлетворены частично: наименование ответчика заменено на ООО «Клиника на Пражской», с ответчика в пользу истца взыскано 100 000 руб. компенсации, 2 300 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 2 683 руб. расходов на оплату услуг нотариуса. В остальной части исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней истец, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда изменить, взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб., расходы по оплате услуг нотариуса в размере 26 830 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 000 руб. По мнению подателя жалобы, доказательства, подтверждающие чрезмерность заявленного размера компенсации, ответчиком в материалы дела не представлены. Кроме того, податель жалобы указывает, что при распределении судебных расходов судом первой инстанции не учтено, что требование о прекращении использования фирменного наименования ответчика удовлетворено ответчиком добровольно после возбуждения производства по настоящему делу.

 В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя не направил, что в соответствии со статьей 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в настоящем судебном заседании.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке в пределах доводов апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 19.05.2014 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № 

<

***> о государственной регистрации юридического лица ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз». Основным видом деятельности истца является стоматологическая практика (код ОКВЭД 86.23).

23.01.2015 Министерством здравоохранения Омской области истцу выдана лицензия № ЛО-55-01-001595 на медицинскую деятельность по оказанию первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи по стоматологии в объеме, установленном лицензией. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения сведения о лицензии внесены в государственный реестр, регистрационный номер лицензии: ЛО41-01165- 55/00296872.

04.03.2015 ИП ФИО3 и ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз» заключили договор об отчуждении права на товарный знак «АЛМАЗ» по свидетельству № 226823 в отношении части товаров и услуг, указанных в свидетельстве, а именно услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход, больницы».

18.05.2015 ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз» выдано свидетельство № 542276 на товарный знак «АЛМАЗ» приоритет: 31.10.2000, срок действия до 31.10.2020.

12.10.2020 в Государственный реестр внесена запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак до 31.10.2030.

Ответчик в качестве юридического лица зарегистрирован 29.11.2021 с наименованием ООО «Алмаз» (ОГРН 

<

***>). Основным видом деятельности ответчика является стоматологическая практика (код ОКВЭД 86.23).

29.09.2022 Министерством здравоохранения Калининградской области ответчику выдана лицензия № ЛО41-01157-39/00618850 на медицинскую деятельность по оказанию первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи по стоматологии в объеме, установленном лицензией. Сведения о лицензии внесены в государственный реестр, регистрационный номер лицензии: ЛО41-01157-39/00618850.

По результатам оценки рынка стоматологических услуг на территории Российской Федерации истцу стало известно о нарушении ответчиком исключительного права, принадлежащего ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз».

Согласно информации сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru ответчиком предоставлена финансовая отчетность об осуществлении экономической деятельности по ОКВЭД2 – 86.23, получении дохода от осуществления данной деятельности.

В целях информирования потребителей об осуществляемой деятельности ответчик в частности размещал сведения и платную рекламу в сети Интернет по адресу: https://www.almaz39.ru/, https://go.2gis.com/ho9az, https://yandex.ru/maps/- /CPG-muc.

На основании заявления истца 17.06.2023 нотариусом нотариального округа город Омск ФИО4, в порядке обеспечения доказательств, необходимых в случае возникновения в суде дела о защите прав интеллектуальной собственности, принадлежащих ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ», был произведен осмотр вышеуказанных интернет ресурсов, о чем был составлен протокол осмотра доказательства.

Истцом 26.06.2023 в адрес ответчика направлена досудебная претензия с требованиями выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «АЛМАЗ» и  прекратить использование товарного знака «АЛМАЗ», а также с приложением проекта лицензионного договора.

Оставление ответчиком указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз» в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив, что на дату рассмотрения дела ответчик изменил наименование на ООО «Клиника на Пражской, отказал в удовлетворении иска в части обязания ответчика прекратить использование фирменного наименования и товарного знака. При этом размер компенсации за нарушение исключительных прав истца уменьшен судом  до 100 000 руб.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителя истца, оценив доводы апелляционной жалобы и изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат учету названные выше критерии.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз» является обладателем исключительных прав на товарный знак № 542276, представляющий собой словесный элемент «АЛМАЗ», что подтверждается свидетельством на товарный знак от 18.05.2015 № 542276.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, принимая во внимание, что ответчиком был непосредственно использован товарный знак «АЛМАЗ», а также учитывая прежнее наименование ответчика – ООО «АЛМАЗ», суд пришел к выводу о том, что спорное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз», и способно ввести в заблуждение потенциального потребителя относительно принадлежности обозначения определенному лицу, тем более, что спорные обозначения использованы при предложении к оказании услуг, аналогичных услугам ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз».

Доказательств наличия у ответчика прав на использование вышеназванного товарного знака ответчиком  в материалы дела не представлено.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз» при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения

Истец просил взыскать с ответчика 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака истца.

Судом установлено, что после подачи искового заявления, ответчик принял меры по устранению нарушений исключительных прав истца, а именно: 15.08.2023 сменил наименования организации с ООО «Алмаз» на ООО «Клиника на Пражской», что подтверждается выпиской из единого государственного реестра юридических лиц.

Расчет заявленной к взысканию компенсации произведен истцом с учетом размера выручки ответчика согласно бухгалтерской отчетности, а также с учетом условий, в соответствии с которыми он был бы готов предоставить заинтересованному лицу на договорной основе неисключительное право использования принадлежащего ему товарного знака с обозначением «АЛМАЗ».

Судом первой инстанции учтено, что получение того или иного объема дохода ответчиком не может быть поставлено в прямую причинно-следственную связь от использования спорного обозначения и может быть обусловлено иными причинами (качество услуг, наличие или отсутствие конкурентов на рынке аналогичных услуг и пр.). В связи с изложенным, не имеется оснований полагать, что размер выручки ответчика обусловлен исключительно использованием спорного обозначения. Таким образом, заявленный размер компенсации определен истцом с учетом вероятностных потерь.

Суд первой инстанции указал, что при отсутствии доказательств причинения значительного ущерба интересам правообладателя, сведений о грубом характере допущенного нарушения суд приходит к выводу, что компенсация в размере 1 000 000 руб. не отвечает принципу разумного и справедливого подхода к определению размера компенсации.

           Апелляционный суд, исходя из соразмерности компенсации последствиям нарушения, руководствуясь принципами разумности и справедливости, принимая во внимание прекращение ответчиком нарушений исключительных прав истца, поведение ответчика, которое не свидетельствует о грубом характере допущенного им правонарушения, а также нахождение клиник истца и ответчика в разных городах России (г. Омск и г. Калининград соответственно), что сужает возможную конкуренцию сторон, но в то же время, учитывая услуги, в отношении которых было допущено правонарушение и способ их предложения к продаже, в том числе через сеть Интернет, считает, что определенный судом первой инстанции размер компенсации является разумным и соразмерным допущенному ответчиком правонарушению.

 

 

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции при распределении судебных расходов не учтено следующее.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» для рассмотрения вопроса о распределении понесенных истцом судебных расходов определяющей является дата обращения истца в арбитражный суд с исковым заявлением, поскольку именно она связана с моментом обращения за судебной защитой в ситуации наличия нарушенного права. Последующие действия ответчика по устранению допущенного нарушения не порождают правовых последствий, связанных с освобождением ответчика от возмещения истцу понесенных им судебных расходов.

Так, исковое заявление об обязании ответчика прекратить использование фирменного наименования и товарного знака, а также о взыскании компенсации принято к производству судом первой инстанции 31.07.2023 года. В свою очередь, наименование ответчиком изменено с ООО «Алмаз» на ООО «Клиника на Пражской» 15.08.2023, то есть после подачи ООО «Стоматологическая клиника Алмаз» искового заявления и принятия его судом  к производству.

Таким образом, требование о прекращении использования фирменного наименования ООО «Алмаз», схожего до степени смешения с охраняемым товарным знаком № 542276 «Алмаз», удовлетворено ответчиком после принятия искового заявления к рассмотрению арбитражным судом.

Учитывая, что требование об обязании прекратить незаконное использование фирменного наименования «Алмаз» удовлетворено ответчиком добровольно после возбуждения искового заявления к производству, то расходы по государственной пошлине по неимущественному требованию - 6 000 руб. подлежат взысканию с ответчика.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит изменению в части распределения судебных расходов.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  Калининградской области  от 07.12.2023 по делу №  А21-9064/2023  изменить в части распределения судебных расходов.

           Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Клиника на Пражской» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «Алмаз» 8 300 руб. расходов по государственной пошлине по иску.

           В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменения.

           Постановление  может быть  обжаловано  в  Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

Н.О. Третьякова

Судьи

 

М.Л. Згурская

 

 М.Г. Титова