ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-8261/2017

город Ростов-на-Дону

28 августа 2017 года

15АП-11632/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 25 августа 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 августа 2017 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Нарышкиной Н.В.,

судей Ванина В.В., Чотчаева Б.Т.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

при участии:

от истца: представитель ФИО2, паспорт, доверенность от 16.05.2017; 

от ответчика: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АвтоВита»на решение Арбитражного суда Краснодарского края

от 29.05.2017 по делу № А32-8261/2017 по иску общества с ограниченной ответственностью «Автомотив Новосибирска»к обществу с ограниченной ответственностью «АвтоВита»о прекращении и запрете незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации, принятое в составе судьи Пристяжнюк А.Г.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Автомотив Новосибирска» (далее – истец, ООО «Автомотив Новосибирска») обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АвтоВита» (далее - ответчик, ООО «АвтоВита»), в котором просит запретить ответчику использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в любой форме и любым способом применительно к следующим товарам: аккумуляторы электрические, аккумуляторы электрические для транспортных средств и однородных им товарам, обязать ответчика удалить со всех материалов, которыми сопровождается деятельность по рекламе и предложению к продаже вышеуказанных товаров, включая веб-сайт, находящийся в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: http://maxion.su, а также взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 2 000 000 руб. за незаконное использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Исковые требования основаны на положениях статей 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 29.05.2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд запретил ответчику использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, EXTREME в любой форме и любым способом применительно к следующим товарам: аккумуляторы электрические, аккумуляторы электрические для транспортных средств и однородным им товарам. Обязал ответчика удалить со всех материалов, которыми сопровождается деятельность по рекламе и предложению к продаже вышеуказанных товаров, включая веб-сайт, находящийся в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: http://maxion.su. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за незаконное использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца в размере 2 000 000 руб.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «АвтоВита» обжаловало его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе ответчик просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд не принял во внимание, что ответчик прекратил выпуск автомобильных аккумуляторов под маркировкой EXTREME, в связи с чем, на момент вынесения решения отсутствовали доказательства нарушений ответчиком прав истца. В материалах дела отсутствуют доказательства, что товары, маркируемые товарным знаком истца схожи до степени смешения с товарным знаком ответчика. Кроме того, ответчик не согласен с расчетом присужденной компенсации.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит решение суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы отзыва на апелляционную жалобу.

Ответчик извещен надлежащим образом, однако явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы в отсутствие его представителя.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем комбинированного товарного знака, словесное обозначение «XTREME» (свидетельство N 422625) в отношении классов МКТУ 01, 07, 09, 40, дата приоритета 15.06.2009, дата регистрации 13.11.2010 в федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее по тексту - Роспатент) (л.д. 67-69).

Вышеуказанный товар зарегистрирован, в том числе в Федеральной республики Германия по 09 классу МКТУ, в Украине и Республике Казахстан по 01, 07, 09, 40 классам МКТУ.

Как следует из искового заявления, истцу стало известно, что ответчик без разрешения правообладателя осуществляет рекламу и предложения к продаже следующих товаров: «аккумуляторы электрические», «аккумуляторы электрические для транспортных средств», на упаковках которых размещено обозначение EXTREME, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Вышеуказанные товары входят в перечень товаров, по которым правовая охрана по Товарному знаку Истца в 09 классе МКТУ. Указанное обстоятельство подтверждается протоколом осмотра сайта: http://maxion.su, заверенный нотариусом (от 25.05.2016 № в реестре нотариуса 1-1054) (л.д. 41-42).

В адрес ответчика была направлена претензия с требованием прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в ответ на которую ответчик признал факт использования обозначения, но заявил, что данное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

По утверждению истца, не согласившегося с ответчиком, оба словесных элемента семантически тождественны. Сравниваемые товары имеют один круг потребителей. Таким образом, не смотря на визуальные (графические) отличия, товарный знак истца и обозначение ответчика позволяют ассоциировать одного с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

По мнению истца, ответчик намеренно продолжает использовать обозначение, в расчете на прибыль от продаж за счет введения в заблуждение потребителей, используя репутацию истца, без выплаты вознаграждения за использование товарного знака, то есть истец лишен дохода, который он вправе получить за использование товарного знака.

Так, согласно стандартному договору неисключительной лицензии истец получает 0,5% от стоимости производимых и распространяемых товаров с использованием Товарного знака. К примеру, во исполнение лицензионного договора с истцом компания ООО «План Т» за 2016 произвела и продала товар с использованием товарного знака истца на 288 864 000 руб., а компания ООО «СОАК» на сумму 110 030 000 руб. Итого, выручка истца, полученная по лицензионным договорам, составила за 2016: 288 864 000 руб. + 110 003 000 руб. /100% х 0,5% = 1 994 335 руб.

На основании п. 4 ст. 1515 ГК РФ истец просит взыскать с ответчика 2 000 000 руб.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в Арбитражный суд Краснодарского края.

Судом первой инстанции верно определен предмет доказывания по делу и применимые нормы материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу пункта 1 статьи 1515 Кодекса, свидетельствует об их контрафактности.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Принадлежность истцу исключительных прав, в защиту которых предъявлен настоящий иск, установлена судом первой инстанции и подтверждена документально. В свою очередь ответчиком законность использования указанных исключительных прав не доказана.

Факт незаконной реализации продукции с использованием товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтвержден материалами дела и ответчиком не отрицается. Факт использования ответчиком товарного знака EXTREME был установлен протоколом осмотра доказательств 54АА2136327 от 25.05.2016 № в реестре 1-1054, составленного нотариусом ФИО3 нотариального округа города Новосибирска, из которого следует что на одной из страниц сайта http://maxion.su/ федерального дистрибьютора на аккумуляторно - масляном рынке, страницы которой размещены ссылки о представительствах, каталог названий аккумуляторных батарей, при выборе наименования EXTREME предоставляется информация о компании ООО «АвтоВита».

При оценке сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком, судом учтено следующее, исходя из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков.

Согласно п. 41 указанных Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. Приказом Роспатента N 197 от 31.12.2009.), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения и /или способа его использования общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Сходство обозначения связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а так же при их однородности, близкой идентичности, вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуальности товаров (услуг) больше.

Согласно п. п. 6.3.2. Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, поскольку словесный элемент запоминается легче, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения. Более того, в сравниваемых обозначениях словесные элементы занимают доминирующее положение, так как расположены по центру и выделены контрастным цветом.

Словесный элемент Товарного знака истца - XTREME, а обозначение используемое ответчиком - EXTREME, которые имеют одинаковое звучание - экстрим. Соответственно, при сопоставлении данных словесных обозначений у них совпадают звуки, слоги и их расположение, идентичное звукосочетание, идентичный состав согласных, близость гласных, совпадающее ударение. Более того, обозначение написаны печатными заглавными буквами латинского алфавита, буквы расположены одинаково по отношению друг к другу, смысловое значение обозначений однородно и воспринимается одинаково.

При изложенных обстоятельствах, суд пришел к обоснованному выводу о семантическом тождестве словесных элементов, не смотря на визуальные отличия, товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, ассоциируются одно с другим и сходны до степени смешения.

Кроме того, из представленных ответчиком доказательств, приобщенных к отзыву, следует, что ответчику 16.10.2015 было отказано в государственной регистрации товарного знака EXTREME (заявка N 2015733571), поскольку было установлено так же сходство до степени смешения с иным товарным знаком.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Между тем, ответчик в своей апелляционной жалобе выразил несогласие с размером взысканной судом первой инстанции компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак истца.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом из содержания названной нормы права следует, что суд вправе снизить размер искомой компенсации в случае, когда правообладатель воспользовался правом, предусмотренным в подпункте 1 пункта 4 указанной статьи.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Как разъяснено в пункте 43 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, от 27.09.2011 N 3602/11 указано, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

При обращении с апелляционной жалобой ответчик не представил доказательства того, что избранный истцом способ обоснования соразмерности отыскиваемой компенсации не соответствует положениям норм действующего законодательства, фактическим обстоятельствам дела.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик, оспаривая размер компенсации и прося уменьшить ее, должен был представить доказательства явной чрезмерности заявленных исковых требований, привести свою обоснованную методику определения размера компенсации. Одно желание ответчика минимизировать свои расходы на компенсацию нарушенных прав истца не является достаточным основанием для отмены состоявшегося судебного акта. 

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в части определенного размера компенсации и полагает присужденную компенсацию разумной и соразмерной последствиям правонарушения. 

Отклоняя довод ответчика о том, что на момент рассмотрения дела ответчиком были прекращены нарушения исключительных прав истца в отношении использования товарного знака, суд апелляционной инстанции исходит из того, что ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак установлена за сам факт выявленного нарушения. Само по себе использование спорного обозначения ответчиком в предложениях о продаже товара в сети "Интернет", также является нарушением исключительного права владельца товарного знака 

Из материалов дела следует, что ответчик использовал в добровольном порядке, до обращения истца с настоящим иском, не прекратил нарушение прав истца.

Имеется угроза нарушения со стороны ответчика исключительных прав истца путем использования товарного знака в будущем, в связи с чем, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в части требования о запрете ООО «АвтоВита» использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца EXTREME в любой форме и любым способом применительно к следующим товарам: аккумуляторы электрические, аккумуляторы электрические для транспортных средств и однородным им товарам.

Таким образом, судебная коллегия полагает апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению. Суд первой инстанции правильно определил спорные правоотношения сторон и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд правильно применил нормы материального и процессуального права. Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29.05.2017 по делу№ А32-8261/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в двухмесячный срок в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий Н.В. Нарышкина

СудьиВ.В. Ванин

Б.Т. Чотчаев