РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-234155/21-134-1436

08 сентября 2022 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена  03 августа 2022 г.

Решение в полном объёме изготовлено 08 сентября 2022 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДО» (190005, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ ВН.ТЕР.Г., ОБВОДНОГО КАНАЛА НАБ., Д. 141, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. №3 (ЧАСТЬ 2), ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.09.2016, ИНН: 

<

***>)

К ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДТЕХКОНТРАКТ» (123007, МОСКВА ГОРОД, 5-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 20, Э/ПОМ/К/ОФ 1/I/3/A4C, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.04.2017, ИНН: 

<

***>)

Третье лицо: Adin Dental Implant Systems Ltd – Промышленная зона ФИО2, ФИО3 1811101

О взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 15 597 377,80 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО4 (паспорт, доверенность №  б/н  от  16.12.2020  г., диплом);

от ответчика: не явился, извещен;

от третьего лица: ФИО4 (паспорт, доверенность №  б/н  от  02.04.2022  г., диплом);

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДО» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДТЕХКОНТРАКТ» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 15 597 377,80 руб. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Adin Dental Implant Systems Ltd.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, на основании следующего

В обоснование заявленных требований истец указал, что 05.12.2020 г. ООО «МЕДТЕХКОНТРАКТ» (далее - Ответчик) подало на Московский областной таможенный пост (ЦЭД) МОТ ДТ № 10013160/151220/0724658 для таможенного оформления товаров под таможенную процедуру «Выпуск для внутреннего потребления (ИМ40)», в количестве 1 места, общей таможенной стоимостью 7 798 688, 91 рублей, общей фактурной стоимостью 106 938 долларов США, производитель «ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS., LTD.)), товарный знак «ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS)).

Согласно ответу отдела торговых ограничений и экспортного контроля (далее - ОТО и ЭК) МОТ № 19-18/110 от 25.12.2020 следует, что товарный знак «ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS)) зарегистрирован в Международном реестре товарных знаков всемирной организации интеллектуальной собственности 07.09.2015 под № 1283439 в отношении 26 класса МКТУ (медицинские изделия). По результатам таможенной экспертизы и заключения таможенного эксперта ЭКС г. Москва ЦЭКТУ ФТС России № 12411004/0033080 от 15.01.2021 было установлено, что образцы товара «ADPN DENTAL IMPLANT» изготовлены из коррозионностойкой стали, диаметром 4 мм и длинной 11 мм, предназначены для имплантирования и постоянной установке в теле человека, в целях компенсации дефекта органа. В результате проведенного исследования установлено, что полученный химический состав материалов представленных образцов товара соответствует коррозийнностойкости стали.

По данному факту 15.02.2021 должностным лицом Московского областного таможенного поста (ЦЭД) МОТ было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 10013000-00652/2021 по ч.1 ст. 6.33 КоАП РФ в отношении Ответчика.

С Ответчиком не заключалось каких-либо договоров и соглашений, а также не выдавалось согласие на использование вышеуказанного товарного знака. Ответчик не является уполномоченным импортером или дилером имеющим право на ввоз/вывоз продукции маркированной товарным знаком «ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS)). Китайской фирме (отправителю товаров) «CKS INTERNATIONAL TRADING (НК) LIMITED)) или «EUROWAY LOG» право на использование товарного знака «ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS)) правообладателем не предоставлялось.

Правообладателем товарного знака является ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS LTD Индустриальная Зона ФИО2, аб.ящик 1128,ФИО3, 1811101, Израиль (Industrial Zone Alone Tavor, P.O. Box 1128, Afula, 1811101, Israel. Официальным дистрибьютором на территории РФ является ООО «МЕДО» (ИНН 

<

***>). Охрана товарного знака распространяется на территорию РФ, в связи с чем Истцом заявлены требования о взыскании компенсации в размере 15 597 377,80 руб.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В материалы дела представлен дистрибьюторский договор №1 от 15.03.2019. 

Оценив содержание указанного договора, суд установил, что нарушение исключительных прав (включая смежные) не является сделкой, а является гражданским правонарушением. Право преследовать за нарушение исключительных прав принадлежит правообладателю на основании факта создания охраняемого законом произведения (статья 1229 ГК РФ) или на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (статья 1233 ГК РФ). 

Иные формы передачи исключительного права действующим гражданским законодательством не предусмотрены, и эти положения не могут быть изменены иным договором, в том числе агентским. 

Кроме того, право на защиту является элементом субъективного гражданского права (в том числе исключительного) и не может быть передано по договору иному лицу при сохранении иных элементов субъективного права за правообладателем. 

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. 

Как следует из пункта 79 Постановления N 10 при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. 

Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя. 

С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

Таким образом, с исковыми требованиями о защите прав на товарные знаки от своего имени может обращаться в суд либо правообладатель товарного знака, либо обладатель исключительной лицензии. 

В рассматриваемом случае, из анализа положений пунктов 2.1., 2.2  договора следует, что основными обязанностями дистрибьютора является продажа на территории от своего имени и за свой счет товаров, приобретенных у организации, а также их продвижение.

Пунктом 3.5. договора предусмотрено, если третьи лица нарушают права, предоставленные лицензиату, то лицензиат предъявляет иск к таким лицам, и соответствующие расходы и/или поступления, понесенные и/или полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут получены лицензиатом.

Вместе с тем, данного правомочия недостаточно для признания за истцом права на обращение в суд от собственного имени и в своем интересе с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя, поскольку как указано выше таким правом обладает либо правообладатель товарного знака, либо обладатель исключительной лицензии. 

Доказательств того, что сторонами соглашения заключалось дополнительное соглашение или иное соглашение на предоставление истцу соответствующих прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации истцом в материалы дела не представлено. 

Несмотря на то, что свое право на предъявление иска истец обосновал условиями пункта 3.5. договора от 15.03.2019 №1, согласно которому Adin Dental Implant Systems LTD делегирует ООО "МЕДО" право на предъявление иска к третьим лицам нарушающим права, предоставленные лицензиату, соответствующих расходов и/или поступлений, понесенных и/или полученных в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут получены лицензиатом, данных правомочий недостаточно для признания за ООО "МЕДО" права на обращение в суд от своего собственного имени с иском о взыскании в свою же пользу компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя.

Поскольку ООО "МЕДО" не передавались каким-либо образом исключительные права, оно не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

 В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на истца.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 1225, 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью «Медо» (ИНН: 

<

***>) - отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

 

Судья:

Е.В. Титова