ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

11.12.2019 г.                                                                        Дело № А40-79454/18-15-552

Резолютивная часть решения объявлена 04.12.2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 11.12.2019 г.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ИП ФИО2 (ОГРНИП 309638230300025, ИНН 

<

***>)

к ООО "Юнион Торг Маркет" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо: ООО "АЛУНЕКСТ" ( ИНН: 

<

***>).

о нарушении исключении прав

и приложенные к исковому заявлению документы, 

при участии представителей сторон:

от истца – лично, паспорт серия 3614 №965445, ФИО3 по дов. б/н от 17.06.2019, ФИО4 по устной доверенности

от ответчика – ФИО5 по дов. №1 от 16.09.2019, ген. директор ФИО6, паспорт, выписка из ЕГРЮЛ

от третьего лица: не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ИП Сатаров Алексей Алексеевич (далее – истец) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "Юнион Торг Маркет" (далее – ответчик) о защите прав на полезную модель по патенту №158202 и взыскании компенсации в размере 1.000.000 рублей.

Иск основан на ст. ст. 1080, 1225, 1229, 1250, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, ответчик без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование полезной модели по патенту Российской Федерации №158202.

Решением суда от 24.12.2018 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2019 года, в удовлетворении требований было отказано в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2019 года вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с указанием установить обстоятельства, имеющие существенное значение для установления факта преждепользования, а также факта нарушения прав, его объем и размер компенсации.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве.

При повторном рассмотрении спора по существу, суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, с учетом указаний Суда по интеллектуальным правам, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Истец является правообладателем полезной модели по патенту Российской Федерации № 158202 с приоритетом от 06.08.2015 года «Профиль для монтажа многоуровневого натяжного потолка».

В обоснование заявленных исковых требований, истец указал, что ответчик осуществил реализацию профиля алюминиевого в сентябре 2017 года, что подтверждается товарной накладной, счет-фактурой, счетом. 

Заключением патентно-технической экспертизы от 12.02.2018 года установлено использование полезной модели по патенту № 158202 в товаре и наличие факта нарушения исключительного права на указанную полезную модель при его введении в гражданский оборот на территории РФ.

Правообладатель разрешения на использование полезной модели ответчику не давал.

Как указывает истец, факт нарушения Ответчиком права Истца на полезную модель по патенту № 158202 подтверждается: товарной накладной №221 от 25.09.2017 г. на поставку контрафактных профилей; счет-фактурой №221 от 25.09.2017 года; счетом №221 от 25.09.2017 года; Заключением эксперта от 04.10.2017 года ТПП г. Тольятти о фиксации факта приемка товара по товарной накладной №221 от 25.09.2017 года; досудебным заключением патентно-технической экспертизы от 12.02.2018 года, которым установлено использование полезной модели по патенту № 158202 в товаре и наличие факта нарушения исключительного права на указанную полезную модель при его введении в гражданский оборот на территории РФ; судебным экспертным заключением которым также установлено, что каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 158202 с приоритетом от 06.08.2015 года «Профиль для монтажа многоуровневого натяжного потолка» используется в изделии - профиль ПЛ (2,5 м), приобретенном у ООО «Юнион Торг Маркет» по товарной накладной №221 от 25.09.2017 года.

В связи с изложенными обстоятельствами истец обратился в суд с требованием о запрете использования полезной модели и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в сумме 1.000.000 рублей.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, выполнив указания суда кассационной инстанции, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в силу следующего.

Согласно п.1 ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

В силу положений п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации № 158202, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Доводы ответчика, указанные в отзыве, в том числе указания на то, что имеется факт наличия права преждепользования, с учетом указаний суда кассационной инстанции при повторном рассмотрении спора судом отклоняются, поскольку опровергаются фактическими обстоятельствами дела и представленными доказательствами.

П. 3 ст. 1358 ГК РФ содержит правило установления факта использования в конкретном продукте запатентованной полезной модели. Для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков, содержащихся в независимом пункте формулы запатентованного решения, и в противопоставленном решении. Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, то нет факта использования, следовательно нельзя утверждать, что нарушено исключительное право. В отличие от изобретения, при установлении использования полезной модели в продукте не учитывается использование признаков, эквивалентных тем, которые содержатся в формуле полезной модели (абз. 2 п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Исходя из предмета доказывания по настоящему делу для установления всех признаков полезной модели по патенту Российской Федерации № 158202, то есть для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний в области науки, техники и патентоведения, необходимо проведение судебной патентоведческой экспертизы.

В соответствии с положениями ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

С целью установления наличия признаков независимых пунктов формулы по патенту Российской Федерации № 158202 в спорной продукции судом была назначена экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ФИО7, перед которым были поставлены вопросы: Используется ли каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 158202 с приоритетом от 06.08.2015 года «Профиль для монтажа многоуровневого натяжного потолка» в изделии - профиль ПЛ (2,5 м), приобретенном у ООО «Юнион Торг Маркет» по товарной накладной №221 от 25.09.2017 года» ?

Согласно выводам экспертного заключения установлено, что каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 158202 с приоритетом от 06.08.2015 года «Профиль для монтажа многоуровневого натяжного потолка» используется в изделии - профиль ПЛ (2,5 м), приобретенном у ООО «Юнион Торг Маркет» по товарной накладной №221 от 25.09.2017 года.

Исходя из предмета и оснований первоначального иска, Истец доказал факт принадлежности ему исключительного права на полезную модель и факт нарушения Ответчиком указанного права, а Ответчик не представил доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право Истца на полезную модель.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Ответчик, в нарушение указанной статьи, не представил доказательства осуществления им необходимых приготовлений к использованию до даты приоритета полезной модели технического решения, тождественного полезной модели, объем и территорию преждепользования, а также тождественность технического решения и патента.

Как указал в своем постановлении Суд по интеллектуальным правам Ответчик, при доказывании наличия у него права преждепользования, не доказал документально следующие обстоятельства: Объем преждепользования, Территорию преждепользования, Тождественность использованного Ответчиком решения патенту Истца, Совокупность действий по необходимому приготовлению Ответчиком к использованию технического решения (т.е. всю цепочку действий Ответчика подтверждающих его намерения использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать).

Довод Ответчика о том, что право преждепользования принадлежит заводу-изготовителю, не имеет правового значения для настоящего спора и установление этого факта выходит за рамки исковых требований, поскольку Истец не предъявляет никаких требований к ООО «Алунекст» в рамках настоящего иска.

Требования заявлены только в отношении Ответчика, который допустил нарушения патента Истца, что установлено материалами дела и судебной экспертизой, которая не оспорена Ответчиком.

Более того, согласно п. 126 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на полезную модель, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования».

То есть, право заявлять о преждепользовании принадлежит только Ответчику, и в настоящем иске, имеющим значение для дела, является установление наличия или отсутствия права преждепользования только у ответчика, а не у иного лица.

В силу пункта 6 статьи 1359 ГК РФ не являются нарушением исключительного права на полезную модель ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы полезная модель, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных названным Кодексом.

Таким образом, п. 6 ст. 1359 ГК РФ применяется только к изделиям, которые уже ранее были введены в гражданский оборот, а не к тем изделиям, изготовление которых только еще заказано на заводе.

Однако, как следует из материалов дела и пояснений Ответчика, им по Договору поставки №100 от 05.03.2015 года было заказано изготовление профилей на заводе. То есть, эти профили еще не существовали в природе и не были никем введены в гражданский оборот.

Согласно Чертежу на профиль от 26.03.2015 года и письменному пояснению Ответчика спорный профиль именуется РП12.

Ответчиком в материалы дела предоставлен счет №348/п от 10.06.2015 года от ООО «Алунекст» на оплату 12 наименований профилей (РП1, РП2, РП3, РП7, РП11, РП6, РП8, РП10, РП4, РП12, РП5) на общую сумму 2 205 412, 92 руб.

Спорный профиль указан в данном счете под порядковым номером №12 «Профиль алюминиевый РП12».

Как следует из представленной Ответчиком Выписки по банковским операциям Ответчик производит оплату данного счета поэтапно (частично) по каждому профилю отдельно:

18.06.2015 года, пл. поручение №79 на сумму 400 000руб., назначение платежа: «Частичная оплата по счету №348 п от 10.06.2015 года за профиль РП1, в т.ч. НДС 18%»

22.06.2015 года, пл. поручение №86 на сумму 300 000руб., назначение платежа: «Частичная оплата по счету .№348 п от 10.06.2015 года за профиль РП1, в т.ч. НДС 18%»

23.06.2015 года, пл. поручение №87 на сумму 600 000руб., назначение платежа: «Частичная оплата по счету №348 п от 10.06.2015 года за профиль РП1, в т.ч. НДС 18%»

Так, по указанному счету №348/п от 10.06.2015 года Ответчиком оплата произведена только за профили РП1, что однозначно следует из назначения платежа указанного в выписке (порядковые номера операции в Выписке №200, №210 и №214), а не за спорные профили РП12.

Само по себе заключение Ответчиком обезличенного «рамочного» Договора поставки №100 от 05.03.2015 года на изготовление, профилей без его привязки к конкретному профилю или Чертежу на профиль, не может свидетельствовать, о начале приготовления Ответчика к использованию именно спорного профиля, указанного на Чертеже от 26.03.2015 года или непосредственного уже его использования.

Заключение Договора на изготовление профилей свидетельствует о наличии у него только факта возникновения соответствующих обязательств по «рамочному» Договору.

Ответчик, при формировании своей позиции по делу, утверждал, что он сделал первоначальные необходимые приготовления к использованию патента Истца путем заключения Договора №100 от 05.03.2015 года, изготовления Чертежа на профиль РП12 от 26.03.2019 года (т.е. за 4,5 месяца до даты приоритета).

Согласно п. 5.2 Договора №100 от 05.03.2015 года «При заказе нового вида профиля Покупатель обязуется оплатить, а Поставщик изготовить первый технологический инструмент - матричный комплект (срок изготовления инструмента до 40 дней после получения предоплаты и согласования чертежей профиля) и провести работы по опрессовке и доводке нового технологического инструмента с оформлением соответствующего Акта выполненных работ. Поставщик обязуется выполнять корректировку инструмента и обновлять его за свой счет, при дальнейшем выполнении заказов Покупателя»

То есть, для начала производства профиля РП12 Ответчик должен был совершить ряд действий по заказу изготовления оснастки для производства профиля - матричного комплекта.

Такие действия Ответчика сопровождаются указанными в п. 5.2 Договора документами: Заказ матричного комплекта, платежные поручения на его оплату, Акт выполненных работ по изготовлению матричного комплекта.

Таким образом, Ответчиком не представлены надлежащие доказательства по реальному исполнению Договора №100 от 05.03.2019 года, именно в части спорных профилей РП12.

Согласно п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения исключительных прав истца на полезную модель по патенту № 158202, то в данном случае указанное право подлежит защите путем запрета ответчику на весь период действия патента использовать полезную модель по патенту РФ №158202 с приоритетом от 06.08.2015 «Профиль монтажа многоуровневого натяжного потолка», правообладателем которого является ФИО2, в том числе предлагать к продаже, продавать, хранить, или иным образом вводить в гражданский оборот на территории РФ для этих целей профили ПЛ, в которых использована полезная модель.

Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Пунктом 61 Постановления Пленума ВС РФ №10 «О применении части 4 ГК РФ» установлено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, Истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ст. 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации с ответчика в размере 1.000.000 рублей.

Однако, при рассмотрении настоящего дела, судом установлены основания для снижения заявленной суммы компенсации в соответствии принципами разумности и соразмерности до 150 000 рублей, учитывая фактическую стоимость спорного изделия, недоказанность факта несения каких-либо убытков, их размера, необходимости несения соответствующих затрат, доказанность только разовой закупки товара.

Таким образом, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 150 000 руб. 00 коп.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

На основании изложенного суд, выполнив указания суда кассационной инстанции, удовлетворяет требования истца в установленной части.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным судом требованиям.

    Руководствуясь ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Запретить ООО "Юнион Торг Маркет" на весь период действия патента использовать полезную модель по патенту РФ №158202 с приоритетом от 06.08.2015 «Профиль монтажа многоуровневого натяжного потолка», правообладателем которого является ФИО2, в том числе предлагать к продаже, продавать, хранить, или иным образом вводить в гражданский оборот на территории РФ для этих целей профили ПЛ, в которых использована полезная модель.

Взыскать с ООО "Юнион Торг Маркет" в пользу ИП ФИО2 150 000 руб. компенсации, 15 000 руб. судебных расходов, 11 500 государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:М.А. Ведерников