АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул. Красная ул., д.8, г.Кемерово, 650000

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru, 

www.kemerovo.arbitr.ru

тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-27296/2019

город Кемерово

20 февраля 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 13 февраля 2020 года                                                                     

Решение в полном объеме изготовлено 20 февраля 2020 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи  Останиной В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ЗД Спэрроу», город Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, город Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРНИП 318420500057228, ИНН 

<

***>)

о взыскании 20 000 руб.,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «ЗД Спэрроу» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании 20 000 руб., в том числе  10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №572790,  10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «Буба».

Также истец просит взыскать с ответчика судебные издержки в размере стоимости вещественного доказательства (товара, приобретённого у ответчика) – 250 руб., стоимости почтовых отправлений (претензии и иска) – 297 руб. 54 коп., стоимости выписки из ЕГРИП – 200 руб. 

Определением суда от 29.11.2019 исковое заявление принято к рассмотрению, предварительное судебное заседание назначено на 14.01.2020,  в котором подготовка дела к судебному разбирательству завершена, дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании 12.02.2020. К материалам дела приобщены дополнительные документы, диск и вещественное доказательство – представленная ООО «ЗД Спэрроу» мягкая игрушка.

Судебное заседание 12.02.2020 в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) проведено в отсутствие сторон, уведомленных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом; истец ходатайствовал о проведении судебного заседания в отсутствие его представителя.

В судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ объявлен перерыв до 13.02.2020 для представления сторонами дополнительных пояснений, дополнений по делу.

После перерыва 13.02.2020 судебное заседание продолжено в отсутствие неявившихся представителей сторон, уведомленных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Судом осмотрено вещественное доказательство, воспроизведена видеозапись закупки товара.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав, мотивируя иск тем, что в ходе закупки, произведенной 23.05.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

...> приобретен контрафактный товар стоимостью 250 руб. 00 коп.

Указанный товар представляет собой объемную фигуры белого цвета, по утверждению истца, имитирующую обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №572 790. Кроме того, указанный товар выполнен в виде объемной фигуры, сходной до степени смешения с изображением произведения изобразительного искусства: изображением персонажа «Буба». 

Факт приобретения товара подтверждается товарным чеком №48 от 23.05.2019, содержащим наименование продавца – ИП ФИО2,  ИНН индивидуального предпринимателя, совпадающий с данными, содержащимися в ЕГРИП.

Товарный чек представлен в материалы дела, факт реализации товара  подтвержден видеосъемкой, судом в процессе рассмотрения дела обозревалось представленное истцом вещественное доказательство. Ответчиком факт продажи товара, выдачи товарного чека не оспорен.

По утверждению истца исключительные права на товарный знак №572 790, на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа – «Буба»,  принадлежат ему, разрешения на использование данного товарного знака, а также на использование изображение персонажа  ответчику не выдавалось.

Ссылаясь на то, что, осуществляя реализацию товара, ИП ФИО2  нарушены принадлежащие ООО «ЗД Спэрроу» исключительные права, истец претензией №47153, направленной ответчику согласно почтовой квитанции от 30.08.2019, обратился к ответчику с требованием оплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и возместить понесенные истцом расходы на приобретение контрафактного товара, почтовые расходы, расходы на получение выписки из ЕГРИП.

Поскольку ответчиком оплата компенсации в добровольном порядке не произведена, ссылаясь на статьи 1259, 1270, 1301, 1484, 1229, 1551 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), указывая на то, что приобретенный товар является контрафактным, истец, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно имеющимся материалам дела, на основании заключенного между компанией 3Д Спэрроу Групп Лимитед и ООО «3Д Спэрроу» лицензионного соглашения №3Д_2018_Booba_03 от 04.01.2018 истец приобрел исключительные права на произведения - персонажи фильма – «Буба», «Лула», «Гуша», имена персонажей, сценарии, сюжеты, реплики, фоны и декорации фильма, а также любые иные отдельные элементы фильма.

Кроме того, судом установлено и ответчиком не опровергнуто, что ООО «3Д Спэрроу» является обладателем исключительного права на товарный знак №572 790, который имеет правовую охрану, в том числе в отношении 28 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего такие товары, как «игрушки», с датой приоритета 21.04.2015 года, срок действия до 21.04.2025 года.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, к которым в том числе относятся произведения изобразительного искусства – рисунки. Они обладают признаками оригинальности (уникальности, неповторимости), индивидуальными характеристиками, созданными в результате творческой деятельности конкретного автора (художника), и в 5 отношении них существует возможность их использования как самостоятельных объектов интеллектуальной собственности. 

Согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ). 

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ установлено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

Таким образом, при определенных установленных законом условиях персонаж произведения может быть признан объектом авторского права (пункт 82 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ №10). 

Пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой же статьи. 

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 81 Постановления Пленума ВС РФ №10 авторское право с учетом пункта 7 статьи 1259 ГК РФ распространяется на любые части произведений при соблюдении следующих условий в совокупности: такие части произведения сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в целом; такие части произведений сами по себе, отдельно от всего произведения в целом, могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в объективной форме. 

При этом к частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: название произведения, его персонажи, отрывки текста (абзацы, главы и т.п.), отрывки аудиовизуального произведения (в том числе его отдельные кадры), подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Охрана и защита части произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляются лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом. 

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ аудиовизуальное произведение, частью которого является персонаж (персонажи), и произведение изобразительного искусства (рисунки) являются самостоятельными объектами правовой охраны. 

В связи с указанным, исходя из положений лицензионного соглашения №ЗД_2018_Booba_03 от 04.01.2018 произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «Буба» является самостоятельным результатом творческого труда автора и имеет свои отличительные черты, тем самым являясь узнаваемым отдельно от других изображений. 

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ предусмотрено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак

(правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2

данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По утверждению истца, разрешения на использование принадлежащего ему произведения изобразительного искусства – изображения персонажа,  товарного знака  ИП Плотицину С.А. не выдавалось. Ответчик, осуществляя реализацию спорного товара, нарушил принадлежащие ООО «ЗД Спэрроу» исключительные права, в защиту которых предъявлен настоящий иск.

С учетом положений статьи 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Факт продажи товара именно ответчиком подтвержден товарным чеком №48 от 23.05.2019, обстоятельства распространения товара подтверждается также видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты гражданских прав, и в силу статьи 493 ГК РФ свидетельствующей о заключении розничного договора купли-продажи, ответчик факт продажи товаров не оспорил.

Доказательств наличия у ИП ФИО2 права использования указанного товарного знака в материалы дела не представлено.

В силу пункта 2 части 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности распространение произведения путем

продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

В соответствии с разъяснениями, указанными в Информационном письме Президиума ВАС РФ №122 от 13.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав. При этом сам по себе факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродающего.

Следовательно, для рассмотрения настоящего спора не имеет правового значения вопрос о том, был ли изготовлен реализованный ответчиком спорный товар, размещены на товаре средства индивидуализации самим ответчиком или иным лицом.

Таким образом, продажа товара является самостоятельным видом нарушения исключительных прав Истца.

Как следует из разъяснений Президиума ВАС РФ, указанных при рассмотрении дела №А40-82533/2011, предпринимательская деятельность осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. 

Исходя из изложенного, действия ответчика по хранению, предложению к продаже и продаже спорного товара без получения соответствующих права использования указанного товарного знака и произведения изобразительного искусства являются нарушением исключительных прав истца.

Как следует из положений пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Исходя из изложенного, при сравнении товарного знака, произведения изобразительного искусства, исключительные правы на которые принадлежат ООО «ЗД Спэрроу» с представленным в материалы дела в качестве вещественного доказательства товаром, очевидно, что данный товар представляет собой объемную фигурку белого цвета, имитирующую обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №572 790, а также с произведением изобразительного искусства – изображением персонажа «Буба», правообладателем которых является истец. Для констатации этого нет оснований для обращения к специальным познаниям и назначения судом экспертиз любого вида.

Ответчиком доказательств обратного не представлено,  возражений относительно утверждения истца о сходстве спорного товара с принадлежащими истцу объектами исключительного права не заявлено.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение интеллектуальных прав в пределах, установленных ГК РФ, то есть в рассматриваемом случае в пределах, установленных пунктом 1 статьи 1301 (от десяти тысяч до пяти миллионов руб.) и абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 (не ниже пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения), в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой (пункт 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

При этом какие-либо дополнительные требования для применения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ не установлены.

Обязанность определить размер компенсации и выявить обстоятельства для ее снижения в пределах, установленных ГК РФ, с учетом фактических обстоятельств дела, возложена на суд, что нашло свое отражение в постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 №28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (пункты 3.2., 4). 

Применительно к Постановлению Конституционного суда Российской Федерации №28-П от 13.12.2016 бремя доказывания факта многократного превышения размера компенсации размеру причиненных убытков возложено на ответчика.

Низкая стоимость контрафактного товара по данной категории дел не имеет юридического значения. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, обусловлены не стоимостью самих товаров, а стоимостью договоров авторского заказа, в том числе, на создание дизайна каждого персонажа, придание им оригинального облика.

Помимо прочего, от использования контрафактного товара страдают интересы не только правообладателей, но и потребителей, поскольку те вводятся в заблуждение при покупке, полагая, что приобретают качественный и лицензионный товар.

Доказательств заключения между сторонами лицензионных или иных договоров на передачу исключительных прав на указанные произведения не представлено.

В рассматриваемом случае ответчиком о снижении размера компенсации не заявлено, суд приходит к выводу, что оснований для применения положений абзаца 3 пункта 3 статьи 1252  ГК РФ не имеется. 

При изложенных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению полностью в сумме 20 000 руб. (по 10 000 руб. за каждый объект нарушенного исключительного права).

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, пунктами 2, 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Истцом заявлено о взыскании судебных издержек в размере 250 руб. стоимости товара, 297 руб. 54 коп. почтовых расходов, 200 руб. стоимости выписки из ЕГРИП.

Указанные расходы в соответствии со статьей 101 АПК РФ относятся к судебным издержкам, документально подтверждены материалами дела и распределяются, как и расходы по уплате государственной пошлины, то есть  на ответчика  относится 2 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 747 руб. 54 коп. судебных издержек.

В рассматриваемом случае судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 АПК РФ в связи с полным удовлетворением исковых требований. 

Заявление истца о распределении судебных расходов в соответствии со статьей 111 АПК РФ удовлетворению не подлежит.

В соответствии с частью 1 статьи 111 АПК РФ в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Само по себе поведение ответчика, выразившееся в отсутствие ответа на претензию истца, не является достаточным для применения части 1 статьи 111 АПК РФ.

При применении указанной норма права следует установить наличие причинно-следственной связи между указанным поведением ответчика и фактом предъявления иска в суд. В настоящем случае истец не обосновал наличие причинно-следственной связи между таким поведением ответчика и фактом обращения в суд.

По смыслу указанной нормы права суд возлагает на лицо, нарушившее обязательный досудебный порядок, негативные последствия в виде отнесения судебных расходов, в случае, если судебный спор возник именно вследствие данного нарушения.

Вместе с тем, само по себе бездействие ответчика по досудебному урегулированию спора с неизбежностью не влечет вывода о злоупотреблении последним своими правами и, соответственно, о наличии оснований для отнесения на него всех судебных расходов.

В рассматриваемом деле настоящий спор возник по инициативе истца. Оснований полагать, что, даже получив ответ на претензию с указанием на ее необоснованность, истец отказался бы от защиты своих прав посредством подачи иска в суд, не имеется.

Следовательно, отсутствует причинно-следственная связь между бездействием ответчика, выразившемся в отсутствии ответа на претензии истца, и возникновением судебного спора, в связи с чем часть 1 статьи 111 АПК РФ к отношениям сторон неприменима.

Учитывая положения, предусмотренные в пункте 4 статьи 1252 ГК РФ, суд считает, что вещественное доказательство (мягкая игрушка) обладает признаками контрафактного товара. В связи с чем, в соответствии со статьей 80 АПК РФ товар (вещественное доказательство) подлежит уничтожению по истечении срока хранения дела.

Руководствуясь статьями 80, 110, 167-171, частью 2 статьи 176, статьями 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЗД Спэрроу» 20 000 рублей компенсации, а также 2000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, 747 рублей 54 копейки судебных издержек.

Вещественное доказательство №1261 (мягкая игрушка) уничтожить после истечения срока хранения настоящего дела.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение 1 месяца путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

СудьяВ.В. Останина