ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-1212/2024

Дело № А41-71311/23

29 февраля 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 27 февраля 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 29 февраля 2024 года

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Погонцева М.И.,

судей Виткаловой Е.Н., Боровиковой С.В.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Джэй Кей Логистик» на решение Арбитражного суда Московской области от 06.12.2023 по делу № А41-71311/23, принятое судьей Немковой В.А., по иску ООО ИТАЛКОНСАЛТ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО «Джэй Кей Логистик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании, 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ИталКонсалт» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Джэй Кей Логистик» (далее - ответчик) с требованиями: 

1. Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Джэй Кей Логистик» использовать обозначение «Endospheres», как нарушающего права истца, являющего правообладателем на товарные знаки по свидетельствам №652134 «Эндосфератерапия» и №654906 «Эндосфера» в отношении товаров 10 класса МКТУ: косметологического оборудования, в том числе аппаратов для моделирования контуров тела и борьбы с целлюлитом с целью предложения к продаже, рекламе косметологических аппаратов, в том числе любое использование товарных знаков в документообороте. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Джэй Кей Логистик» компенсацию в пользу Общества с ограниченной ответственностью ООО «ИталКонсалт» за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №652134 «Эндосфератерапия» и №654906 «Эндосфера» в отношении товаров 10 класса МКТУ в размере 1 364 000 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 06.12.2023 исковые требования удовлетворены частично: 

ООО «Джэй Кей Логистик» запрещено использовать обозначение «Endospheres», как нарушающего права истца, являющего правообладателем на товарные знаки по свидетельствам №652134 «Эндосфератерапия» и №654906 «Эндосфера» в отношении товаров 10 класса МКТУ: косметологического оборудования, в том числе аппаратов для моделирования контуров тела и борьбы с целлюлитом с целью предложения к продаже на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. 

С ООО «Джэй Кей Логистик» в пользу ООО «ИталКонсалт» взыскана компенсация в размере 1 364 000 руб.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильным применением норм материального и нарушением норм процессуального права.

В материалы дела от истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность обжалуемого судебного акта.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 АПК РФ, в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru и не заявивших о его отложении, в соответствии с частью 1 статьи 266 и частью 3 статьи 156 АПК РФ.

Представитель ООО «Джэй Кей Логистик» поддержал доводы своей жалобы, просил обжалуемый судебный акт отменить. 

Представитель ООО ИТАЛКОНСАЛТ возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем следующих зарегистрированных в России товарных знаков: №652134, который представляет собой словесное обозначение «Эндосфератерапия»; №654906, который представляет собой словесное обозначение «Эндосфера» (далее - Товарные знаки).

Обозначение по товарному знаку 652134, представляет собой слово «Эндосфератерапия» и зарегистрировано для следующих товаров и услуг:

05 - аминокислоты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства для похудания медицинские; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; таблетки для похудания; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей.

10 - аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для микрошлифовки кожи; вибромассажеры; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские.

44 - диспансеры / центры здоровья; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги саун; услуги соляриев.

Обозначение по товарному знаку 654906, представляет собой слово «Эндосфера» и зарегистрировано для следующих товаров и услуг:

05 - аминокислоты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства для похудания медицинские; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; таблетки для похудания; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей.

10 - аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для микрошлифовки кожи; вибромассажеры; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские.

44 - диспансеры / центры здоровья; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги саун; услуги соляриев.

Кроме того, истец является обладателем исключительной лицензии на международную регистрацию №1313536, предоставленную Правообладателем международной регистрации по договору РД0278521 от 05.12.2018 года.

Международная регистрация представляет собой комбинированное обозначение «endOSPHERES THERAPY» (далее - Товарные знаки).

Товарным знакам предоставлена охрана в отношении следующих товаров и услуг (в соответствие с Международной классификацией товаров и услуг):

05 - аминокислоты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства для похудания медицинские; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; таблетки для похудания; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей;

10 - аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для микрошлифовки кожи; вибромассажеры; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские;

44 - диспансеры / центры здоровья; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарнотехнического оборудования; салоны красоты; санатории; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги саун; услуги соляриев; косметологический и гигиенический уход за людьми.

Истцу стало известно о том, что ответчик используют обозначения сходные до степени смешения с товарными знакам Истца, а именно: "Эндосфера", "Эндосфера терапия", "endOSPHERES THERAPY" для использования на аппаратах для вибрационного роликового массажа.

19 июля 2022 года истцом были направлены досудебные претензия в адрес Ответчика с требованием о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак истца.

В связи с изложенными обстоятельствами, поскольку досудебный порядок к результату не привел, истец обратился в суд с требованиями о запрете использования спорного обозначения и взыскании компенсации.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался следующими обстоятельствами.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Судом первой инстанции установлено, что наличие у истца исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации знаки №652134, №№654906 подтверждается представленной в материалы дела выпиской из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания, что ответчиком не оспаривается.

Представленными в материалы дела договором купли-продажи товара № 37¬023 от 06.05.2023, подписанным со стороны ответчика, выставленным счетом №12 от 06.05.2023 подтверждается использование обозначения «Endospheres» ответчиком.

Суд первой инстанции, сравнив обозначение, размещенное на договоре купли-продажи, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №652134, №654906, исключительные права на которые принадлежит истцу, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 162 постановления от 23.04.2019 № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2)          графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3)          смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно подпункту 7.1.2.1 Руководства, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Суд первой инстанции на основании критериев, перечисленных в Правилах № 482, правомерно признал наличие сходства до степени смешения между товарными знаками по свидетельству Российской Федерации №№652134, №№654906 с обозначением, использованным ответчиком, ввиду фонетического сходства словесных элементов, и семантического сходства.

Отсутствие в сравниваемых обозначениях ясной для рядового потребителя семантики (понятного значения слова «эндосферес» также влечет их сходство, поскольку не позволяет выявить какой-либо смысл (одинаковый или противоположный) заложенных идей.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, а следовательно, способности вызвать у потребителя ассоциации о принадлежности данного товара истцу.

Как указано в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 7.2.1 Руководства отмечено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях,

не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сравнение перечней товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца - 10 - аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для микрошлифовки кожи; вибромассажеры;; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; с товаром, на котором использовано спорное обозначение ответчиком - Аппарат роликового вибрационного массажа по лицу и телу FT-371 Endospheres, показало, что спорный товар однороден в частности товарам 10 го класса аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для микрошлифовки кожи; вибромассажеры; кровати, специально приспособленные для медицинских целей;; приборы для косметического массажа; приборы для массажа, поскольку они относятся к одному роду и виду, состоят из одного материала, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом ответчик, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также своему бремени доказывания, не представил в материалы дела надлежащих доказательств, свидетельствующих о законности использования принадлежащего истцу товарного знака.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как обоснованно указано судом первой инстанции, ответчиком предлагался к продаже определенный товар с фиксированной ценой и характеристиками.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пункт 4 статьи 1515 ГК РФ предоставляет правообладателю право требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, рассчитываемой одним из следующих методов: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; либо 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как усматривается из материалов дела, истцом предъявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Применительно к данному способу расчета суммы компенсации в абзацах втором и шестом пункта 61 Постановления № 10 приведены разъяснения, согласно которым, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену. При определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Как было указано выше, истцом в материалы дела представлены материалы по инициированию контрольной закупки аппаратов, что подтверждается договором купли-продажи товара № 37-023 от 06.05.2023 г., подписанным со стороны ответчика.

Кроме того, к договору прилагался счет на оплату № 12 от 06.05.2023. 

В соответствие с вышеуказанными документами, ответчик продает 2 аппарата «Endospheres» на общую сумму 682 000 руб.

Ответчиком договор купли-продажи товара № 37-023 от 06.05.2023 и счет на оплату № 12 от 06.05.2023 надлежащим образом не оспорены. Ходатайство о фальсификации доказательств по делу не заявлено.

С учетом изложенного, размер компенсации применительно к подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ рассчитывается из двукратной стоимости аппаратов, которые были указаны и готовы к продаже по вышеуказанному договору, а именно: 682 000 руб. * 2 = 1 364 000 руб.

Суд апелляционной инстанции, повторно исследовав письменные доказательства по делу, признает расчет компенсации истца правомерным.

Доводы апелляционной жалобы ответчика относительно неправомерного расчет компенсации отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку в пункте 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021 указано, что формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, в связи с чем доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании договора купли-продажи размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных договоров и заключения независимого оценщика.

Однако ответчик не предоставил доказательств наличия в деле обстоятельств, при которых допустимо уменьшение размера компенсации, заявленной ко взысканию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Не доказано принятие им всех необходимых мер для того, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего истцу.

Оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации на основании положений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - постановление от 24.07.2020 № 40-П) в настоящем случае также не усматривается.

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 постановления от 24.07.2020 № 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Вместе с тем, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик при рассмотрении дела не представил доказательств многократного превышения компенсацией размера причиненных истцу убытков, при том, что такое превышение должно быть доказано ответчиком, равно как не представил и доказательств того, что правонарушение совершено им впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Истцом также были заявлены требования о запрещении использовать обозначение «Endospheres», а также сходных с ним до степени смешения обозначения в отношении косметологического оборудования, в том числе аппаратов для коррекции фигуры, а также однородных с ними товаров, предложения к продаже, рекламе косметологических аппаратов, в том числе любое использование товарных знаков в документообороте. 

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом. 

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

 Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

В связи с чем, суд первой инстанции правильно удовлетворил требования частично, запретив ООО «Джэй Кей Логистик» использовать обозначение «Endospheres», как нарушающего права истца, являющего правообладателем на товарные знаки по свидетельствам №652134 «Эндосфератерапия» и №654906 «Эндосфера» в отношении товаров 10 класса МКТУ: косметологического оборудования, в том числе аппаратов для моделирования контуров тела и борьбы с целлюлитом с целью предложения к продаже на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. 

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Доводы ответчика об отсутствии оснований для урегулирования требований истца в досудебном порядке ввиду позднего направления претензии отклоняется судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Согласно пункту 4 раздела II Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015, нарушение досудебного порядка не может являться безусловным основанием для оставления иска без рассмотрения, так как такое решение может привести к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

Апелляционный суд принимает во внимание, что по смыслу п. 8 ч. 2 ст. 125, ч. 7 ст. 126, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Исходя из процессуального поведения ответчика в суде первой инстанции, не усматривается намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке.

Кроме того, в материалы дела представлен чек  об отправке претензии в адрес ответчика от 19.07.2023.

Иные доводы ответчика направлены на переоценку обжалуемого судебного акта, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения суда.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 06.12.2023 по делу№А41-71311/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд первой инстанции в двухмесячный срок со дня его изготовления в полном объеме.  

 

Председательствующий cудья

                                                    М.И. Погонцев

 

Судьи

                                                    Е.Н. Виткалова

 

                                                    С.В. Боровикова