ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А52-3417/2019

г. Вологда

06 февраля 2020 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2020 года.

В полном объеме постановление изготовлено 06 февраля 2020 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Зайцевой А.Я., судей Зориной Ю.В. и Шадриной А.Н. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Псковской области от 07 ноября 2019 года по делу                      № А52-3417/2019,

установил:

Carte Blanche Greetings Limited (Карт Бланш Гритингс Лимитед) (далее – Компания) обратилась в Арбитражный суд Псковской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (адрес: 182108, Псковская область, город Великие Луки; ИНН 

<

***>,                              ОГРНИП 306602512300046; далее - Предприниматель) о взыскании  20 000 руб. компенсации, в том числе 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного авторского права на медвежонка «Tatty Teddy» (серии Me to You - Серый мишка с синим носом) и 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак  № 855249, а также  600 руб. расходов на приобретение вещественного доказательства, 192 руб. 54 коп. почтовых расходов и  200 руб.  расходов на получение выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).

Определением суда от 06.08.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Определением от 23.09.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением от 07.11.2019 суд взыскал с Предпринимателя в пользу Компании 20 000 руб. компенсации, в том числе 10 000 руб. за нарушение исключительного авторского права на медвежонка «Tatty Teddy» (серии Me to You - Серый мишка с синим носом),  10 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак № 855249, а также 2 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины и 600 руб. судебных издержек.  В удовлетворении требования о взыскании судебных издержек в остальной части суд отказал.

Предприниматель с решением суда не согласился, в апелляционной жалобе просил его отменить, принять по делу новый судебный акт, которым исковые требования оставить без удовлетворения.

Доводы подателя жалобы сводятся к следующему. Между игрушкой и персонажем мишка Тедди имеются существенные различия по характеру изображения, материалу из которого они изготовлены, а также по деталям, определяющим внешний вид игрушки, это указывает на отсутствие сходства до степени смешения. Приобретенный товар сделан из искусственной синтетической ткани, которая блестит и создает статическое электричество, оригинальная продукция фирмы Carte Blanche, как правило, бывает из двух видов ворса: из обычного и специального, так называемого, Softly Drawn ворса. Тело приобретенного товара наполнено мягким упругим материалом, а не рассыпчатыми на ощупь гранулами, как у оригинального мишки Тедди. У приобретенной игрушки отсутствует квадратная заплатка на животе слева, овальная заплатка на каждой задней лапе с восемью декоративными стежками, равномерно распределенными по краям, на одной из которых нанесены слова «Ме То You». У игрушки нос из матовой бархотистой ткани, на носу имеется страза и вышивка в виде двух сердец, отсутствует бирка-книжка установленного образа, содержащая код для сканирования, цену в фунтах-стерлингах, оригинальный код товара, бирка на левой лапе снизу. У мягкой игрушки, приобретенной Компанией, не имеется совокупности отличительных признаков изображения медвежонка «Tatty Taddy» и принадлежащего ей товарного знака.

Компания в отзыве на жалобу возразила против изложенных в ней доводов и требований, просила решение суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения жалобы, представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в их отсутствие в порядке, предусмотренном статьями 123, 156, 266 АПК РФ.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, приведенные в жалобе, отзыве на нее, обозрев вещественное доказательство,  апелляционная инстанция считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как следует из материалов дела, Компания является обладателем исключительного права на товарный знак в виде изображений образа медвежонка Tаtty Tаddy в соответствии со свидетельством о регистрации Всемирной организации интеллектуальной собственности (Швейцария), внесенный в Международный реестр товарного знака  № 855249 - «изображение медведя» (Класс МКТУ 28 - игрушки мягкие).

Представителем истца 15.12.2018 приобретен в магазине вблизи адреса: 

<

...>, товар – игрушка мягкая в виде объемной фигуры, который, по мнению истца, имитирует медвежонка Tаtty Tаddy и сходен до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

В подтверждение факта продажи товара представлены товарный чек от 15.12.2018 на 600 руб., вещественное доказательство – мягкая игрушка, видеозаписью процесса покупки товара.

Как указано в исковом заявлении, в оформлении данного контрафактного экземпляра незаконно использованы (воспроизведены) изображения, сходные до степени смешения с тремя товарными знаками Компании, закупленный товар является производным произведением изображения мишки Tatty Teddy (переработкой исходного), созданным на основе характерных черт, которые определяют характер персонажа (серая шерстка, синий нос, заплатки и швы, характерная надпись Me to You на лапе).

Ссылаясь на реализацию ответчиком контрафактного товара, нарушение исключительных прав истца на объект интеллектуального права, Компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции признал их законными и обоснованными, иск удовлетворил.

Арбитражный суд апелляционной инстанции не находит правовых оснований для отмены  обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, Компании принадлежат исключительные авторские права на персонаж литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю» (A grey bear with a blue nose? The story of Me to You) - медвежонка «Тэтти Тедди» (Tatty Teddy) с серой шерстью, заплатками на голове, животе, задних лапах и спине, голубым носом, близко посаженными черным глазами, серой мордочкой.

Компания также является обладателем исключительного права на товарные знаки в виде изображений образа медвежонка Tаtty Tаddy в соответствии со свидетельством о регистрации Всемирной организации интеллектуальной собственности (Швейцария), внесенного в Международный реестр товарных знаков  № 855249 - «изображение медведя» (Класс МКТУ 28 -игрушки мягкие).

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно пункту 3 статьи 1259 названного Кодекса авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

В пункте 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным в пункте 3 указанной статьи.

В соответствии с пунктом 82 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении  части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10), с учетом пункта 3 статьи 1259 ГК РФ, согласно которому охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Не любое действующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259  ГК РФ. Истец, обращающийся в суд за защитой прав именно на персонаж как часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности. При этом учитывается, обладает ли конкретное действующее лицо произведения достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом. При подтверждении наличия индивидуализирующих характеристик действующего лица его охраноспособность в качестве персонажа (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ) презюмируется.  Ответчик вправе оспаривать такую охраноспособность.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки (подпункты 1 и 9 пункта 2 статьи 1270  ГК РФ).

Воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

При этом в отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

На основании положений пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

При соблюдении установленных законом условий персонаж произведения может быть признан объектом авторского права.

Воспроизведение персонажа в объемно-пространственной форме в виде игрушки и его распространение без согласия правообладателя не допускаются.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как правомерно указал суд первой инстанции,  при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, прав на товарный знак, необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав и права на товарный знак или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. При этом необходимо исходить из презумпции авторства. В частности, при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или на экземпляре произведения.

Применительно к настоящему спору следует, что факт принадлежности истцу исключительных авторских прав и прав на товарный знак подтвержден документально.

При этом ни право автора, ни документы, подтверждающие переход исключительных авторских прав и прав на товарный знак к истцу в установленном законом порядке, ответчиком не оспорены.

Факт продажи товара ответчиком подтверждается товарным чеком от 15.12.2018 с оттиском печати Предпринимателя.

Вместе с тем ответчик в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представил доказательств того, что реализация товара осуществлялась не в его торговой точке, с согласия правообладателя и с соблюдением исключительных прав.

Как правомерно указал суд первой инстанции, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом, который может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, специальных знаний не требует.

В соответствии с пунктом 75 Постановления Пленума № 10 вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162  настоящего постановления.

Пункт 162 Постановления Пленума № 10 разъясняет, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены).

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно пункту 43 Правил № 482, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

При этом признаки, указанные в данном  пункте правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 44 Правил № 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пункта 42 и 43  Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Применительно к настоящему спору следует, что  исходя из  материалов дела, в том числе фотоматериалов, товарного чека, вещественного доказательства, видеозаписи покупки контрафактного товара ответчиком к продаже предлагался товар  под наименованием «Мишка Тедди», данный товар  фактически идентичный  изображению персонажа и сходный до степени смешения с товарным знаком, правами на которые  обладает истец.   

Как правомерно указал суд первой инстанции, спорная мягкая игрушка выполнена с подражанием изображению персонажа - медвежонка Ми Ту Ю Тэтти Тедди, поскольку при ее изготовлении использован материал такого же цветового сочетания, что и в лицензионном продукте (серая шерсть, серая мордочка) пропорции, характерное изображение его черт, формы и положения. Приобретенная истцом у ответчика мягкая игрушка не имеет средств идентификации защиты, присущих лицензионному продукту, что свидетельствует о контрафактности товара.

При этом суд правомерно указал, что незначительные различия в форме и сочетании цветов не влияют на общее восприятие изображения данного товара как сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками с учетом, в том числе предложения к продаже товара именно под таким наименованием.

Согласно статье 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253 ГК РФ), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 этого Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных                 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с Постановлением Пленума № 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае судом первой инстанции при определении размера подлежащей взысканию с ответчика компенсации за нарушение прав истца учтены все обстоятельства правонарушения – характер и возможные последствия допущенного нарушения, нарушение прав на персонаж и товарный знак. Компенсация взыскана в минимальном размере по 10 000 руб. за нарушение прав на товарный знак и за нарушение исключительных авторских прав на персонаж мишка Tatty Taddy.

Выводы суда первой инстанции не противоречат постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №  28-П, на которое ссылается податель апелляционной жалобы. При этом данное постановление не содержит запрета на применение пункта 1 статьи 1301                   ГК РФ, в том числе и в случае совершения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одного противоправного действия, а лишь указывает на возможность определения общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного указанной нормой, если размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком.

В рассматриваемом случае Предприниматель не представил доказательств наличия соответствующих обстоятельств.

Как правильно указал суд первой инстанции, ни абсолютный размер взыскиваемой с ответчика суммы, ни ее соотношение со стоимостью одного экземпляра контрафактного товара не дают оснований полагать, что взыскание с Предпринимателя суммы компенсации может привести к прекращению им предпринимательской деятельности или причинению ему значительного материального ущерба. 

Таким образом, оснований для отказа в удовлетворении иска или частичного удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось. Иск удовлетворен правомерно.

Требования о взыскании судебных расходов рассмотрены судом по правилам статей 106, 110 АПК РФ.

Оснований не согласиться с данными выводами суда первой инстанции  у апелляционной инстанции не имеется.

Фактически все доводы подателя жалобы направлены на переоценку установленных по делу судом первой инстанции обстоятельств, доказательств и иные выводы, правовые основания для которых у апелляционной инстанции отсутствуют.

Поскольку судом первой инстанции полно исследованы обстоятельства дела, нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права не установлено, апелляционная инстанция не находит правовых оснований для отмены или изменения состоявшегося судебного акта.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Псковской области от 07 ноября                  2019 года по делу № А52-3417/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам (127254, Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 2) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

          А.Я. Зайцева

 

Судьи

          Ю.В. Зорина 

          А.Н. Шадрина