Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-241715/18-27-1133

г. Москва

11 июня  2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 8 июня 2020 года 

Текст решения изготовлен в полном объеме 11 июня 2020 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: НОВАРТИС АГ (ЛИХТШТРАССЕ 35, CH-40565 БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ)

ответчик: 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗВАРИНО ФАРМА" (108817, ГОРОД МОСКВА, 5-Й КИЛОМЕТР ВНУКОВСКОЕ ШОССЕ (П. ВНУКОВСКОЕ), ДОМОВЛАД.1, СТР.1, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации 20.03.1997)

2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОФАРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (420095, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации 31.12.2013)

третье лицо: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

о признании использование изобретения по патенту РФ № 2203659 в лекарственном препарате «Феломика», об обязании не вводить в гражданский оборот на территории РФ лекарственный препарат «Феломика»

в заседании приняли участие: согласно протоколу;

УСТАНОВИЛ:

(В судебном заседании объявлялся перерыв с 05.06.2020 по 08.06.2020)

НОВАРТИС АГ (ЛИХТШТРАССЕ 35, CH-40565 БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗВАРИНО ФАРМА» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАНОФАРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о признании использования изобретения по патенту РФ № 2203659 в лекарственном препарате «Феломика», об обязании не вводить в гражданский оборот на территории РФ лекарственный препарат «Феломика».

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, с учетом объяснений правовой позиции.

Ответчики 1, 2 против удовлетворения исковых требований возражали по доводам изложенным в письменном отзыве.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем изобретения «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ СОЛИ МИКОФЕНОЛОВОЙ КИСЛОТЫ С ЭНТЕРОСОЛЮБИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ» по патенту РФ № 2203659 со следующей формулой: 

1. Фармацевтическая композиция, состоящая из ядра, включающего фармацевтически приемлемую соль микофеноловой кислоты, и нанесенного на него энтеросолюбильного покрытия, обеспечивающего высвобождение указанной соли в верхней части кишечного тракта.

2. Фармацевтическая композиция, включающая фармацевтически приемлемую соль микофеноловой кислоты с нанесенным энтеросолюбильным покрытием.

3. Фармацевтическая композиция, содержащая фармацевтически приемлемую соль микофеноловой кислоты с нанесенным энтеросолюбильным покрытием, необязательно в сочетании с фармацевтически приемлемыми ингредиентами, предназначенная для использования при изготовлении лекарственного средства, обладающего иммунодепрессантной активностью и предназначенного, в частности, для предупреждения или лечения отторжения трансплантата, являющегося аллотрансплантатом или ксенотрансплантатом нативного или трансгенного органа, ткани или клетки, а также для лечения или предупреждения опосредованных иммунной системой и/или воспалительных заболеваний, причем фармацевтическую композицию можно использовать в сочетании с другим иммунодепрессантом, при одновременном или раздельном его введении.

4. Композиция по любому из предыдущих пунктов, в форме таблетки.

5. Композиция по п. 4, в которой ядро таблетки имеет твердость от 10 до 70 Н.

6. Композиция по любому из пп. 1-3, в форме пилюль или гранул.

7. Композиция по п. 6, в которой пилюли или гранулы помещены в капсулы.

8. Композиция по любому из предыдущих пунктов, в которой фармацевтически приемлемая соль микофеноловой кислоты представляет собой мононатриевую соль.

9. Композиция по п. 8, в которой мононатриевая соль микофеноловой кислоты находится в кристаллической форме.

10. Композиция по любому из предыдущих пунктов, содержащая примерно от 50 мг до 1,5 г фармацевтически приемлемой соли микофеноловой кислоты.

11. Комбинация, содержащая фармацевтическую композицию по пп. 1-3 и другой иммунодепрессант для одновременного, последовательного или раздельного введения.

12. Способ подавления иммунитета у пациента, включающий введение терапевтически эффективного количества фармацевтической композиции по пп. 1-3 пациенту, нуждающемуся в такой иммунодепрессии.

13. Способ по п. 12, в котором пациенту дополнительно одновременно или раздельно вводят другой иммунодепрессант.

14. Способ по п. 13, в котором другой иммунодепрессант представляет собой циклоспорин.

15. Способ по пп. 12-14, в котором фармацевтически приемлемая соль микофеноловой кислоты представляет собой мононатриевую соль.

16. Фармацевтическая композиция по пп. 1-3 или комбинация по п. 11, в которой фармацевтически приемлемая соль микофеноловой кислоты представляет собой мононатриевую соль.

17. Фармацевтическая композиция по пп. 1-3 или комбинация по п. 11, в которых присутствует другой иммунодепрессант, например, циклоспорин.

В обоснование исковых требований истец указал, что на территории РФ зарегистрирован лекарственный препарат «Феломика» (МНН – Микофеноловая кислота), регистрационное удостоверение № ЛП-004610 от 21 декабря 2017 года выдано на имя ответчика 2, ответчик 1 является производителем, осуществляющим вторичную упаковку и выпускающий контроль качества. На лекарственный препарат «Феломика» также зарегистрирована предельная отпускная цена. 

Истец считает, что поскольку каждый признак независимых пунктов 1, 2 и 3 формулы изобретения по патенту РФ № 2203659 содержится в лекарственном препарате «Феломика», действия ответчиков свидетельствуют о нарушении исключительных прав на патент  РФ № 2203659. 

Представитель ответчиков ходатайствовал о выделении требований к ответчику 2 в отдельное производство и направление дела по подсудности в Арбитражный суд Республики Татарстан, поскольку предъявление истцом иска по месту нахождения ответчика 1 направлено на недобросовестное изменение подсудности; исковые требования, предъявленные к ответчикам, носят самостоятельный характер, их совместное рассмотрение противоречит принципу процессуальной экономии; истец не обосновал предъявление требований к ответчику 2; основным ответчиком по настоящему делу является ответчик 1. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.02.2019, оставленном в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2019 (производство по кассационной жалобе на указанное постановление прекращено Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2019 в связи с отсутствием у ответчиков права на оспаривание данного постановления), в удовлетворении ходатайства отказано, поскольку  основания для выделения требований отсутствуют. Исковые требования касаются одного патента и одного лекарственного препарата. Более того, производителем лекарственного препарата «Феломика» указаны оба ответчика, следовательно, лекарственный препарат «Феломика» может быть произведен и введен в гражданский оборот на территории РФ обоими ответчиками. Кроме того, представителем обоих ответчиков является ФИО2, партнер юридической фирмы Lidings, офис которой находится в Москве, что опровергает доводы ответчиков о процессуальной экономии в случае выделения требований в отдельное производство. 

В рамках рассмотрения дела в порядке статьи 49 АПК РФ истцом было заявлено ходатайство об изменении исковых требований в связи с тем, что срок действия патента РФ № 2203659 истек 13.10.2019. Ответчики 1 и 2 против удовлетворения ходатайства возражали. Судом было удовлетворено ходатайство об изменении исковых требований, с учетом которых истцом заявлены следующие требования: 

(1)признать использование изобретения по патенту РФ № 2203659 в лекарственном препарате «Феломика» (МНН – Микофеноловая кислота) за номером ЛП-004610 от 21 декабря 2017 года;

(2)признать действия Общества c ограниченной ответственностью «Изварино Фарма» и Общества c ограниченной ответственностью «НАНОФАРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного препарата «Феломика» (МНН – Микофеноловая кислота) за номером ЛП-004610 от 21 декабря 2017 года, а именно ввод в оборот следующих партий: таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 360 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (10), пачки картонные, №№ серии, партии: 720519, 110519, 120519, 130519, 140519, 150519, 160519, 170519, 180519, 190519, 200519 (июль 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 360 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (12), пачки картонные, №№ серии, партии: 660419, 670419, 680419, 690419, 700419, 710519, 730519, 740519, 750519, 760519, 770519, 780519, 790519, 800519, 810519, 820519, 830519, 840519, 850519, 860519, 870519, 880519, 890519, 900519, 910519, 920519, 930519, 940519, 950519 (июль 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 1 шт., упаковки ячейковые контурные (12), пачки картонные, №№ серии, партии: 510419, 520419, 530419, 540419, 550419, 560419, 570419, 580419, 590419, 600419, 610419, 620419, 630419, 640419, 650419 (июнь 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 360 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (10), пачки картонные, № серии, партии: 480319 (апрель 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 180 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (10), пачки картонные, №№ серии, партии: 010219, 020219, 030219, 040219, 050219, 060319, 070319, 080319, 090319, 100319 (апрель 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 360 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (12), пачки картонные, №№ серии, партии: 010219, 020219, 030219, 040219, 050219, 060219, 070219, 080219, 090219, 100219, 110219, 120219, 130219, 140219, 150219, 160219, 170219, 180219, 190219, 200219, 210219, 220219, 240219, 250219, 260219, 270219, 280219, 290219, 300219, 310219, 320219, 330219, 340219, 350219, 360319, 370319, 380319, 390319, 400319, 410319, 420319, 430319, 440319, 450319, 460319, 230219, 470319, 490319, 500319 (апрель 2019), нарушением исключительных прав Истца на патент РФ № 2203659.

В связи с изменением исковых требований ответчиками повторно было подано ходатайство о выделении требований к ответчику 2 в отдельное производство и направление дела по подсудности в Арбитражный суд республики Татарстан, основанное на тех же доводах, которые были предметом рассмотрения суда в рамках Определения от 20.02.2019. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.01.2020, оставленным в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2020, в удовлетворении повторного ходатайства было отказано, поскольку выделение требований в отдельное производство не будет соответствовать целям эффективного правосудия, учитывая общий срок рассмотрения дела (с 12 октября 2018 года). Кроме того доказательств, свидетельствующих о необходимости выделения требований в отдельное производство, суду не представлено. 

Истцом было заявлено ходатайство об истребовании материалов регистрационного досье на лекарственный препарат «Феломика». Ходатайство было удовлетворено, материалы регистрационного досье были представлены Министерством здравоохранения РФ в материалы дела. 

Истцом было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы, сторонами представлены кандидатуры экспертов. 

В порядке статьи 82 АПК РФ следует, что для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.10.2019 по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ФИО3, имеющему высшее образование, диплом БВС 0591671 о присвоении квалификации «Врачбиохимик» по специальности «Биохимия» (Российский государственный медицинский университет. 1998 год); диплом ДДН №023520 о присуждении ученой степени «Доктор биологических наук» (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» Российской академии медицинских наук (ФГБУ «ИМБХ» РАМН), 2012 год); Постановлением Президиума РАН 19 января 2016 года №11 присвоено почетное звание Профессора РАН, а также выданы почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ и РАМН «За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд» и «За плодотворный труд по развитию медицинской науки и здравоохранения». Работает заведующим кафедрой Медико-биологического факультета Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) (с 01 апреля 2016 года); заведующий отделом персонализированной медицины Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» (ИБМХ) (с 01октября 2001 года). Имеет опыт участия в судебных спорах, касающихся фармацевтических препаратов, в качестве эксперта.

На разрешение судебной экспертизы поставлен следующий вопрос: содержит ли лекарственный препарат «Феломика» каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 и/или в независимом пункте 2, и/или в независимом пункте 3 формулы изобретения по патенту РФ № 2203659, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения? 

От эксперта поступило экспертное заключение. В соответствии с экспертным заключением лекарственный препарат «Феломика» (МНН – Микофеноловая кислота) регистрационное удостоверение № ЛП-004610 от 21 декабря 2017 года, содержит фармацевтическую композицию, состоящую из ядра, включающего фармацевтически приемлемую соль микофеноловой кислоты, и нанесенного на него энтеросолюбильного (кишечнорастворимого) покрытия, обеспечивающего высвобождение указанной соли в верхней части кишечного тракта, в сочетании с фармацевтически приемлемыми ингредиентами, предназначенную для использования при изготовлении лекарственного средства, обладающего иммунодепрессантной активностью и предназначенного для предупреждения отторжения трансплантата органа, являющегося аллотрансплантатом, причем фармацевтическую композицию можно использовать в сочетании с другим иммунодепрессантом – циклоспорином и глюкокортикоидами. Таким образом, согласно заключению судебной экспертизы, лекарственный препарат «Феломика» содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1, и/или в независимом пункте 2, и/или в независимом пункте 3 формулы изобретения по патенту РФ № 2203659. 

Ответчиками был заявлен отвод эксперту ФИО3 Протокольным определением от 05.06.2020 в удовлетворении отвода было отказано, поскольку доказательств заинтересованности эксперта в исходе дела в материалы дела не представлено, а, следовательно, основания для отвода, предусмотренные положениями статьей 21 и 23 АПК РФ, отсутствуют. 

Ответчики 1 и 2 ходатайствовали о вызове судебного эксперта ФИО3 в судебное заседание. 

В порядке части 3 статьи 86 АПК РФ по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2020 судебный эксперт ФИО3 вызван в судебное заседание для опроса. 

При опросе эксперта ФИО3 в ответ на вопросы истца и ответчиков 1 и 2 в отношении независимого пункта 1 формулы патента РФ № 2203659 о том, как эксперт пришел к выводу о том, что активное вещество лекарственного препарата «Феломика» высвобождается именно в верхней части кишечника, пояснил следующее. Поскольку таблетка лекарственного препарата «Феломика» растворяется, согласно информации, представленной в инструкции к указанному лекарственному препарату, в течение часа, а из научных источников следует, что пища находится в верхней части кишечника как минимум в течение двух часов, растворение лекарственного препарата «Феломика», а, следовательно, высвобождение активного вещества происходит именно в верхней части кишечника. Данный вывод сделан на основании информации о времени растворения таблетки лекарственного препарата «Феломика», указанного в материалах дела. 

В ответ на вопрос ответчиков о том, почему экспертом был опущен признак лекарственного препарата «Феломика» о наличии вспомогательных веществ, и сделан вывод о том, что независимый пункт 2 формулы изобретения по патенту РФ № 2203659 соответствует признакам препарата «Феломика», эксперт указал, что вспомогательные вещества не имеют отношения к независимому пункту 2 формулы изобретения по патенту РФ № 2203659. Эксперт отметил, что в документации нет указаний, что наличие вспомогательных веществ каким-либо образом влияет на лекарственный препарат «Феломика», в связи с чем наличие вспомогательных веществ не влияет на ответ о том, что в лекарственном препарате «Феломика» использованы все признаки изобретения по патенту РФ № 2203659. Как отметил эксперт при ответе на вопрос истца о том, почему в лекарственном препарате содержатся все признаки независимого пункта 2 формулы изобретения по патенту РФ № 2203659, поскольку фармацевтическая композиция в форме таблетки содержит действующее вещество – микофенолат натрия, который является фармацевтически приемлемой солью микофеноловой кислоты, и она покрыта кишечнорастворимой оболочкой, все признаки независимого пункта 2 по патенту РФ № 2203659 использованы в лекарственном препарате «Феломика». 

В ответ на вопрос истца о том, почему эксперт посчитал, что все признаки изобретения по независимому пункту 3 формулы по патенту № 2203659 использованы, эксперт указал, что препарат «Феломика» изготавливается из фармацевтической композиции, что значит, что внутри препарата находится фармацевтическая композиция, предназначенная для его изготовления и признак «предназначенная для использования при изготовлении лекарственного средства» формулы изобретения по патенту РФ № 2203659 использован в лекарственном препарате «Феломика». 

На вопрос ответчиков о том, почему в заключении экспертизы термин «а также» толкуется экспертом как термин «или» в отношении признаков «для предупреждения или лечения отторжения трансплантата» и «для лечения или предупреждения опосредованных иммунной системой и/или воспалительных заболеваний», эксперт ФИО3 разъяснил следующее. Поскольку в соответствии с научными источниками, заболевания, опосредованные иммунной системой, включают в себя отторжение трансплантата, указанные признаки не являются отдельными. Следовательно, признак «для предупреждения или лечения отторжения трансплантата, являющегося аллотрансплантатом или ксенотрансплантатом нативного или трансгенного органа, ткани или клетки, а также для лечения или предупреждения опосредованных иммунной системой и/или воспалительных заболеваний» использован в лекарственном препарате «Феломика».  

Ответчиками было заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы, мотивированное тем, что в инструкции по применению лекарственного препарата «Феломика» не указано, что высвобождение соли микофеноловой кислоты происходит именно в верхней части кишечного тракта, в связи с чем не использован признак «энтеросолюбильное покрытие, обеспечивающее высвобождение в верхней части кишечного тракта», указанный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту РФ № 2203659; в таблетке лекарственного препарата «Феломика» помимо действующего вещества использованы вспомогательные вещества, на которые наносится энтеросолюбильное покрытие, что не учтено экспертом при исследовании признака «фармацевтически приемлемая соль микофеноловой кислоты», указанного в независимых пунктах 1 и 2 патента РФ № 2203659; экспертом не проанализирован каждый признак независимого пункта 3 формулы изобретения по патенту РФ № 2203659, а также нарушена методология проведения экспертного исследования. 

Истец против удовлетворения ходатайства о назначении повторной экспертизы возражал в связи с отсутствием оснований для назначения повторной экспертизы, в подтверждение правильности выводов судебной экспертизы представил внесудебную рецензию доктора химических наук ФИО4. Согласно позиции истца и в соответствии с рецензией ФИО4, высвобождение активного вещества лекарственного препарата «Феломика» происходит именно в верхней части кишечника, поскольку в указанной части кишечника происходит всасывание полезных веществ в организм человека, а фталат гипромеллозы, который использован в качестве энтеросолюбильного покрытия таблетки лекарственного препарата «Феломика», является распространенным материалом-покрытием, используемым для предотвращения высвобождения активного вещества в желудке (то есть в кислой среде) и обеспечения его высвобождения в верхней части кишечника (то есть при попадании в нейтральную или слабощелочную среду). 

Наличие вспомогательных веществ в ядре таблетки лекарственного препарата «Феломика» не противоречит выводу эксперта о том, что в препарате содержатся все признаки как независимого пункта 1, так и 2 формулы по патенту РФ № 2203659, так как в соответствии с абзацем 7 пункта 123 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой ГК РФ» наличие в продукте ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения, приведенных в независимом пункте формулы, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения. 

В отношении использования изобретения по пункту 3 патента РФ № 2203659 истец указал, что признак «а также для лечения или предупреждения опосредованных иммунной системой и/или воспалительных заболеваний» является составной частью признака «предназначенного, в частности, для предупреждения или лечения отторжения трансплантата, являющегося аллотрансплантатом или ксенотрансплантатом нативного или трансгенного органа, ткани или клетки, а также для лечения или предупреждения опосредованных иммунной системой и/или воспалительных заболеваний». Следовательно, для установления факта использования указанного признака в лекарственном препарате «Феломика» достаточно сделать вывод о том, что он предназначен для лечения или профилактики хотя бы одной из перечисленных групп заболеваний, что и было сделано экспертом. Таким образом, эксперт пришел к правильному выводу об использовании указанного признака  изобретения по пункту 3 патента РФ № 2203659 в лекарственном препарате «Феломика». 

Признак «предназначена для использования при изготовлении лекарственного средства» изобретения по пункту 3 патента РФ № 2203659 также используется в лекарственном препарате «Феломика», поскольку ответчиками были использованы компоненты фармацевтической композиции именно для изготовления лекарственного средства, которым является лекарственный препарат «Феломика». 

По мнению суда, заключение эксперта содержит объективные, обоснованные и однозначные ответы на вопрос, поставленный судом в Определении от 30.10.2019. Выводы, содержащиеся в экспертном заключении, основаны на всестороннем исследовании материалов, предоставленных эксперту судом. Довод ответчиков о необходимости проведения повторной судебной экспертизы основан исключительно на несогласии с выводами, содержащимися в заключении эксперта. В то же время, само по себе несогласие с выводами эксперта, а также с применимыми им методами исследования не является достаточным основанием для назначения повторной судебной экспертизы (аналогичная позиция высказана в Определениях Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 года по делу № А54-4111/2015 и от 14 декабря 2015 года по делу № А78-10792/2013; в Постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2020 года по делу № А40-10487/2018, от 05 октября 2017 года по делу № А60-35690/2016, от 17 июля 2017 года по делу № А49-11192/2015).

С учётом мнения сторон, и в том числе возражений истца, а также ответов, предоставленных экспертом при опросе в судебном заседании 05.06.2020, суд, рассмотрев ходатайство ответчиков о назначении повторной экспертизы, протокольным определением от 08.06.2020 отклонил его.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителей сторон суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован

промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным  способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора. При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354  ГК РФ.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 ГК РФ и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

В соответствии со статьей 82 АПК РФ судом при рассмотрении настоящего дела в целях установления обстоятельств использования в лекарственном препарате «Феломика» изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 3 формулы по патенту РФ № 2203659 по ходатайству истца была назначена экспертиза, результаты которой подтвердили, что в лекарственном препарате «Феломика» содержится каждый признак, приведенный в независимых пунктах 1, 2 и 3 формулы изобретения по патенту РФ № 2203659.

Суд пришел к выводу, что экспертное заключение оформлено в соответствии с  требованиями статей 82, 83, 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, экспертное заключение основано на материалах дела, является ясным и полным, противоречия в выводах эксперта отсутствуют.

Какие-либо доказательства того, что представленное в материалы дела заключение эксперта по результатам судебной экспертизы является недостаточно ясным и полным, ответчиками не представлены. Не представлены ответчиками и материалы, опровергающие внесудебные заключения ФИО4 и ФИО5, представленные истцом в подтверждение своей позиции. 

На основании этого, суд приходит к выводу о том, что в лекарственном препарате «Феломика» использовано изобретение по патенту РФ № 2203659.

Суд соглашается с доводом истца, что из толкования подпункта 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, следует, что лицу, обратившемуся в суд с требованием о признании права на тот или иной объект интеллектуальной деятельности, надлежит доказать наличие у него исключительного права на спорный объект и факт отрицания данного права другим лицом, влекущего в последующем нарушение данного права правообладателя.

Вместе с тем, по смыслу статьи 6, части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагают стороны, и должен рассматривать заявленное требование по существу исходя из фактических правоотношений, определив при этом круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, а также применимые в конкретном спорном правоотношении правовые нормы.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 N 732-О-О, от 15.07.2010 N 948-О-О, от 23.09.2010 N 1179-О-О, от 25.09.2014 N 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

Перечень способов защиты гражданских, в том числе исключительных прав, предусмотренный статьями 12 и 1252 ГК РФ носят не исчерпывающий характер.

Указанное также опровергает довод ответчика о недопустимости требования о признании действия нарушением исключительного права.

При этом суд принимает во внимание, что первоначально истцом было заявлено требование о пресечении действий нарушающих его исключительные права, однако в ходе достаточно длительного рассмотрения спора, в том числе в связи с неоднократным обжалованием ответчиками в апелляционную и кассационную инстанции определений суда, вынесенных по ходатайствам ответчиков, срок действия патента истца истек. В это время товар был введен в оборот, что в совокупности с установленным судом фактом использование изобретения по независимым пунктам 1, 2 и 3 патента РФ № 2203659 в лекарственном препарате «Феломика» привело к нарушению прав истца. Таким образом, учитывая обстоятельства настоящего спора, удовлетворение уточненных требований истца направлено на восстановление нарушенного права.

При таких обстоятельствах, заявленный ответчиками в судебном заседании 08.06.2020 довод об избрании истцом ненадлежащего способа защиты права со ссылками на судебную практику отклоняется судом.

Учитывая, что использование изобретения по независимым пунктам 1, 2 и 3 патента РФ № 2203659 в лекарственном препарате «Феломика» подтверждено материалами дела, суд считает возможным удовлетворить требования истца о признании использования изобретения по патенту РФ № 2203659 в лекарственном препарате «Феломика» (МНН – Микофеноловая кислота) за номером ЛП-004610 от 21 декабря 2017 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, изготовление, предложение о продаже и иное введение в гражданский оборот продукта, в котором использовано изобретение. Поскольку материалами дела подтверждено, что ответчиками был осуществлен ввод в гражданский оборот на территории РФ партий лекарственного препарата «Феломика», указанных в исковых требованиях истца, а в лекарственном препарате «Феломика», как установлено судом, использованы изобретения по независимым пунктам 1, 2 и 3 формулы по патенту РФ № 2203659, подобные действия ответчиков в соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ квалифицируются как использование патента РФ № 2203659. Так как указанные действия осуществлены без согласия правообладателя патента РФ № 2203659 в период его действия на территории РФ, действия ответчиков являются нарушением исключительного права на патент РФ № 2203659. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для удовлетворения исковых требований по пункту 2 о признании нарушением исключительного права на патент РФ № 2203659 ввод в оборот конкретных партий лекарственного препарата «Феломика» в период действия патента РФ № 2203659.

Доводы ответчиков отклоняются судом в связи со следующим.

Ответчик 1 при вводе в гражданский оборот конкретных партий, указанных в исковых требованиях истца, осуществлял выпускающий контроль качества лекарственного препарата «Феломика», а также его вторичную упаковку, в то время как ответчик 2 являлся и является держателем регистрационного удостоверения на лекарственный препарат «Феломика» и являлся производителем готовой лекарственной формы, а также осуществлял первичную упаковку лекарственного препарата «Феломика». Более того, в соответствии с нотариальным протоколом осмотра сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru от 09.04.2019 в поставке лекарственного препарата «Феломика» принимали участие оба ответчика.  

В соответствии с нотариальным протоколом осмотра сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru от 09.04.2019 государственные контракты на поставку лекарственного препарата «Феломика» были заключены 13.03.2019 и 21.03.2019. Ввод партий лекарственного препарата «Феломика» в гражданский оборот на территории Российской Федерации, который истец просит признать нарушением прав на патент РФ № 2203659, как подтверждается скриншотами с сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, осуществлялся, по меньшей мере, в период с апреля 2019 по июль 2019 гг. Следовательно, действия, представляющие собой нарушение исключительных прав на патент РФ № 2203659, имели место в период действия патента РФ № 2203659. Истечение срока действия патента не тождественно признанию патента недействительным, в связи с чем использование патента РФ № 2203659 в период его действия не может быть легитимировано фактом истечения срока действия указанного патента. 

В материалы дела не представлены доказательства использования патента РФ № 2670447 при производстве лекарственного препарата «Феломика», также как и доказательства тождества признаков независимых пунктов формул изобретений по патенту РФ № 2670447 и патенту РФ № 2203659,  в связи с чем положения пункта 9 информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ № 122 от 13.12.2007 не применимы к настоящему спору. 

С учетом изложенного, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ и возлагаются на ответчиков в равных частях.

Руководствуясь статьями 71, 110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд г. Москвы

РЕШИЛ:

Признать использование изобретения по патенту РФ № 2203659 в лекарственном препарате «Феломика» (МНН – Микофеноловая кислота) за номером ЛП-004610 от 21 декабря 2017 года.

Признать действия ОБЩЕСТВА C ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗВАРИНО ФАРМА» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) и ОБЩЕСТВА C ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАНОФАРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного препарата «Феломика» (МНН – Микофеноловая кислота) за номером ЛП-004610 от 21 декабря 2017 года, а именно ввод в оборот следующих партий: таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 360 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (10), пачки картонные, №№ серии, партии: 720519, 110519, 120519, 130519, 140519, 150519, 160519, 170519, 180519, 190519, 200519 (июль 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 360 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (12), пачки картонные, №№ серии, партии: 660419, 670419, 680419, 690419, 700419, 710519, 730519, 740519, 750519, 760519, 770519, 780519, 790519, 800519, 810519, 820519, 830519, 840519, 850519, 860519, 870519, 880519, 890519, 900519, 910519, 920519, 930519, 940519, 950519 (июль 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 1 шт., упаковки ячейковые контурные (12), пачки картонные, №№ серии, партии: 510419, 520419, 530419, 540419, 550419, 560419, 570419, 580419, 590419, 600419, 610419, 620419, 630419, 640419, 650419 (июнь 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 360 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (10), пачки картонные, № серии, партии: 480319 (апрель 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 180 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (10), пачки картонные, №№ серии, партии: 010219, 020219, 030219, 040219, 050219, 060319, 070319, 080319, 090319, 100319 (апрель 2019), таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 360 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (12), пачки картонные, №№ серии, партии: 010219, 020219, 030219, 040219, 050219, 060219, 070219, 080219, 090219, 100219, 110219, 120219, 130219, 140219, 150219, 160219, 170219, 180219, 190219, 200219, 210219, 220219, 240219, 250219, 260219, 270219, 280219, 290219, 300219, 310219, 320219, 330219, 340219, 350219, 360319, 370319, 380319, 390319, 400319, 410319, 420319, 430319, 440319, 450319, 460319, 230219, 470319, 490319, 500319 (апрель 2019), нарушением исключительных прав НОВАРТИС АГ на патент РФ № 2203659. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА C ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗВАРИНО ФАРМА» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу НОВАРТИС АГ расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.

Взыскать с ОБЩЕСТВА C ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАНОФАРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу НОВАРТИС АГ расходы по уплате государственной пошлины  в размере 3000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

В.И. Крикунова