ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения арбитражного суда, 

не вступившего в законную силу

Дело № А55-1269/2020

г. Самара

05 апреля 2022 года

Резолютивная часть  постановления  объявлена 29 марта 2022 года

Постановление в полном объеме изготовлено 05 апреля 2022 года 

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Романенко С.Ш.,

судей Дегтярева Д.А., Ястремского Л.Л.,   

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии:

от истца – ФИО2, паспорт;

от ответчика – не явились, извещены надлежащим образом;

рассмотрев в открытом судебном заседании 29 марта 2022 года  в зале № 7 апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Строймаг" на решение Арбитражного суда Самарской области от 02 ноября 2021 года по делу № А55-1269/2020 (судья Бунеев Д.М.), путем использования системы веб-конференции,

по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Строймаг"

о взыскании 800 000 руб.,

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к  Обществу с ограниченной ответственностью "Строймаг" о взыскании, с учетом принятого судом увеличения истцом размера его требования, 800 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 543558. 

Ответчик представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что истец не представил документальные доказательства принадлежности ему товарного знака № 543558, не представил доказательства использования товарного знака путем заключения лицензионных договоров, а также не представил доказательства использования им товарного знака при осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того, ответчик заявил, что истец злоупотребляет своим правом. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.08.2020, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2020, в иске отказано. 

Суд по интеллектуальным правам постановлением от 25.05.2021 отменил решение от 03.08.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2020, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. 

При новом рассмотрении дела истец уточнил, что требования заявлены им за период использования с 11.07.2019 по 10.11.2019. 

При новом рассмотрении решением Арбитражного суда Самарской области от 02 ноября 2021 года по делу № А55-1269/2020 с Общества с ограниченной ответственностью "Строймаг" в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 взыскано 800 000 руб., а также расходы по государственной пошлине 8 000 руб. и  в доход федерального бюджета взыскана госпошлина 17 000 руб.

Не согласившись с принятым  судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой считает принятое решение незаконным и необоснованным, просит решение отменить в иске отказать.

При этом в жалобе заявитель указал, что решение принято по неполно выясненным обстоятельствам, имеющим значение для правильного рассмотрения дела, неполно исследованы доказательства, и, как следствие, выводы, сделанные судом, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Определением апелляционного суда от 29.03.2022 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации была произведена замена судьи Коршиковой Е.В. на судью Дегтярева Д.А. в связи с отпуском. После замены судьи рассмотрение апелляционной жалобы начато сначала.

Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: WWW.11ааs.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В судебном заседании истец возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебное заседание представители ответчика не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного  разбирательства.

Проверив законность и обоснованность  обжалуемого решения  в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы  в совокупности с исследованными доказательствами по делу, выслушав истца, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд установил.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Муравей» по свидетельству Российской Федерации № 543558, зарегистрированного 26.03.2001, с приоритетом от 29.11.1999 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «реализация товаров», который используется им при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиатов.

Как указал истец, ответчик незаконно использует обозначение «Муравей» в качестве названия магазинов, расположенных по адресам в Самарской области: 

<

...> Октября, 28; ФИО3, 11б; Комсомольская ул.151; 

<

...>, без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

В подтверждение факта использования ответчиком спорного товарного знака истец представил видеозаписи закупок по указанным выше адресам.

Считая, что действиями ответчика по реализации товаров в торговом центре, в наименовании которого использовано обозначение, сходное до   степени   смешения   с   товарным   знаком,   принадлежащем   истцу, нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуального права, истец направил в адрес ответчика претензию о добровольной уплате компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд.

Суд первой инстанции со ссылкой на нормы статей 1225, 1477, 1479, 1482, 1484, 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворяя исковые требования указал, что истец является правообладателем товарного знака «МУРАВЕЙ» по свидетельству РФ № 543558, зарегистрированному 26.03.2001 г, с приоритетом от 29.11.1999 г. в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров». Как было установлено судом товарный знак использован ответчиком не на товарах (подпункт 1 пункт 2 ст. 1484 ГК РФ), а на вывеске магазина (подпункт 4 пункт 2 ст. 1484 ГК РФ). Суд посчитал, что использование на вывеске магазина относится к 42 классу МКТУ «реализация товаров» нарушает право истца, и последний имеет право требовать компенсацию согласно под. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Кроме того, при   вынесении решения Арбитражный суд Самарской области пришел к выводу, что товарный знак истца и сравниваемое обозначение ответчика являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков. 

Между тем суд первой инстанции не учел следующее.

В абзаце пятом пункта 162 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), а также Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным  знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением степени сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом проведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В силу пункта 42 указанных выше  Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Товарный знак истца «МУРАВЕЙ» имеет все черные заглавные буквы, выполненные одним шрифтом. Вывеска ответчика имеет цветное графическое изображение «желтая голова муравья в красной каске, с красными рукавичками и с серым с молотком в руках» в черном круге, с надписью жирным текстом «муравей» и дополнительным элементом «ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА».

Сравнив обозначения, суд полагает, что словесный элемент «ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА» существенно удлиняет словесную часть ответчика по сравнению с товарным знаком истца, в связи с чем данные товарные знаки различаются по количеству слогов/звуков, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства. 

Кроме того элемент «ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА» находящийся словесной части товарного знака, обуславливает в глазах потребителя понятие, что магазин предлагает к продаже определенную группу товаров-строительных товаров предназначенных для ремонта. И именно данный элемент обуславливает различие фонетического восприятия по сравнению с обычным словом «МУРАВЕЙ».

Также словесный элемент «ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА» придает обозначение в качестве наименования магазина ответчика отличную от товарного знака истца смысловую окраску, так как словосочетание «МУРАВЕЙ ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА» несет в себе больше информации, чем просто слово «МУРАВЕЙ», вызывая устойчивые ассоциации с магазином строительных материалов/товаров. При этом графический элемент «цветная голова муравья с молотком» корреспондируется с идеей, заложенной в словосочетании «МУРАВЕЙ ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА», поскольку изображает муравья-ремонтника-строителя, занятого определенной работой - ремонтными работами/строительными работами.

В то время, как товарный знак истца, как указано по делу № СИП-210/2017, Роспатент отметил что, прямое словарное значение (МУРАВЕЙ, -вья, муж. - это жалящее общественное насекомое, живущее большими колониями. Крылатые муравьи (в брачный период летающие). Толковый словарь ФИО4. СИ. ФИО4, ФИО5. 1949-1992).

Слово «муравей» само по себе является общеупотребительным и ассоциируется у потребителя, в первую очередь, с насекомым, а не с деятельностью определенного юридического лица, в связи с чем существенное значение для идентификации приобретают иные, используемые совместно с указанным обозначением, элементы.

Таким образом, суд считает, что товарные знаки истца и обозначение, используемое ответчиком, не могут вызывать у потребителя ассоциации об их принадлежности одному источнику и восприниматься потребителем как названия, индивидуализирующие услуги, оказываемые одним и тем же лицом.

Кроме того, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку его композиция присутствует запоминающийся графический элемент «Желтая голова муравья в красной каске и с красными рукавичками с серым молотком в руках», в то время как товарный знак истца выполнен стандартным шрифтом и не имеет запоминающихся графических особенностей.

При таких обстоятельствах между обозначением в качестве наименования магазина ответчика и товарным знаком истца отсутствует фонетическое и семантическое сходство, имеются графические отличия, в связи с чем данные товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

Президиум ВАС РФ неоднократно указывал, что при установлении угрозы смешения двух похожих обозначений нужно учитывать факторы, это сходство противопоставляемых знаков и однородность обозначенных ими товаров и услуг, пункта 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утвержденные Приказом 197 от 31.12.2009 г.) 

Однако истец не предоставил доказательства в отношении какой именно группы товаров используется его товарный знак «МУРАВЕЙ» 42 класса МКТУ «реализация товаров». 

В то время как ответчик ведет реальную предпринимательскую деятельность -розничная торговля. Продажа товаров в магазинах ответчика не может быть признака услугами по реализации товара. Аналогичная правовая позиция выражена в Постановлении Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда по делу № А32-39603/2020 от 26.06.2021 г.

Согласно положениям статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" оптовая и розничная торговля - вид торговой деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров, передачей товара от одного лица другому (от продавца покупателю), не может свидетельствовать об оказании услуг по реализации товаров и, соответственно, однородных ей услуг 35-го класса МКТУ. Аналогичный правовой подход к оценке однородности данных услуг изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308 по делу N СИП-251/2017.

Для исследования факта использования товарного знака при оказании услуг «реализация товаров» 42 класса МКТУ правовое значение имеет дифференцирование деятельности по реализации своих товаров от услуг по реализации товаров. Деятельность по реализации своих товаров не подпадает под понятие услуги, поскольку под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей. С этой точки зрения под услугой 42 класса МКТУ (реализация товаров) подразумеваются действия по реализации товаров иных лиц, например, путем непосредственной продажи таких товаров либо путем оказания посреднических услуг при продвижении этих товаров на рынке и пр. Такой правовой подход изложен, в частности, в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП-261/2014, от 25.09.2015 по делу № СИП-190/2015.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Решающее значение при сравнении товарного знака с противопоставленными обозначениями имеет именно визуальный критерий сходства сравниваемых обозначений. Обозначения в использовавшемся на здании ответчика изображении существенно различаются внешней формой акцентирующих на себе внимание изобразительных элементов, их цветовым исполнением, характером этих изображений в составе соответствующих композиций, графическим исполнением шрифтовых единиц, их цветом, при этом противопоставленный товарный знак истца является только словесным. 

В силу данных обстоятельств сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, они не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловливает вывод об отсутствии между ними сходства. 

Вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11). 

Оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. В данном случае такая угроза отсутствует.

При оценке сходства обозначений большую роль играет формирование общего зрительного впечатления о таком сходстве. При этом значение отдельных элементов товарного знака определяется судом в каждом конкретном случае на основании собственной оценки сравниваемых обозначений и установлении возможности их ассоциирования друг с другом применительно к подпункту 14.4.2 Правил. 

На основании изложенного, в рассматриваемом случае, сравниваемые товарные знаки отличаются ввиду разного общего зрительного впечатления. Наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в виде муравья, с молотком в руках, существенным образом влияет на восприятие товарных знаков в целом.

Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу о том, что отсутствует сходство товарных знаков до степени смешения, тем более, что истцом не представлено доказательств того, что кто-либо из потребителей был введен в заблуждение вывеской, располагавшейся на здании ответчика, полагая, что услуги в этом здании оказываются истцом или лицом, заключившим с ним лицензионный договор на использование товарных знаков. Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

Кроме того, следует отметить, что наличие вывески «Муравей» на магазинах ответчика не является по смыслу норм п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ оказанием услуг по реализации товара. 

Реализация товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем - это самостоятельное понятие, под которым согласно ч. 1 ст. 39 Налогового кодекса РФ понимается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Таким образом, продажа товаров в магазинах ответчика не может быть признана услугами по реализации данного товара. Услугой по реализации товаров можно было бы признать принятие товаров ответчиком от какого-нибудь лица для последующей его продажи от имени этого же лица с целью получения вознаграждения за услугу по продаже (договор комиссии и т.п.). 

Вместе с тем, в материалы дела не представлено доказательств оказания ответчиком подобных услуг с использованием товарного знака «Муравей». При таких обстоятельствах, основания для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 543558 в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров отсутствуют.

Продажа ответчиком товара в магазинах с нанесенным на вывеску обозначения «Муравей», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, не может быть признана судом, стоимостью услуг по реализации товара, поскольку при таком расчете компенсации, как двукратная стоимость оказанных услуг, сама по себе выручка от реализации товаров не будет являться равной стоимости оказанных услуг. Также некорректно приравнивать стоимость реализованных ответчиком товаров к размеру денежных средств, полученных от реализации товаров, а также общей выручке ответчика. Так как в стоимость реализованных товаров включена также себестоимость товара, по которой данный товар был приобретен ответчиком.

Доказательств наличия товарного знака на реализуемом ответчиком товаре истец не представил. Кроме того, истец не обосновал, что ответчиком оказывались какие-либо услуги с использованием спорного товарного знака. 

Отождествление истцом понятий реализация товаров, выражающейся в осуществлении ответчиком розничной купли-продажи товаров, и оказание услуг основано на неверном понимании норм материального права, в частности положений 30 и 39 глав Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При этом действующим законодательством не предусмотрена возможность взыскания двукратной стоимости реализованной продукции при условии отсутствия на ней незаконно размещенного товарного знака. Само по себе указание ответчиком на вывеске магазина слова «муравей» не наделяет истца правом на определение компенсации исходя из двукратной стоимости легально введенной в оборот продукции, реализуемой ответчиком.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, выбирая взыскание компенсации вместо возмещения убытков, правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Вместе с этим данное законоположение во взаимосвязи с положениями статьи 65 АПК РФ не может быть истолковано как освобождающее истца от доказывания факта причинения ему убытков и допускающее произвольный выбор истцом вида компенсации.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

По смыслу норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, выбор вида компенсации обусловлен обстоятельствами нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак. 

Так, подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ установлено право правообладателя вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в следующем размере: - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

В силу пункта 4 статьи 1252 ГК РФ контрафактными считаются материальные носители, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение таких носителей, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство. 

Исходя из вышеуказанных норм закона и разъяснений пункта 61 Постановления от 23.04.2019 № 10, размер компенсации может быть определен правообладателем как двукратная стоимость контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением, либо как двукратная стоимость использования соответствующего товарного знака. 

При рассмотрении дела не установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением «муравей», то есть товара, на котором размещено такое обозначение. Истцом не представлено ни одного доказательства, содержащего сведения о продаже ответчиком таких товаров.

В то же время истец заявляет о взыскании компенсации, исходя из двукратной стоимости услуг по реализации товаров. 

Совершение ответчиком действий по оказанию услуг по реализации товаров, предложение к продаже таких услуг, рекламирование оказания услуг по реализации товаров из материалов дела не следует. 

Более того, истец и не заявил об осуществлении ответчиком такой деятельности, настаивая на определении размера компенсации в размере двукратной стоимости всех товаров, проданных ответчиком за период 11.07.2019 г. по 10.11.2019 г. 

Вместе с тем Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ Верховного Суда в Определении от 26.10.2021 г. по делу № 309-ЭС21-12265 (дело № А50-908/2020) указала, что выводы суда апелляционной инстанции в части удовлетворения требования истца о взыскании компенсации также не соответствуют положениям статей 1252, 1515 ГК РФ и разъяснениям, изложенным в пунктах 59, 61, 62 постановления Пленума № 10. Такая же правовая позиция изложена в Определении Верховного суда РФ от 09.04.2020 г. и в Постановлении Арбитражного Апелляционного суда от 15.10.2019 г. по аналогичному делу № А45-6211/2018 г. в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 N С01-289/2020 по делу N А19-9570/2019, в Постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции по делу № А55-11686/2020, в Постановлении Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда по делу № А32-39603/2020.

Верховный Суд РФ в своем Определении от 26.10.2021 г. по делу № 309-эс21-12265 (Дело № А50-908/2020; указал, что пунктом 6 (абзацы 1, 3) статьи 1252 ГК РФ определено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном данным Кодексом, может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 № 985/10, указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Таким образом, как указано выше апелляционный суд исследуя данный вопрос  пришел к выводу о том, что отсутствует сходство товарных знаков до степени смешения, тем более, что истцом не представлено доказательств того, что кто-либо из потребителей был введен в заблуждение вывеской, располагавшейся на здании ответчика, полагая, что услуги в этом здании оказываются истцом или лицом, заключившим с ним лицензионный договор на использование товарных знаков.

Кроме  того, следует отметить, что при наличии довода о злоупотреблении правом при приобретении и использовании средства индивидуализации установление фактического использования такого средства является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию непосредственно правообладателем в целях подтверждения того, что, приобретая исключительное право на него и используя его, правообладатель действовал добросовестно, реализуя основное назначение товарного знака (знака обслуживания) как средства индивидуализации товаров и услуг.    

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на средство индивидуализации, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность истца должна быть прежде всего установлена на стадии приобретения исключительного права на средство индивидуализации, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

Последующее поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на средство индивидуализации он действовал недобросовестно.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Возражая против доводов ответчика, о наличии в его действиях по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак злоупотребления правом, ИП ФИО2 в отзыве на апелляционную жалобу ссылается на то, что спорный товарный знак используется под его контролем лицензиатами на условиях неисключительной лицензии, что, по его мнению, подтверждается материалами дела.

Суд апелляционной инстанции критически оценивает данный довод истца в силу следующего. Действительно, само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 ГК РФ. 

Однако неиспользование средства индивидуализации может быть оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу, подтверждающими, что цель регистрации и использования знака обслуживания противоречит основной функции этого знака, состоящей в индивидуализации услуг, оказываемых правообладателем.

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что при наличии довода о злоупотреблении правом при приобретении и использовании средства индивидуализации установление фактического использования такого средства является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию непосредственно правообладателем в целях подтверждения того, что, приобретая исключительное право на него и используя его, правообладатель действовал добросовестно, реализуя основное назначение товарного знака (знака обслуживания) как средства индивидуализации товаров и услуг.

Такой вывод содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 N С01-289/2020 по делу N А19-9570/2019. Определением Верховного Суда РФ от 02.09.2020 N 302-ЭС20-12732 отказано в передаче дела N А19-9570/2019 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления.

Истец копии заключенных им лицензионных договоров в дело не представил. 

При этом, следует отметить, что лицензионный договор с ФИО6 на территории 

<

...> Д.104А является недопустимым доказательством, так как данный договор зарегистрированный в Росреестре 21.02.2020 г. а иск был подан в январе 2020 г. 

Оценив представленные по делу доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что предпринимателем не представлено достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществляется экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему знака обслуживания.

Суд апелляционной инстанции также принимает во внимание, что истец является правообладателем значительного количества товарных знаков, которые регистрируются и приобретаются им, при этом истцом не представлено доказательств их реального использования для целей индивидуализации товаров и услуг. 

Из общедоступных сведений, содержащихся на официальном сайте https://kad.arbitr.ru/ следует, что с 2015 года истец является инициатором многочисленных исков о взыскании компенсации за незаконное использование обозначений разными организациями и индивидуальными предпринимателями. 

Согласно сведениям картотеки арбитражных дел, в настоящее время ФИО2 является стороной в 392 делах, рассматриваемых арбитражными судами.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2019 №А40-246916/2019 было установлено, что по данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по состоянию на 28.10.2019 индивидуальный предприниматель ФИО2 является правообладателем 725 товарных знаков. Ранее в решении от 02.08.2018 по делу №А65-12179/2018 по иску ФИО2 на основании данных, представленных ответчиком по делу, установлено, что ФИО2 подал на регистрацию товарных знаков 1 784 заявок. 487 заявок было подано на регистрацию ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», единоличным исполнительным органом которой является ФИО2.

Очевидно, что лицо, обладающее настолько значительным «портфелем» товарных знаков и, тем не менее, регулярно подающее новые заявки на регистрацию товарных знаков, не может добросовестно использовать их все в гражданском обороте.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что деятельность индивидуального предпринимателя ФИО2 по приобретению товарных знаков имеет цель последующего сутяжничества с добросовестными участниками гражданского оборота, и направлена на причинение им вреда. 

С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса является злоупотреблением правом со стороны истца. 

При рассмотрении довода о наличии в действиях лица по применению конкретных мер защиты исключительного права признаков злоупотребления правом суд должен исходить из оценки совокупности фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о преследуемой правообладателем цели.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи представленные в материалы дела доказательства, установив, что фактически спорный знак обслуживания не используется его правообладателем или под его контролем, проанализировав последующее поведение правообладателя, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что целью приобретения исключительного права на этот знак служило получение необоснованных преимуществ путем предъявления материальных требований о взыскании компенсации.

Нормы, призванные регулировать отношения в области защиты интеллектуальных прав хозяйствующих субъектов, не могут быть использованы для прикрытия деятельности, направленной исключительно или преимущественно на взыскание денежных сумм с добросовестных участников гражданского оборота. 

Признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Поскольку выводы суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания компенсации не соответствуют обстоятельствам дела, решение Арбитражного суда Самарской области от 02 ноября 2021 года по делу № А55-1269/2020 на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ подлежит отмене с принятием нового судебного акта, об отказе в иске.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением иска и апелляционной жалобы подлежат отнесению на истца.

 

Руководствуясь статьями 266-271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 02 ноября 2021 года по делу № А55-1269/2020 – отменить, принять новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Строймаг" расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей. 

 

Постановление  вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий                                                                                С.Ш. Романенко    

 

Судьи                                                                                                                 Д.А. Дегтярев

 

                                                                                                                            Л.Л. Ястремский