Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-14660/17-91-1281

25 декабря 2017 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2017 года

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2017 года

 

Арбитражный суд в составе судьи Шудашовой Я.Е.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd., Биг Кайзер ФИО2, адрес: Glattalstrasse 516 8153 Riimland Schweiz, Глатталштрассе 516 81536 Рюмланд Швейцария)

к ООО «ЭЛ-ЮНИОН» (ОГРН 

<

***>, Адрес per.: 115419, 

<

...>)

Третье лицо: АО «ОДК-СТАР» (ОГРН 

<

***>, Адрес: 614990, 

<

...>)

о взыскании  компенсации за незаконное использование международных товарных знаков KAISER и BIG KAISER в размере 1 514 511,01 рублей.

в судебное заседание явились:

от истца – ФИО3 доверенность № 13-20525 от 04.05.2017 г.

от ответчика – ФИО4 доверенность  б/н от 30.08.2017 г.;

от третьего лица – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) (далее также Истец) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛ-ЮНИОН» (далее Ответчик) компенсации за использование международного товарного знака BIG KAISER в размере 500 000 руб., с учетом уточнения требований в порядке ст.49 АПК РФ, ссылаясь на положения ст.ст.1484, 1515 ГК РФ.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения требований Истца по доводам, изложенным в отзыве, указал, что заявка на участие в торгах не является предложением продажи товаров не может также относиться к иным способам введения товара в оборот, так как гражданским оборотом является действия (акты, сделки и т.д.), в результате которых тот или иной товар переходит от одного лица к другому, соответственно до первой продажи товар не может считаться введенным в оборот.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о месте и времени рассмотрения спора в порядке ст.123 АПК РФ, в судебное заседание не явилось, позицию по спору не представило, возражений против рассмотрения спора в свое отсутствие не заявило, в связи с чем, дело рассмотрено в отсутствие указанного лица в порядке ст.156 АПК РФ.

Суд, выслушав доводы Истца, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) является юридическим лицом по законодательству Швейцарии, создано 09.07.1969 г., зарегистрировано в торговом регистре Цюриха под номером СНЕ-102.159.089 по адресу: Glattalstrasse 516 8153 Rumland, Schweiz.

Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) -правообладатель международных товарных знаков KAISER и BIG KAISER, зарегистрированных в международном регистре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), который ведется в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протоколом к нему от 27 июня 1989 г.

На основании Постановления Совета Министров СССР от 3 сентября 1975 года № 775-243 «О присоединении к Мадридскому соглашению» и Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 г. № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков», международные товарные знаки, зарегистрированные в порядке, установленном Мадридским соглашением, подлежат охране на территории РФ.

Регистрация товарного знака KAISER на территории Российской Федерации подтверждается сертификатом № 572197 (действует до 31.05.2021 г.), а товарного знака BIG KAISER - сертификатом № 1055784 (действует до 30.09.2020 г.). Данные «Глобальной базы данных по брендам» являются общедоступными через сеть «Интернет» на английском языке по адресу: http://www.wipo.int/branddb/en/. 

В соответствии с «Соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» (заключено в Ницце 15.06.1957, далее - Соглашение), страны, к которым применяется Соглашение (в том числе член Соглашения Российская Федерация), образуют Специальный союз и принимают единую классификацию товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). Швейцария является членом Соглашения.

Согласно «Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению», название товаров и услуг, в отношении которых испрашивается международная регистрация знака, сгруппированных по классам МКТУ, и в порядке указанной классификации, при этом каждой группе должен предшествовать номер класса, к которому относится данная группа товаров или услуг; товары и услуги должны быть указаны в точных терминах, предпочтительно с использованием терминов, фигурирующих в алфавитном перечне указанной классификации; международная заявка может содержать ограничение перечня товаров и услуг (пункт xiii Инструкции).

В соответствии с Приказом Роспатента от 31.12.2008 г. № 161 «Об утверждении Порядка осуществления делопроизводства по международным заявкам», зарегистрированные в РФ международные знаки действуют в соответствии с МКТУ.

Согласно сертификатам №№ 572197, 1055784, список товаров и услуг по МКТУ, на которые в порядке ст. 1481, 1492, 1503 ГК РФ распространяется защита товарных знаков KAISER и BIG KAISER, включает класс МКТУ: 07 «Механические инструменты».

Как следует из материалов дела, общество "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ" является представителем компании по доверенности от 02.03.2017, доверенности от 08.11.2017 г. с апостилем в порядке Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г. и переводом, верность которого удостоверена в порядке статьи 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1), что соответствует требованиям ст. 255 АПК РФ.

Статус ООО «ХАЛТЕК - ДоАЛЛ» как единственного поставщика, имеющего согласие правообладателя на ввоз в РФ товаров под торговыми марками KAISER и BIG KAISER, подтверждается письмом Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) от 21 января 2016 г., 11 января 2017 г., 01 марта 2017 г.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Статьей 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, а именно путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2)  при выполнении работ, оказании услуг;

3)     на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4)     в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5)  в сети «Интернет», в том числе в доменном имени.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Если товар был приобретен не у правообладателя и не с его согласия, то такой товар не считается легально введенным в оборот (статья 1487 ГК РФ).

Судом установлено, что ООО «ЭЛ-ЮНИОН» нарушило права истца на товарные знаки KAISER и BIG KAISER путем подачи заявки на участие в Открытый запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключить договор поставки инструмента «Big Kaiser» для нужд АО «ОДК-СТАР» (извещение № ZK17041200039). 

Заявка является предложением о продаже товаров. Информация о запросе котировок размещена на электронной торговой площадке в сети Интернет по адресу http://web.etprf.ru/NotificationZK/Print/id/178291, заказчик и организатор - АО «ОДК-СТАР». Предмет закупки, согласно документации и извещению -«Поставка инструмента «Big Kaiser»» (т.е. 07 класс МКТУ), начальная (максимальная) цена - 26 849,89 швейцарских франков.

Вместе с тем, как указывает Истец, ООО «ЭЛ-ЮНИОН» никогда не приобретало товары под международными товарными знаками KAISER и BIG KAISER ни у Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.), ни у ООО «ХАЛТЕК - ДоАЛЛ», т.е. не легализовало ввезенный товар под такими марками на территории РФ в установленном законом порядке. Доказательств иного суду не представлено.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарные знаки, осуществив действия по предложению к продаже товаров под зарегистрированными товарными знаками, принадлежащих истцу.

Согласно ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно протоколу №260 от 25.04.2017 г. по оценке заявок и выбору победителя, цена товаров под защищаемыми товарными знаками, согласно предложению ООО «ЭЛ-ЮНИОН», составляет 23 747,00 швейцарских франков, включая НДС. На 25.04.2017 г. (дата протокола об итогах запроса котировок в электронной форме) курс ЦБ РФ составлял 56,4066 рублей за 1 швейцарский франк, т.е. общая цена товаров, предложенных к продаже ответчиком, составила 1 339 487,53 рублей. Двукратная их стоимость, в целях определения компенсации правообладателю по ст. 1515 ГК РФ, составляет 2 678 975,06 рублей.

Используя свои процессуальные права разумно и добросовестно, истец заявил о компенсации в размере 500 000 руб.

Ответчик в рассматриваемых обстоятельствах осуществляет предпринимательскую деятельность, поэтому несет гражданскую ответственность в любом случае, независимо от наличия вины (ст. 401 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, направленная Истцом в адрес Ответчика претензия оставлена им без удовлетворения и ответа. Доказательств иного суду не представлено.

Таким образом, учитывая установленные выше обстоятельства, сопоставив имеющиеся в материалах дела доказательства, а также пояснения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о том, что товар, который являлся предметом конкурса, товар, который ответчик в рамках данного конкурса был намерен поставить заказчику и товар, производителем которого является компания истец, является одним и тем же товаром, исключительные права на реализацию которого и иное введение в гражданский оборот принадлежат истцу и иным, лицам, получившим у компании производителя соответствующее согласие.

Поскольку заявка ответчика была допущена к участию в конкурсе, т.е. соответствовала требованиям конкурсной документации, фактически данная заявка содержала предложение о поставке товаров под товарным знаком, принадлежащем истцу, без получения у него на то соответствующего согласия.

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что допущенная к участию в конкурсе заявка ответчика и соответствующее коммерческое и техническое предложению заказчику, следует рассматривать как предложение о продаже товаров, что без разрешения правообладателя в силу подп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, является нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Учитывая наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком исключительного права истца на товарный знак "BIG KAISER", требование о взыскании компенсации предъявлено истцом правомерно и подлежит удовлетворению в заявленном размере, как отвечающее принципам разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Доводы Ответчика, изложенные в отзыве, в том числе об отсутствии факта реализации товара, судом исследованы и признаны не подлежащими принятию по следующим основаниям.

Истцом в подтверждение позиции по спору представлены в материалы дела извещение № ZK17041200039 об открытом запросе котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключить договор поставки инструмента «Big Kaiser» для нужд АО «ОДК-СТАР» (Запрос котировок вх.№ 178291); документация о закупке по открытому запросу котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку инструмента «BIG KAISER» для нужд АО «ОДК-СТАР» (далее Документация); протокол №260 от 25.04.2017 г. заседания закупочной комиссии.

В извещении указано, что предметом закупки являлась поставка инструмента «Big Kaiser», а все перечисленные в типовой форме «Коммерческого предложения» (форма 2, п. 7.2 Документации) описания товаров полностью совпадали с кодами (артикулами) и наименованиями товаров из официального каталога истца, и напротив каждой товарной позиции «Коммерческого предложения» было указано словосочетание «Big Kaiser».

В Приложении №2 к Документации «Требования к продукции» дословно указано, что «Эквивалент по указанному инструменту не допустим в соответствии с п. 10.3.6.(5) Положения о закупке ГК «РОСТЕХ» ввиду того, что указанный в технологических процессах инструмент «Big Kaiser» приобретается для оснащения оборудования центров специализации согласно утвержденной Технической политике АО «ОДК-СТАР».

Из этого однозначно следует, что предметом закупки являлся товар, производимый истцом под товарной маркой «Big Kaiser» (межд. per. № 1055784).

Согласно протоколу №260 от 25.04.2017 г., одним из участников закупки было ООО «ЭЛ-ЮНИОН» (ОГРН 

<

***>, адрес: 115419, 

<

...>), что позволило однозначно идентифицировать ответчика, который не приобретал предлагаемый товар у истца и уполномоченных им лиц и не испрашивал согласие на использование товарного знака «Big Kaiser». Доказательств обратного суду не представлено.

Поскольку заявка ответчика была допущена к участию в закупке, значит, она соответствовала всем требованиям Документации, в том числе пункту 4.5.1, подразделу, 4.6 Документации, пунктам 1) и 12) Требований к составу заявки (Приложение №3 к информационной карте), формам № 1 и 2 (подразделы 7.1 и 7.2 Документации), то есть содержала Заявку и Коммерческое предложение, дословно соответствующие установленным формам, в том числе заявка содержала фразу «...заключишь Договор на поставку инструмента «Big Kaiser», а коммерческое предложение ответчика - словосочетание «Big Kaiser» напротив каждой товарной позиции.

Следовательно, ответчик использовал товарный знак «Big Kaiser» в предложении к продаже товаров, что подтверждается извещением о проведении закупки, Документацией о закупке и протоколом заседания закупочной комиссии.

Довод ответчика о том, что он не производил, не ввозил и не легализовал на территории РФ продукцию, маркируемую товарными знаками истца, судом не принимается, поскольку в данном случае нарушение ответчика состоит в размещении товарного знака в предложении о продаже товаров (подп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Это самостоятельное оконченное нарушение, не связанное с маркировкой или ввозом товара, или другими самостоятельными способами использования товарного знака.

Факт того, что заявка ответчика не являлась предложением о продаже товаров, опровергается текстом Документации, с которым ответчик согласился, подав заявку:

«3.2.4 Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим» (стр. 11 Документации);

«3.4.5 До подачи заявки участник процедуры закупки обязан ознакомиться с документацией о закупке...» (стр. 12 Документации);

«4.9.1 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил Положение о закупке, настоящую документацию о закупке (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке» (стр. 20 Документации);

организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки только до подведения ее итогов, при условии извещения участников (п. 4.14, стр. 25 Документации);

с победителем закупки заключается договор в срок на поставку товаров на условиях его заявки (п. 4.19.1, стр. 28 Документации);

предусмотрены последствия уклонения лица, с которым заключается договор, от его подписания - удержание обеспечения заявки и т.д. (п. 4.19.20, стр. 31 Документации).

То, что заявка ответчика являлась предложением к продаже товаров, подтверждается и текстом заявки (подп. 7.1 Документации - форма 1), согласно которой ответчик «...предлагает заключить Договор на поставку инструмента «Big Kaiser»: Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях: ...

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении».

А согласно ст. 435 ГК РФ оферта является предложением, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Факт того, что другие лица также подавали заявку на участие в закупке, не освобождает ответчика от ответственности за его нарушение, поскольку он участвовал в закупке добровольно и лично, но не имел на момент подачи заявки ни товара, легально введенного в оборот в РФ (в отношении которого таким образом было бы исчерпано исключительное право истца на товарный знак), ни согласия правообладателя на использование товарного знака в предложении о продаже товаров. Такое согласие должно быть прямо выражено правообладателем или уполномоченным лицом и не может быть приобретено повторением действий иных участников предпринимательской деятельности, на которое ссылается ответчик.

Доводы Ответчика о том, что он не был признан победителем закупки и не заключил договор на поставку, не отменяет факта нарушения прав истца путем использования товарного знака в предложении к продаже товаров.

Доводы ответчика о том, что в дальнейшем он мог бы в случае победыв запросе котировок закупить легальные товары для фактической поставки, судом не принимаются, поскольку это не отменяет уже совершенного нарушения - использования товарного знака истца в предложении о продаже товаров.

Ответчик в обоснование позиции по спору указывает, что не размещал в своей заявке товарный знак истца.

Вместе с тем, представленными третьим лицом в материалы дела документами - копией заявки ответчика, судом установлено иное. Так, непосредственно в самой заявке ответчик прямо указал, что «...предлагает заключить Договор на поставку средств технологического оснащения «Kaiser».

Утверждение ответчика о наличии у истца требования приобретать инструмент напрямую у своего производителя, ничем не подтверждено и опровергается тем, что товары истца в России предлагают к продаже и продают организации, являющиеся дилерами и дистрибьюторами истца. Такие лица могут на законных основаниях подавать заявки для участия в закупках товаров товарных марок истца. Ответчик не обращался к истцу с предложением стать дилером или дистрибьютором истца на территории России. Доказательств иного суду не представлено.

Расходы по госпошлине возлагаются на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 10, 11, 12, 307, 309, 310, 702, 711 ГК РФ, ст.ст. 65, 110, 112, 123, 167-171, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ЮНИОН» (ОГРН 

<

***>, Адрес per.: 115419, 

<

...>) в пользу Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd., Биг Кайзер ФИО2, адрес: Glattalstrasse 516 8153 Riimland Schweiz, Глатталштрассе 516 81536 Рюмланд Швейцария) компенсацию за использование международного товарного знака BIG KAISER в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 000 (Тринадцать тысяч) руб.; 

Возвратить Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd., Биг Кайзер ФИО2, адрес: Glattalstrasse 516 8153 Riimland Schweiz, Глатталштрассе 516 81536 Рюмланд Швейцария) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 145 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

Шудашова Я.Е.