АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-9726/2018

г. Белгород

25 января 2019 года

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Хлебникова А. Д.

при  ведении  протокола  судебного  заседания секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального  предпринимателя  Шубина В. В. (ИНН 463212452243, ОГРН 308463223500101)

к ООО "СТРОЙГИГАНТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 500 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от предпринимателя  ФИО2 – не явились, надлежаще извещен;

от ООО "СТРОЙГИГАНТ" – не явились, надлежаще извещены

УСТАНОВИЛ:

предприниматель  ФИО2 (далее – предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО  «СтройГигант» (далее – ответчик, общество) об обязании прекратить использование товарного знака «СтройГигант» в любых его формах и проявлениях (вывески, таблички, указатели, рекламные буклеты, акции, скидки, предложения и оказание услуг и прочее, в том числе в сети Интернет), а также взыскании с ООО  «СтройГигант» в пользу предпринимателя ФИО2 500 000 руб. компенсации.

Предприниматель и ООО  «СтройГигант» в судебное заседание не явились, что не является препятствием к разрешению спора, т.к. о месте и времени разбирательства дела они уведомлены надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) «СтройГигант» для индивидуализации товаров и услуг 2,4,6,9,11,13,16,17,19,20,21,22,24,27,28,35,37,39 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №407640 дата государственной регистрации 29.04.2010, а также данными Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемым на территории Российской Федерации (л.д.38-47).

В силу п.1 ст. 1477 ГК РФ товарным знаком (знаком обслуживания) признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а также для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. При этом в соответствии с п. 2 ст. 1477 ГК РФ данное правило применяется к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами работ или оказываемых ими услуг.

Основное предназначение товарного знака (знака обслуживания) — обеспечение потенциальному покупателю (потребителю) возможности отличить маркированный товар (услугу) одного производителя от аналогичного товара (услуги) другого производителя.

Ответчик - ООО «Стройгигант» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 19.07.2017. По данным госреестра (выписка от 17.09.2018) основным видом деятельности ООО «Стройгигант» является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (л.д.18,19). 

Истец полагает, что название ООО «Стройгигант» и его торгового знака имеют одинаковый состав гласных и согласных, одинаковое число слогов, совпадает слог, на который падает ударение, в связи с чем являются тождественными по фонетическому признаку. Вид деятельности и услуг, оказываемых ООО «Стройгигант», частично тождественны виду деятельности и услугам, предоставляемым истцом под товарным знаком (знаком обслуживания) «СтройГигант».

Согласно статье 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса (пункт 4 статьи 54 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункт 2 статьи 1473 ГК РФ).

Как указано в пункте 1 статьи 1474, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет". Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

На основании пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается (пункт 2 статьи 1474 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном названным Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности.

Таким образом, указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, однако, предусматривает исследование вопроса о сходстве фирменного наименования и товарного знака и возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Следовательно, в предмет доказывания по настоящему делу входят установление сходства фирменного наименования и товарного знака, а также наличие угрозы их смешения и потенциальная возможность введения в заблуждение потребителей или контрагентов при использовании фирменного наименования ответчиком путем осуществления деятельности аналогичной деятельности истца.

При этом истец, обладая всей полнотой сведений о видах деятельности, осуществляемой им самим, подтверждая виды деятельности, осуществляемые им самим, должен представить доказательства фактического осуществления им конкретных видов деятельности, в том числе указанных в его учредительных документах.

В отношении ответчика истец может приводить данные как о фактической деятельности ответчика, так и о деятельности, указанной в учредительных документах.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя.

Смешение в глазах потребителя возможно, если хозяйствующие субъекты, обладая тождественными или сходными фирменным наименованием и товарным знаком, являются участниками одного рынка товаров (услуг) и предоставляют аналогичные товары (услуги), то есть те, которые по своему функциональному назначению, применению, качественным и иным характеристикам полностью идентичны другим товарам (услугам), или в отсутствие таких полностью идентичных товаров (услуг) имеют близкие характеристики.

Факт возникновения исключительного права истца на товарный знак (29.04.2010) ранее даты регистрации ответчика в качестве юридического лица (19.07.2017) установлен судом и не оспаривается ответчиком.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

Суд, проведя сравнительный анализ фирменного наименования ответчика и товарного знака истца, пришел к выводу о том, что эти обозначения сходны до степени смешения по следующим критериям: по визуальному критерию - обозначения производят сходное общее зрительное впечатление; по звуковому критерию - сравниваемые обозначения имеют в своем составе одно одинаковое слово «Стройгигант»; по семантическому критерию обозначения имеют тождественные заложенные в обозначении понятия.

Также согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.03.2002 г. N 4194/01, поскольку в данном деле спор вызван столкновением не двух зарегистрированных тождественных фирменных наименований, а зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения, то для признания такого использования незаконным следует определить не только степень их сходства, но одновременно сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной). Кроме того, суду необходимо проверить, привели ли действия ответчика к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги, а также допущены ли предпринимателем иные акты недобросовестной конкуренции.

Определением от 20.12.2018 суд предлагал истцу представить доказательства нарушения ответчиком его исключительных прав на принадлежащий предпринимателю товарный знак.

Предпринимателем не представлены доказательства пересечения сфер фактической деятельности сторон (деловой и территориальной), а также то, что действия ответчика привели к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги.

 Согласно ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Данная правовая позиция об отсутствии правовых оснований для удовлетворения абстрактного требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации согласуется с правоприменительной практикой, в том числе с позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 07.06.2016 N 303-ЭС15-9147, Постановления Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 N С01-49/2018 по делу N А23-1681/2016, Постановления Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2018 N С01-458/2018 по делу N А40-193572/2017.

При изложенных обстоятельствах не подлежит удовлетворению требование истца об обязании ответчика прекратить использование товарного знака «СтройГигант» в любых его формах и проявлениях (вывески, таблички, указатели, рекламные буклеты, акции, скидки, предложения и оказание услуг и прочее, в том числе в сети Интернет), т.к. данное требование носит абстрактный характер и распространяется на будущее время, что в силу закона является безосновательным.

Помимо изложенного, истец просит взыскать с ответчика 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав предпринимателя на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности или незаконности использования товарного знака.

Не могут быть приняты судом доводы предпринимателя о том, что ответчик нарушает его исключительные права на товарный знак № 407640 путем государственной регистрации своего фирменного наименования ООО «Стройгигант».

Пунктом 1 статьи 1229 и статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, сам факт регистрации ООО  «Стройгигант» с наименованием, тождественным товарному знаку, принадлежащему истцу, не свидетельствует о нарушении ответчиком прав предпринимателя на товарный знак.

В связи с непредставлением истцом доказательств факта нарушения ответчиками его исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак, требования о взыскании компенсации удовлетворению не подлежат.

При обращении в суд истец уплатил 19000 руб. госпошлины, которая на основании ст.110 АПК РФ относится на предпринимателя.

Руководствуясь ст. ст. 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Отказать предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в удовлетворении исковых требований полностью.

Решение может быть обжаловано  в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

Хлебников А. Д.