АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-4196/2022

г. Уфа

19 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 16.09.2022

Полный текст решения изготовлен 19.09.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Тагировой  Л. М., при ведении протокола судебного заседания   секретарём судебного  заседания  ФИО1, рассмотрел дело по исковому заявлению

Общества с  ограниченной  ответственностью «ЗИНГЕР СПб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к индивидуальному  предпринимателю  ФИО2  (ИНН      

<

***>, ОГРНИП      304022401600018)

 о взыскании  компенсации  за  нарушение  исключительных  прав  в размере  50 000  руб.,      расходов  по  приобретению спорного товара  в размере  100  руб.,  почтовых расходов  в размере  115 руб.,  расходов на фиксацию  правонарушения в размере 5 000  руб.                

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились,  извещены надлежащим образом;

от ответчика – ФИО3,  представитель  по дов.  от  12.09.2022г.  

        Общество с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПб» (далее – ООО «ЗИНГЕР СПб», истец) обратилось в  Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением  индивидуальному  предпринимателю  ФИО2   о взыскании  компенсации  за  нарушение  исключительных  прав  в размере  50 000  руб.,   расходов  по  приобретению спорного товара  в размере  100  руб.,  почтовых расходов  в размере  115 руб.,  расходов на фиксацию  правонарушения в размере 5 000  руб.                

В  ходе  рассмотрения  дела истец  уточнил  исковые требования, просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 120 000 руб. за нарушение  исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 266060.

Уточнение судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель  ответчика  с иском не согласилась по доводам, изложенным в отзыве на иск.

 Исследовав представленные доказательства, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, общество «ЗИНГЕР Спб» является обладателем исключительных прав на товарный знак в виде словесного обозначения «ZINGER» по свидетельству на товарный знак №266060, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2004, срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030, правовая охрана предоставлена в отношении широкого перечня товаров, в том числе 8 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Как указывает истец, 22.12.2020 в торговой точке, расположенной по адресу: Республика Башкортостан,  Иглинский  район,  с.Алаторка,  ул.ДРСУ-1,  д.20,   был установлен и зафиксирован факт предложения к продаже от индивидуального предпринимателя ФИО2   товара, обладающего техническими признаками контрафактности — маникюрный инструмент (ножницы  для  ногтей).

В подтверждение факта реализации ответчиком данного товара истец представил в материалы дела:  кассовый чек от 22.12.2020   на сумму  100 руб., диск формата DVD-R, содержащий видеозапись момента реализации спорного товара.

Кассовый чек содержит сведения, позволяющие идентифицировать ответчика как продавца в договоре розничной продажи, дату совершения сделки, цену. 

В соответствии со статьями 426, 492 и 494 Гражданского кодекса Российской Федерации выставление на продажу спорной продукции свидетельствует о наличии со стороны ответчика публичной оферты, а факт ее продажи подтверждается видеозаписью процесса покупки.

В силу статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель, договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Содержащаяся на представленном истцом диске формата DVD-R видеозапись позволяет с достоверностью определить место, в котором была осуществлена реализация товара, и обстоятельства, при которых покупка была произведена. 

Поскольку использование исключительных прав истца на товарный знак ответчиком с истцом не согласовывалось, в целях досудебного урегулирования спора правообладатель направил в адрес ответчика претензию  с требованием незамедлительного прекращения действий по нарушению исключительных прав правообладателя, выплаты денежной компенсации в общем размере  50  000 руб., а впоследствии обратился в суд с иском о взыскании  компенсации  в общем размере  120 000  руб.  (с  учетом  уточнения  иска).  

Оценив представленные в дело доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания. 

В соответствии с п. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

В соответствии со ст. 1477 Гражданского кодекса российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

 Как следует из положений ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

В соответствии с п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю) принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 Гражданского кодекса российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ, услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным способом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся в этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Иные лица не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. 

По смыслу положений ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под № 266060.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). 

При оценке смешения обозначения, размещенного на товаре, реализованном ответчиком, и товарным знаком истца суд в порядке части 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации руководствуется Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, в которых приведены критерии такой оценки.

Так, в соответствии с пунктом 41 указанных правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Применив приведенные выше критерии оценки сходства до степени смешения, на основании проведенного анализа представленных доказательств, суд приходит к выводу о том, что размещенный на приобретенном  у предпринимателя товаре изображение имеет сходство до степени смешения с товарным знаком  № 266060, правообладателем которых является истец по всем признакам.

При этом истец не передавал ответчику права на использование названных товарных знаков; доказательств обратного суду не представлено. Более того ответчик не оспаривает факт реализации указанного товара.

На товаре отсутствуют указания на правообладателя – общество "ЗИНГЕР Спб", сведения об импортере, составе товара, и т.п., что свидетельствует  о контрафактности товара.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, арбитражный суд полагает, что указанные действия ответчика по реализации товара (маникюрные инструменты), на котором присутствует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, является нарушением исключительных прав истца.

Пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает два варианта определения компенсации за незаконное использование товарного знака:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в сумме 50 000 руб.,  а  после  уточнил требования,  определив  их в размере    двукратной  стоимости   права использования товарного знака  в размере 120 000 руб. 

В обоснование заявленного требования истец предоставил в материалы дела лицензионный договор от 26.02.2019, заключенный между ООО "ЗИНГЕР СПб" (лицензиат) и ООО "Глобал" (лицензиар), согласно которому лицензиару предоставляется право использования товарного знака N 266060 в отношении товаров 06, 08, 14, 21, 26 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ. Срок действия договора определен с момента подписания по 01.11.2021. В соответствии с пунктом 2.1. лицензионного договора за предоставление права использования товарного знака Лицензиат уплачивает Лицензиару ежеквартальное вознаграждение в размере 60 000 руб.

На аналогичных условиях заключен договор с ООО «Юниверсал-Импорт» от 13.08.2020, за исключением стоимости, которая определена в размере 75 000 руб. в квартал.

Истец также представил лицензионный договор с ИП ФИО4 от  11.08.2021, где вознаграждение лицензиара составило 750 000 руб. в год.

 В соответствии с пунктом 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Указанная правовая позиция содержится также в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310 -ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019.

Исходя из сопоставления срока действия лицензионных договоров  и даты правонарушения (22.12.2020) следует, что правонарушение допущено ответчиком в момент действия лицензионных договоров истца о предоставлении права использования спорного товарного знака ООО «Глобал» и ООО «Юниверсал-Импорт».

Размер компенсации за нарушение прав истцом определен исходя из двукратной стоимости минимального размера  лицензионного вознаграждения лицензиата (истца) по лицензионному договору от 26.02.2019 (60 000 рублей х 2).

При этом истец в обоснование расчета компенсации приводит доводы о фиксированном размере лицензионного платежа, который определен сторонами лицензионного договора в дополнительных  соглашениях, который не зависит от срока использования, способов использования, территории использования, количества фактов  использования товарного знака, классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

  Действительно в лицензионных договорах согласованное сторонами вознаграждение по способам использования товарного знака истца и по классам товаров МКТУ не выделяется, отсутствуют данные о том, как сторонами определялся такой размер вознаграждения, между тем в обычных условиях гражданского оборота данные обстоятельства неизбежно оказывают влияние на размер уплачиваемого лицензиатом лицензиару вознаграждения.

В рассматриваемом случае предприниматель, занимающийся розничной торговлей, нарушил право на товарный знак путем продажи товара, на котором имелось изображение товарного знака истца.

Таким образом, принадлежащий истцу товарный знак был использован при продаже товара, относящегося к 8 классу МКТУ, в то время как лицензиар предоставил лицензиатам (ООО «Глобал» и ООО «Юниверсал-Импорт»)  неисключительную лицензию в отношении всех товаров 06, 08, 14, 21, 26 класса МКТУ пятью способами.

Доказательств реализации ответчиком товаров 06, 14, 21, 26 класса МКТУ материалы дела не содержат.

Таким образом, обстоятельства использования товарного знака ответчиком существенно отличались: фактически ответчик использовал товарный знак истца только одним из способов, указанных в лицензионных договорах.

С учетом указанных обстоятельств суд установил на основании названных договоров цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком истца тем способом, которым его использовал ответчик. 

Двукратный размер компенсации за использование товарного знака исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, в данном случае составит 24 000 руб. (60 000 руб. размер вознаграждения : 5 способов использования х 2).

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации. 

Примененный алгоритм определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком, не противоречит положениям статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10. 

На основании изложенного исковые требования о взыскании компенсации, размер которой определяется на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат удовлетворению в размере 24 000 руб.

В остальной части  суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

Истцом заявлено к взысканию с ответчика в качестве судебных расходов 100 руб. на приобретение спорного товара, 115 руб. – почтовые расходы  и   5 000 руб. расходов на фиксацию правонарушения.

Помимо государственной пошлины к судебным расходам статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесены судебные издержки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении № 1 от 21.01.2016 (пункт 2) разъяснил судам, что перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. 

Так, расходы, понесенные истцом, в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Расходы истца по приобретению спорного товара подтверждаются представленным в материалы дела чеком от 22.12.2020.

 Следовательно, расходы истца по оплате контрафактного товара являются судебными расходами и подлежат возмещению.

В пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 21.01.2016 указано, что в случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка (например, издержки на направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке недвижимости при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости юридическим лицом, на обжалование в вышестоящий налоговый орган актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц), в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 94, 135 ГПК РФ, статьи 106, 129 КАС РФ, статьи 106, 148 АПК РФ). 

Истцом несение почтовых расходов в размере 115 руб. подтверждается почтовыми реестрами и квитанциями. 

Помимо этого, истец просит взыскать с ответчика 5 000 руб. в возмещение расходов на фиксацию правонарушения. Поскольку доказательств несения истцом соответствующих расходов в нарушение ст. 65, ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не представлено, данное требование о взыскании судебных расходов удовлетворению не подлежит.

В силу части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суд определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

С учетом положений указанной правовой нормы вещественное доказательство (маникюрный инструмент), приобщенные к материалам дела, подлежит уничтожению после вступления в законную силу настоящего решения.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на стороны пропорционально удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН      

<

***>, ОГРНИП      304022401600018) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 24 000 руб. компенсации  за  нарушение  исключительных  прав,  расходы  по  приобретению спорного товара  в размере  100  руб.,  почтовые расходы  в размере  115  руб.,  расходы  по  государственной  пошлине в размере  2 000  руб.        

В остальной части  в удовлетворении требований  отказать.

В удовлетворении требования о взыскании 5 000 руб. в возмещение расходов на фиксацию правонарушения отказать.

Уничтожить вещественное доказательство - маникюрные ножницы после вступления в законную силу настоящего решения. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru  или Суда по интеллектуальным правам  http://ipc.arbitr.ru.

Судья Л.М. Тагирова