№ 09АП-39439/2020

Дело № А40-236550/19

г. Москва

23 сентября 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 17 сентября 2020 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 23 сентября 2020 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г.Головкиной, 

судей Е.А.Птанской, Е.Б.Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО «Институт Энергоэффективности», ООО «Яндекс» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 июня 2020 года по делу № А40-236550/19, принятое судьей Киселевой Е.Н., по иску Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Производственно-торговая компания «Термоформ» к   Обществу   с   ограниченной   ответственностью   «Институт Энергоэффективности», Индивидуальному  предпринимателю  ФИО2, Обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс», Обществу  с  ограниченной ответственностью «Регистратор Р01», с участием третьих лиц Общества с ограниченной ответственностью «Гугл», Общества  ограниченной ответственностью «Хостинг» о  пресечении  действий,  нарушающих  исключительные  права  на  товарные  знаки №№ 581604,   581605,   581606,   598284,   взыскании   компенсации  за   незаконное использование товарных знаков в общем размере 5 010 000 руб. 

при участии в судебном заседании: от истца ФИО3 (по доверенности от 03.12.2019 г.); от ООО «Институт Энергоэффективности» ФИО2 – решение № 3 от 29.08.2019 г.; от ИП ФИО2 лично (паспорт); от ООО «Яндекс»                       ФИО4 (о доверенности от 20.02.2019 г.), ФИО5 (по доверенности от 24.06.2019 г.); от ООО «Регистратор Р01» ФИО6 (по доверенности от                   01.01.2019 г.); от ООО «Гугл» - не явился, извещен; от ООО «Хостинг» - не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания «Термоформ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Институт Энергоэффективности», Индивидуальному предпринимателю ФИО2, Обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс», Обществу с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01» при участии третьих лиц ООО «Гугл» и ООО «Хостинг» с требованиями, заявленными к ООО «Институт Энергоэффективности»  об обязании ООО «ИНЭН» пресечь действия, нарушающие исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, путем запрета ООО «ИНЭН» осуществлять следующие действия и возложения на                        ООО «ИНЭН» обязанности прекратить следующие действия: изготавливать и реализовывать шаровые краны и поворотные затворы, маркированные обозначением «СИТАЛ», а также использовать обозначение «СИТАЛ» на сопроводительной документации к шаровым кранам и поворотным затворам, в том числе в качестве наименования изделия; использовать обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» на сайте по адресу доменного имени inen.ru при размещении в сети Интернет предложений о продаже кранов, шаровых кранов и поворотных затворов; использовать обозначение «СМТАЛ» в рекламе кранов, шаровых кранов и поворотных затворов; установить срок исполнения решения суда в части прекращения действий, нарушающих исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки, в течение                             5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу; присудить судебную неустойку за нарушение срока исполнения обязанности по прекращению вышеуказанных действий в установленный решением суда срок в размере 5 000 руб. в день; об обязании ООО «ИНЭН» пресечь действия, нарушающие исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, путем запрета ООО «ИНЭН» использовать в доменном имени ситал.рф обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам на товарный знак №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, принадлежащими ООО «ПТК «Термоформ», взыскании с ООО «ИНЭН» в пользу               ООО «ПТК «Термоформ» компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам РФ на товарные знаки №№ 581604, 581605, 581606 и 598284 в сумме 5 000 000 руб., взыскании с ООО «ИНЭН» в пользу ООО «ПТК «Термоформ»                    72 000 руб. госпошлины за рассмотрение дела, 3 000 руб. госпошлины по ходатайству о принятии обеспечительных мер и 39 471 руб. 06 коп. расходов на обеспечение нотариусом судебных доказательств. 

Требования истца к ИП ФИО2 об обязании пресечь действия, нарушающие исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, путем запрета ФИО2 осуществлять следующие действия и наложения на ФИО2 обязанности прекратить следующие действия:  использовать обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» на сайте по сетевому адресу доменного имени inen.ru при размещении в сети Интернет предложений о продаже кранов, шаровых кранов и поворотных затворов; установить срок исполнения решения суда в части прекращения действий, нарушающих исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу; присудить судебную неустойку за нарушение срока исполнения обязанности по прекращению вышеуказанных действий в установленный решением суда срок в размере 5 000 руб. в день; об обязании ИП ФИО2 пресечь действия, нарушающие исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, путем запрета ФИО2: использовать в доменном имени sital.su обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ на товарный знак №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, принадлежащими ООО «ПТК «Термоформ»; взыскании с ФИО2 в пользу ООО «ПТК «Термоформ» 12 000 руб. госпошлины и 19 775 руб. расходов на обеспечение нотариусом судебных доказательств

Требования к ООО «Яндекс» заявлены истцом об обязании ООО «Яндекс» пресечь действия, нарушающие исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, путем возложения на ООО «Яндекс» обязанности прекратить размещение в «Рекламной сети Яндекса» рекламных объявлений со ссылками на сайты inen.ru, ситал.рф и sital.su, с использованием ключевых слов «КРАНЫ СИТАЛ», «ШАРОВЫЕ КРАНЫ СИТАЛ», «ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ СИТАЛ»; возложить исполнение решения суда в данной части на руководителя ООО «Яндекс» - генерального директора ФИО7; установить срок исполнения решения суда в данной части – в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу; присудить судебную неустойку за нарушение срока прекращения публикации рекламных объявлений со ссылками на сайты inen.ru, ситал.рф и sital.su, с использованием ключевых слов «КРАНЫ СИТАЛ», «ШАРОВЫЕ КРАНЫ СИТАЛ», «ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ СИТАЛ» в установленный решением суда срок в размере 5 000 руб. в день, взыскании с ООО «Яндекс» в пользу ООО «ПТК «Термоформ» компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам РФ на товарный знак №№ 581604, 581605, 581606 и 598284 в сумме 10 000 руб., 3)  взыскании с ООО «Яндекс» в пользу ООО «ПТК «Термоформ» 8 000 руб. госпошлины и 78 руб. 94 коп. расходов на обеспечение нотариусом судебных доказательств;

Требования к ООО «Регистратор Р01» об обязании последнего пресечь действия, нарушающие исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, путем возложения на                 ООО «Регистратор Р01» обязанности ограничить доступ к информации, нарушающей исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, посредством снятия доменного имени inen.ru с делегирования до полного удаления со всех вэб-страниц сайта inen.ru обозначений «СИТАЛ» и «SITAL»; возложить исполнение решения суда в данной части на руководителя ООО «Регистратор Р01» - генерального директора ФИО8; установить срок исполнения решения суда в данной части в течение                  5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу; присудить судебную неустойку за нарушение срока снятия доменного имени inen.ru с делегирования в установленный решением суда срок в размере 5 000 руб. в день; взыскании с                     ООО «Регистратор Р01» в пользу ООО «ПТК «Термоформ» 6 000 руб. госпошлины и 19 775 руб. расходов на обеспечение нотариусом судебных доказательств.

В дальнейшем истцом заявлено ходатайство в порядке ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об отказе от части исковых требований к ООО «ИНЭН» и ООО «Яндекс» о пресечении незаконного использования товарных знаков в рекламных объявлениях в сети Интернет.

Также истец указал, что ограничивает требование к ООО «ИНЭН» о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. только одним товарным знаком № 598284.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2020 г. принят отказ истца от иска в части требований о запрете ООО «Институт Энергоэффективности» использовать обозначение «СИТАЛ» в рекламе кранов, шаровых кранов и поворотных затворов, об обязании ООО «Яндекс» пресечь действия, нарушающие исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, путем возложения на ООО «Яндекс» обязанности прекратить размещение в «Рекламной сети Яндекса» рекламных объявлений со ссылками на сайты inen.ru, ситал.рф и sital.su, с использованием ключевых слов «КРАНЫ СИТАЛ», «ШАРОВЫЕ КРАНЫ СИТАЛ», «ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ СИТАЛ»; о возложении исполнения решения суда в данной части на руководителя ООО «Яндекс» - генерального директора ФИО7; об установлении срока исполнения решения суда в данной части – в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу; о присуждении судебной неустойки за нарушение срока прекращения публикации рекламных объявлений со ссылками на сайты inen.ru, ситал.рф и sital.su, с использованием ключевых слов «КРАНЫ СИТАЛ», «ШАРОВЫЕ КРАНЫ СИТАЛ», «ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ СИТАЛ» в установленный решением суда срок в размере 5 000 руб. в день.

Производство по делу в указанной части прекращено.

Запрещено ООО «Институт Энергоэффективности» изготавливать и реализовывать шаровые краны и поворотные затворы, маркированные обозначением «СИТАЛ», с использованием обозначения «СИТАЛ» на сопроводительной документации к шаровым кранам и поворотным затворам, в том числе в качестве наименования изделия; запрещено ООО «Институт Энергоэффективности»                         (ООО «ИНЭН») использовать обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» на сайте по адресу доменного имени inen.ru при размещении в сети Интернет предложений о продаже кранов, шаровых кранов и поворотных затворов; установлен срок исполнения решения суда в части прекращения действий, нарушающих исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки, в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу; присуждена судебная неустойка за нарушение срока исполнения обязанности по прекращению вышеуказанных действий в установленный решением суда срок в размере 5 000 руб. в день; запрещено ООО «Институт Энергоэффективности» использовать в доменном имени sital.su обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ на товарные знаки №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, принадлежащие ООО «ПТК «Термоформ»; взыскано с ООО «Институт Энергоэффективности» в пользу истца компенсация                500 000 руб., 39 471 руб. судебных издержек, 25 800 руб. расходов по оплате госпошлины.

Суд первой инстанции обязал ИП ФИО2 прекратить использовать обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» на сайте по сетевому адресу доменного имени inen.ru при размещении в сети Интернет предложений о продаже кранов, шаровых кранов и поворотных затворов; установлен срок исполнения решения суда в части прекращения действий, нарушающих исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу; присуждена судебную неустойку за нарушение срока исполнения обязанности по прекращению вышеуказанных действий в установленный решением суда срок в размере 5 000 (пять тысяч) руб. в день; запрещено ИП ФИО2 использовать в доменном имени sital.su обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ на товарные знаки №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, принадлежащие ООО «ПТК «Термоформ»; взысканы с ИП ФИО2 в пользу истца 12 000 руб. расходов по оплате госпошлины, 19 775 руб. судебных издержек; взыскана с ООО «Яндекс» в пользу истца компенсация 10 000 руб., 2 000 руб. госпошлины, 78 руб. 94 коп. судебных издержек. В остальной части требований и требований, заявленных к                  ООО «Регистратор Р01» отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчики                  ООО «Институт Энергоэффективности» и ООО «Яндекс» обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просили решение суда отменить.

Истец против удовлетворения апелляционных жалоб возражал по доводам, изложенным в отзыве и письменных объяснениях, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Ответчик ФИО2 поддержал апелляционную жалобу ООО «Институт Энергоэффективности».

Ответчик ООО «Регистратор Р01» оставил разрешение апелляционных жалоб на усмотрение суда.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена в их отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

В обоснование иска указано, что ООО «ПТК «Термоформ» является правообладателем серии товарных знаков, объединенных словесным обозначением «СИТАЛ», по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, которые зарегистрированы для индивидуализации широкого перечня товаров 06, 07 и 11 классов МКТУ, в том числе для индивидуализации кранов, классифицируемых по 11-му классу МКТУ. 

Как указывает истец, ответчики ООО «ИНЭН» и ИП ФИО2 без согласия истца используют при маркировке и реализации шаровых кранов и поворотных затворов обозначения, тождественные и схожие до степени смешения с товарными знаками истца; ответчик 3 (ООО «Яндекс») использует обозначения, схожие до степени смешения с товарными знаками истца, путём предоставления ответчикам возможности размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет рекламы контрафактных шаровых кранов и поворотных затворов под обозначениями «СИТАЛ» и «SITAL».

Также истец указывал на то, что ответчик ООО «Регистратор Р01» сам по себе не использует товарные знаки истца, но посредством процедуры делегирования доменов, принадлежащих ответчикам, предоставляет возможность доступа в сети Интернет к материалам с предложениями о продаже контрафактных шаровых кранов и поворотных затворов под обозначением «СИТАЛ», размещенным на интернет-сайте указанных выше ответчиков.

Поскольку в добровольном порядке нарушения не были устранены, со стороны истца последовало обращение с настоящим иском в суд. 

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, исковые требования удовлетворены частично. Суд первой инстанции посчитал используемое ответчиками для индивидуализации товара (кранов) обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» схожими до степени смешения всем товарным знакам истца. Исковые требования о запрете ответчикам ООО «ИНЭН» и ИП ФИО2 действий, нарушающих исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, а именно:

- обязании ООО «ИНЭН» прекратить изготавливать и реализовывать шаровые краны и поворотные затворы, маркированные обозначением «СИТАЛ», с использованием обозначения «СИТАЛ» на сопроводительной документации к шаровым кранам и поворотным затворам, в том числе в качестве наименования изделия;

-  обязании ООО «ИНЭН» прекратить использовать обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» на сайте по адресу доменного имени inen.ru при размещении в сети Интернет предложений о продаже кранов, шаровых кранов и поворотных затворов;

-  запрете ООО «ИНЭН» использовать в доменном имени sital.su обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ на товарные знаки №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, принадлежащие ООО «ПТК «Термоформ»;

- обязании ИП ФИО2 прекратить использовать обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» на сайте по сетевому адресу доменного имени inen.ru при размещении в сети Интернет предложений о продаже кранов, шаровых кранов и поворотных затворов.

- запрете ИП ФИО2 использовать в доменном имени sital.su обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ на товарные знаки №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, принадлежащие ООО «ПТК «Термоформ», удовлетворены судом первой инстанции.

Принимая во внимание, что большинство заявленных требований к ответчикам ООО «ИНЭН» и ИП ФИО2 носит нематериальный характер, суд первой инстанции посчитал возможным при принятии решения установить срок исполнения решения суда в данной части - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд также посчитал возможным присудить в пользу истца судебную неустойку на случай неисполнения ответчиками решения суда в размере 5 000 руб. в день за просрочку исполнения требований нематериального характера в отношении требований о:

-  обязании ООО «ИНЭН» прекратить изготавливать и реализовывать шаровые краны и поворотные затворы, маркированные обозначением «СИТАЛ», с использованием обозначения «СИТАЛ» на сопроводительной документации к шаровым кранам и поворотным затворам, в том числе в качестве наименования изделия;

-  обязании ООО «ИНЭН» прекратить использовать обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» на сайте по адресу доменного имени inen.ru при размещении в сети Интернет предложений о продаже кранов, шаровых кранов и поворотных затворов;

- обязании ИП ФИО2 прекратить использовать обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» на сайте по сетевому адресу доменного имени inen.ru при размещении в сети Интернет предложений о продаже кранов, шаровых кранов и поворотных затворов.

Истец воспользовался правом, предоставленным пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации заявил требование о взыскании с ООО «ИНЭН» компенсации в размере 5 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака истца по свидетельству № 598284. Однако суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным снизить сумму компенсации до                   500 000 руб.

В отношении ответчика ООО «Яндекс», с учетом фактических обстоятельств дела, суд первой инстанции посчитал, что данным лицом не были приняты необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения исключительных прав ООО «ПТК «Термоформ», в связи с чем, требование истца о взыскании с ответчика 3 компенсации в размере 10 000 руб. удовлетворено.

Истцом заявлено об обязании ООО «Регистратор Р01» пресечь действия, нарушающие исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, путем возложения на                 ООО «Регистратор Р01» обязанности ограничить доступ к информации, нарушающей исключительные права ООО «ПТК «Термоформ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284, посредством снятия доменного имени inen.ru с делегирования до полного удаления со всех вэб-страниц сайта inen.ru обозначений «СИТАЛ» и «SITAL». 

Однако, как следует из представленных в материалы дела доказательств, доменное имя inen.ru используется ответчиками ООО «ИНЭН» и ИП ФИО2 не только для предложения к продаже и реализации контрафактной продукции (кранов) маркированной обозначением «СИТАЛ», а также и иной продукции и размещения иной информации, которая не нарушает прав истца на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284. Вэб-страницы сайта inen.ru, содержащие обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» в отношении кранов, шаровых кранов и поворотных затворов истцом не поименованы. Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что требования к ответчику ООО «Регистратор Р01» являются необоснованными, чрезмерными и не подлежащими удовлетворению.

Кроме того, истцом было заявлено требование о взыскании расходов на оплату услуг нотариуса с ООО «ИНЭН» 72 000 руб., с ИП ФИО2 19 775 руб., с                 ООО «Яндекс» 78 руб. 94 коп., а также с ООО «Регистратор Р01» в сумме 19 775 руб. 

Однако,поскольку в удовлетворении требований к ООО «Регистратор Р01» судом отказано, расходы на оплату услуг нотариуса и госпошлины в отношении указанного ответчика лежат на истце, в оставшейся части расходы на оплату услуги нотариуса распределены судом пропорционально удовлетворенным требованиям, поскольку данные расходы находятся во взаимосвязи с рассматриваемым делом и документально подтверждены.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалоб, исходя из следующего.

ООО «ИНЭН» в свое апелляционной жалобе указывает на то, что предлагало к продаже товар под своим собственным товарным знаком. Поскольку его товарный знак имеет более ранний приоритет, то ответчик вправе маркировать им свою продукцию.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

ООО «ИНЭН» является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 393735, изображение которого тождественно товарным знакам истца по свидетельствам №№ 581604 и 598284: . 

Однако товарный знак ответчика ООО «ИНЭН» по свидетельству РФ № 393735 зарегистрирован только в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ, с учётом решения Роспатента от 24.12.2015 г., признавшего товарный знак ООО «ИНЭН» частично недействительным: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции».

Таким образом, принимая во внимание, что объём правовой охраны товарного знака № 393735, принадлежащего ООО «ИНЭН», не распространяется на краны,                  ООО «ИНЭН» не вправе использовать его в отношении данного вида товаров.

При этом продукция, в отношении которой сохранена правовая охрана товарного знака № 393735 («устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции»), не представлена в каталоге продукции на сайте http://inen.ru/.

Суд апелляционной инстанции также соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что, размещая на кранах и сопроводительной документации к ним обозначение «СИТАЛ», ООО «ИНЭН» использует не свой товарный знак, а товарный знак истца.

Ответчик ООО «ИНЭН» полагает, что истец не представил ни одного факта реального введения потребителей в заблуждение ООО «ИНЭН». Угроза смешения потребителями товаров истца и ответчика отсутствует, поскольку начиная с 2007 г. они бесконфликтно сосуществовали на одной территории в течение 13 лет. Данный довод отклоняется апелляционным судом как необоснованный.

В силу абз. 2 п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Таким образом, для вывода о наличии смешения товарных знаков истца и обозначения, которое использует ООО «ИНЭН», истец не должен был представлять доказательства реального смешения.

Судом первой инстанции правомерно установлено, что ООО «ИНЭН» изготавливает и реализует шаровые краны и поворотные затворы, маркированные обозначением , а также использует обозначение «СИТАЛ» на сопроводительной документации  к  шаровым  кранам  и  поворотным затворам,  в том числе  в  качестве наименования изделия. Также судом установлено, что ООО «ИНЭН» использует обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» в рекламе кранов и при размещении в сети Интернет на сайте www.inen.ru предложений о продаже шаровых кранов и поворотных затворов. Кроме того, материалами дела подтверждается, что все спорные доменные имена используются ответчиками № 1 и № 2 именно в отношении кранов: на сайте inen.ru осуществляется размещение предложений о продаже кранов, а с доменных имён «ситал.рф» и «sital.su» установлена переадресация на домен inen.ru с предложениями о продаже кранов.

Установив указанные обстоятельства, суд первой инстанции, руководствуясь правилом от том, что вопрос о сходстве товарных знаков до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть рассмотрен судьей с точки зрения рядового потребителя без назначения экспертизы, обосновано пришёл к выводу о том, что используемое ООО «ИНЭН» для индивидуализации товара обозначения «СИТАЛ» и «SITAL» являются схожими до степени смешения всем товарным знакам истца ввиду того, что указанные обозначения фонетически им тождественны. 

При этом суд первой инстанции учёл, что спорные обозначения используются ООО «ИНЭН» в отношении шаровых кранов и поворотных затворов. Шаровые краны и поворотные затворы являются товарами, однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца, поскольку товары «шаровые краны» и «поворотные затворы» относятся к одной родовой группе «краны». Родовая товарная группа товаров «краны» охватывается объёмом правовой охраны всех товарных знаков истца.

При таких обстоятельствах в соответствии с правовой позицией, выраженной в абз. 4 п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10, товары «шаровые краны» и «поворотные затворы» являются однородными товару «краны», так как имеется принципиальная возможность возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Учитывая вышеизложенное, апелляционный суд полагает, что вывод суда первой инстанции о сходстве используемых ООО «ИНЭН» обозначений до степени смешения с товарными знаками истца основан на действующих методологических подходах к сравнению товарных знаков и соответствует обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

По мнению ООО «ИНЭН», иск, предъявленный ООО «Производственно-торговая компания «Термоформ», является актом недобросовестной конкуренции, так как цены истца на аналогичный товар в 2 раза выше, чем у ответчика ООО «ИНЭН».

Вместе с тем, в соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г.              № 135-ФЗ «О защите конкуренции», недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

С учетом приведенной нормы права, для квалификации действий истца в качестве акта недобросовестной конкуренции необходимо одновременное наличие следующих обстоятельств:

действия совершаются хозяйствующим субъектом-конкурентом;

направленность этих действий на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;

противоречие действий хозяйствующего субъекта законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

причинение убытков или представление доказательств реальной возможности причинения убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо нанесения вреда его деловой репутации.

Однако суд апелляционной инстанции полагает, что предъявление истцом иска по настоящему делу не может расцениваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку истец не стремиться и не стремился получить преимущества за счёт ответчика, а сами по себе действия по защите исключительного права на товарные знаки соответствуют действующему законодательству, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. При этом в соответствии со ст. 14.6. Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» действия ООО «ИНЭН» расцениваются в качестве недобросовестной конкуренции, так как именно ООО «ИНЭН» незаконно использует обозначения, тождественные товарному знаку истца.

ООО «ИНЭН» в апелляционной жалобе указывает, в том числе, на то, что товарные знаки №№ 581605, 581506 значительно отличаются от товарного знака ответчика ООО «ИНЭН» и нигде истцом не используется.

В соответствии с п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 правовое значение для разрешения настоящего спора имеет сходство используемого ответчиком обозначения до степени смешения с товарными знаками истца, а не наличие каких-либо «значительных отличий». Обстоятельство сходства до степени смешения судом первой инстанции установлено.

При таких обстоятельствах, факт использования или неиспользования истцом товарных знаков не имеет никакого правового значения для рассматриваемого спора. Данное утверждение соотносится с правовой позицией, выраженной в абз. 4 п. 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10, согласно которой неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Вопреки доводам жалобы ООО «ИНЭН», судом первой инстанции правомерно сделан вывод об однородности товаров ООО «ИНЭН» товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки: шаровые краны и поворотные затворы являются товарами, однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца, поскольку товары «шаровые краны» и «поворотные затворы» относятся к одной родовой группе «краны». Родовая товарная группа товаров «краны» охватывается объёмом правовой охраны всех товарных знаков истца.

Доводы апелляционной жалобы ООО «ИНЭН» вопреки требованиям ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не опровергают вывод суда об однородности товаров ответчика № 1 товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Довод апелляционной жалобы ООО «ИНЭН» о пропуске срока исковой давности не принимается апелляционным судом во внимание, поскольку обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование заявленного иска зафиксированы в протоколе о производстве осмотра вещественных доказательств от 23.04.2019 г. 

Из материалов дела усматривается, что истец обратился в суд с иском 06.09.2019 г. - в пределах трёхлетнего срока давности. 

Вместе с тем, ООО «ИНЭН» в жалобе приводит иную дату (29.04.2016 г.), в которую, по его мнению, истец узнал или должен был узнать о нарушениях, указанных в иске, однако товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581604, 581605, 581606 и 598284 зарегистрированы после указанной даты (товарные знаки №№ 581604, 581605, 581606 зарегистрированы 21.07.2016 г., а товарный знак № 598284 – 08.12.2016 г.). 

Суд первой инстанции учёл, что исчисление срока давности по требованиям о защите исключительных прав на товарный знак не может начинаться раньше даты государственной регистрации товарного знака, и правильно установил, что истец узнал о нарушениях, указанных в иске, 23.04.2019 г. из протокола осмотра вещественных доказательств и обратился в суд с иском 06.09.2019 г. 

Ответчик ООО «ИНЭН» в своей апелляционной жалобе также указывает на то, что его генеральный директор и единственный участник ФИО2 одновременно является участником и руководителем ещё одного юридического лица с наименованием ООО «СИТАЛ», в связи с чем, ООО «ИНЭН» имеет право использовать обозначение «СИТАЛ».

Однако вопреки данному доводу обстоятельство общего учредителя не предоставляет ООО «ИНЭН» никаких прав по использованию фирменного наименования другого юридического лица в силу п. 2 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Более того, в соответствии с правовой позицией, выраженной в абз. 2 п. 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Довод ООО «ИНЭН» о том, что истец не доказал факт ведения предпринимательской деятельности, производства и вообще введения в оборот своего товарного знака не принимается апелляционным судом во внимание, поскольку отсутствие доказательств использования правообладателем своего товарного знака не даёт третьим лицам право использовать этот товарный знак до тех пор, пока сохраняется его правовая охрана.

Кроме того, из материалов дела усматривается, что истец, действительно, сам не производит продукцию под торговыми знаками «СИТАЛ», но под его контролем производство и введение в гражданский оборот товара, маркированного товарными знаками «СИТАЛ», осуществляют подконтрольные ему компании ООО «Инженерные системы ТЕРМОФОРМ» и ООО «Производственный комплекс ТЕРМОФОРМ».                     В подтверждение данного довода в дело представлены доказательства заключения и государственной регистрации лицензионных договоров в отношении своих товарных знаков и доказательства исполнения указанных лицензионных договоров (отчёты лицензиата, платёжные поручения об оплате лицензионного вознаграждения). 

Заявление ООО «ИНЭН» о фальсификации указанных доказательств истцом арбитражный суд первой инстанции обоснованно отклонил.

Также подлежит отклонению довод жалобы ООО «ИНЭН» о законности регистрации ими доменных имён, так как предметом иска по настоящему делу является не законность регистрации доменных имён, а незаконность их использования.

В абз. 2 п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 разъяснено, что доменные имена не отнесены действующим законодательством к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в порядке, предусмотренном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, более ранний период регистрации доменных имён не предоставляет ответчикам каких-либо прав использовать эти доменные имена для индивидуализации товаров или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Установив обстоятельство фактического использования ответчиками доменного имени в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о том, что спорные доменные имена используются ответчиками незаконно и удовлетворил требования истца, запрещающие ответчикам использовать товарные знаки истца в доменных именах ситал.рф и sital.su.

Довод  апелляционной  жалобы ООО «ИНЭН» о том, что ИП  ФИО2  не  может  являться ответчиком по настоящему делу, так как он является инвалидом 2-й группы и предпринимательской деятельности не ведёт, подлежит отклонению ввиду следующего. Согласно представленной в материалы дела выписке № ИЭ9965-19-20839843 от 03.09.2019 г. из ЕГРИП, ответчик ФИО2 зарегистрирован за ОГРНИП 317502700037933 в качестве лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность с основным видом деятельности «Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием». Фактическое использование ФИО2 указанных доменных имён соответствуют его основному виду деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно п. 159 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г.                    № 10, администратор доменного имени является лицом, который может пресечь нарушения исключительных прав на сайте. 

Таким образом, ИП ФИО2 является надлежащим ответчиком по настоящему делу. Обстоятельство наличия у него нерабочей группы инвалидности не влияет на установленную законом обязанность не нарушать исключительных прав на чужие товарные знаки и не влечёт прекращение его правового статуса как индивидуального предпринимателя.

Также следует отметить, что определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции с учетом разъяснений, изложенных в п. 62 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. № 10, в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ООО «ИНЭН» сумма компенсации мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств.

ООО «Яндекс», в своей апелляционной жалобе, указывает, что им были    соблюдены необходимые для освобождения от ответственности условия, предусмотренные п. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как после получения обращений истца он прекратил показ рекламы. При этом Яндекс не является компетентным органом, уполномоченным рассматривать споры между третьими лицами, связанные с законностью использования объектов интеллектуальной собственности (включая товарные знаки) в хозяйственной деятельности, в том числе при размещении рекламы в сети Интернет».

Однако, как усматривается из фактических обстоятельств дела, результатом досудебной работы ООО «Яндекс» с претензиями истца не стало прекращение незаконного использования товарных знаков истца, поэтому принятые указанным ответчиком меры невозможно отнести к достаточным и необходимым мерам, поскольку прекращение нарушения исключительных прав на товарные знаки не является прямым следствием этих мер. 

Меры, предпринятые ООО «Яндекс» (запрос у ответчика ООО «ИНЭН» гарантийного письма, получение от указанного ответчика  гарантийного письма без правоподтверждающих документов, указание в оферте на ответственность рекламодателя), не влекут за собой прекращение нарушение прав на товарные знаки.

Ссылка апелляционной жалобы ООО «Яндекс» на то, что после получения претензий от истца он прекратил показ спорной рекламы, не свидетельствует об исполнении им требований п. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как буквально через несколько дней после получения от ответчика ООО «ИНЭН» формального гарантийного письма ООО «Яндекс» возобновило показ рекламы, к которой были претензии у истца.

Ссылки ООО «Яндекс» на то, что он не является компетентным органом, уполномоченным рассматривать споры между третьими лицами, связанные с законностью использования объектов интеллектуальной собственности, несостоятельно, поскольку в данном случае информационный посредник не разрешает спор между третьими лицами, а принимает на свой риск решение в рамках своей собственной предпринимательской деятельности – в данном случае при оказании услуг по размещению рекламы.

Рассмотрение информационным посредником претензии, предъявленной правообладателем в порядке, предусмотренном ст. 1253.1  Гражданского кодекса Российской Федерации, является не разрешением частноправового спора между рекламодателем и правообладателем, а разрешением исключительно претензии, предъявленной информационному посреднику, поскольку в соответствии со статьёй 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации непринятие действенных мер по прекращению нарушения исключительных прав влечёт определённые правовые последствия именно в отношении информационного посредника. Правовые отношения между правообладателем и рекламодателем-нарушителем являются самостоятельными правоотношениями, выбор способа разрешения которых является прерогативой правообладателя.

Ответчик ООО «Яндекс» полагает неверным вывод суда первой инстанции о наличии в действиях ООО «Яндекс» вины, так как последний после обращения правообладателя прекратил показ рекламы Данный довод отклоняется судом апелляционной инстанции.

Суд первой инстанции обосновано пришёл к выводу, что ООО «Яндекс» в рассматриваемых правоотношениях является информационным посредником. Данный вывод суда ООО «Яндекс» не оспаривает.

В соответствии со ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее передачу материала в информационно- телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных п.п. 2 и 3 настоящей статьи (п. 1 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вопреки доводам заявителя, прекращение показа рекламы после обращения правообладателя не исключает вину ООО «Яндекс» в нарушении исключительных прав истца, поскольку прекращение показа рекламы носило характер временной приостановки до окончания проверки претензии истца, а не постоянного прекращения.

Устанавливая наличие вины ООО «Яндекс» в нарушении исключительных прав истца на товарные знаки, суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Апелляционным судом также не усматривается, что ООО «Яндекс» приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства по соблюдению исключительных прав истца на товарные знаки. ООО «Яндекс» своевременно не принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав истца на товарные знаки. При этом после обращения истца с досудебными претензиями                         ООО «Яндекс» располагал всей информацией и всеми документами, необходимыми для своевременного выявления и пресечения нарушения, и у ООО «Яндекс» имелись полномочия и техническая возможность по осуществлению модерации рекламных объявлений. 

Указанные полномочия ответчика Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» суд первой инстанции установил исходя из правил, на основании которых рекламодатели размещают свои объявления на площадках рекламной сети                          ООО «Яндекс».

По мнению ответчика ООО «Яндекс», судом первой инстанции не дана надлежащая правовая оценка доводам о том, что правомерность использования обозначения «Ситал» ответчиком ООО «ИНЭН» подтверждена решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.04.2019 г. по делу № А40-13533/2019. 

Однако суд первой инстанции обоснованно не принял во внимание данный довод заявителя, поскольку в силу ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное решение не имеет преюдициального значения для настоящего дела.

Утверждение ООО «Яндекс» о том, что в материалах дела отсутствует информация о том, какие ключевые слова использовались при показе рекламы, не соответствует действительности.

Сведения о том, что фраза «Шаровые краны Ситал» использовалась в качестве ключевых слов в контекстной рекламе ответчика № 1, содержатся на первой странице гарантийного письма ООО «ИНЭН» от 27.06.2019 г., копия которого была предоставлена самим ООО «Яндекс». Копия указанного письма находится в материалах дела в составе приложения № 20 к иску. 

Учитывая вышеизложенное, апелляционный суд полагает, что в материалах дела содержатся объективные доказательства, подтверждающие использование в контекстной рекламе в качестве ключевых слов фразы «Шаровые краны Ситал».

ООО «Яндекс» указывает на неприменение судом первой инстанции норм Закона о рекламе, в то время, как требования к ООО «Яндекс» заявлялись не на основании статьи Закона о рекламе, а на основании ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующей ответственность информационного посредника.

Таким образом, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы 19 июня 2020 года по делу № А40-236550/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

 

Председательствующий судья:                                                                 О.Г. Головкина 

 

Судьи:                                                                                                          Е.Б. Расторгуев 

 

                                                                                                                      Е.А. Птанская