РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва                                                                              Дело № А40-342434/19-5-2664

17.07.2020г.

Резолютивная часть решения оглашена 04.06.2020г.

Решение в полном объеме изготовлено 17.07.2020г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Акционерного общества «Коммерческое агентство «Гепард» (300012, 

<

...>, Лит. А1, оф. 125А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.07.2002, ИНН: 

<

***>) 

к ответчику: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Вейклин Промоушнз Лимитед» (Республика Кипр) (Представительство на территории РФ: ИНН 

<

***>, 127562, 

<

...>)

о взыскании 6 098 544 руб. 64 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 по дов. №08/19 от 25.12.2019, диплом;

от ответчика: ФИО3 по дов. 03.03.2020, диплом.

УСТАНОВИЛ:

АО «Коммерческое агентство «Гепард» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Вейклин Промоушнз Лимитед» о взыскании по лицензионному договору № УЛ-7/1-02 от 19.04.2002 основного долга в размере 4 993 743,61 руб., неустойки в размере 1 104 801,03 руб., неустойки, начисленной на сумму основного долга за каждый день просрочки по ставке 0,1%, начиная с 29.11.2019 по день фактической оплаты долга.

Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал. 

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве.  

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

Как усматривается из материалов дела, АО «КА «Гепард» (далее - Истец/Лицензиар) принадлежит исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) «Золотой Вавилон» (далее - Товарный знак) по свидетельству РФ № 211223, зарегистрированный в отношении следующих товаров (услуг) классов МКТУ: 35 класс - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; 36 класс - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; 39 класс - транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; 41 класс - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 42 класс - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров.

 19 апреля 2002 года между АО «КА «Гепард» и Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Вейклин Промоушнз Лимитед» (далее-ответчик/Лицензиат) был заключен лицензионный договор № УЛ-7/1-02 на использование Товарного знака истца, действующий с учетом дополнительных соглашений №б/н от 20.12.2004г., № 2 от 25.07.2006г., № 3 от 07.11.2011г., №4 от 18.01.2017г., зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.05.2004г. за №5858.

В соответствии с условиями договора, истец предоставил ответчику право использования Товарного знака за вознаграждение сроком по 04.12.2021 года на все товары и услуги, указанные в свидетельстве № 211223, в отношении использования его для Многофункционального общественно-торгового комплекса, расположенного по адресу: РФ, 

<

...>.

В соответствии с п. 2.1 договора, в редакции дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2017г., размер вознаграждения истца за использование Товарного знака составляет 0,2%, кроме того НДС, от годового дохода ответчика от использования Товарного знака.

При этом стороны договорились об определении лицензионного вознаграждения и его оплате в следующем порядке: стороны ежеквартально по итогам каждого квартала составляют Акт оказанных услуг, в котором определяют размер дохода ответчика на основании строки 030 раздела 5 налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации, рассчитывают сумму, подлежащую оплате (п.2.1) по итогам квартала, но не менее 9 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату составления Акта оказанных услуг, кроме того НДС. 

Оплата производится в течение 15 банковских дней с даты получения Лицензиаром подписанного Лицензиатом Акта оказанных услуг по итогам отчетного квартала (п.2.2 и 2.2.2 Договора).

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик, пользуясь правом на Товарный знак истца, ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по договору, а именно, начиная с 4-го квартала 2017 года не представляет заверенную копию налоговой Декларации по итогам каждого квартала (п. 2 дополнительного соглашения № 4 от 18 января 2017 года), не производит оплату лицензионного вознаграждения по договору (п. 2.2 договора в редакции дополнительного соглашения № 4 от 18 января 2017 года).

Поскольку требования истца о предоставлении ответчиком его отчетности, оставлены последним без ответа АО «КА «Гепард» произведено начисление лицензионного вознаграждения по договору, начиная с 4-го квартала 2017 года, из расчета минимальной суммы в размере 9 000 долларов США, кроме того НДС, за каждый отчетный период (квартал).

В адрес ответчика были направлены соответствующие акты и счета на оплату, подписанные со стороны истца, а именно: 

- за отчетный период с 4-ого квартала 2017 года по 2-ой квартал 2018 года акт № 31 от 30 октября 2018 года и счет № 154 от 30 октября 2018 года на общую сумму 2 096 799,00 руб., в т.ч. НДС - 319 850,70 руб., 

- за отчетный период с 3-его квартала 2018 года по 4-ый квартал 2018 года акт № 13 от 24 мая 2019 года и счет № 51 от 24 мая 2019 года на общую сумму 1 393 012,08 руб., в т.ч. НДС-232 168,68 руб.,

- за отчетный период с 1-ого квартала 2019 года по 2-ой квартал 2019 года акт № 19 от 20 июля 2019 года и счет № 72 от 20 июля 2019 года на общую сумму 1 357 918,56 руб., в т.ч. НДС-226 319,76 руб., 

- за период с 01 по 20 июля 2019 года акт № 22 от 20 июля 2019 года и счет на оплату № 77 от 20 июля 2019 года на сумму 146 013,97 руб., в т.ч. НДС - 24 335,66 руб.

Истец пояснил, что указанные документы получены ответчиком, но не оплачены им со ссылкой на то, что договор не может быть квалифицирован как лицензионный, т.к. не содержит прямого указания ни на один из возможных способов использования Товарного знака и не содержит условия о перечне услуг, в отношении которых предоставляется право его использования.

20 июня 2019 года ответчик уведомил истца об одностороннем внесудебном отказе от исполнения (расторжении) договора, определив последний срок действия договора - 20 июля 2019 года.

Письмом от 08.07.2019 года исх. № 66 истец не возражал против расторжения договора по инициативе ответчика при условии, что последний в срок, установленный в своем письменном уведомлении, прекратит любое использование Товарного знака истца в любых источниках.

20.07.2019 года ответчик проинформировал истца, что использование Товарного знака прекращено, о чем сторонами подписан соответствующий акт от 29 июля 2019 года.

На основании вышеизложенного истец указывает, что ответчик не исполнил свою обязанность по договору по оплате лицензионного вознаграждения истцу за период с 4-ого квартала 2017 года по 20 июля 2019 года в общей сумме 4 993 743,61 руб. в том числе НДС.

В целях урегулирования настоящего спора ответчику направлена досудебная претензия № 114 от 28.11.2019г. об оплате задолженности по договору, которая им получена 03.12.2019г. и проигнорирована. Задолженность ответчиком не погашена, ответ на претензию истцом не получен.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Пункт 1 ст. 1489 ГК РФ предусматривает, что передача права пользования товарным знаком осуществляется на основании лицензионного договора, по которому одна сторона-обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака (пункт 1.1 статьи 1498 ГК РФ).

Возражая против удовлетворения исковых требований ответчик указал, что сторонами не согласован предмет лицензионного договора № УЛ-7/1-02 от 19.04.2002г., а также на то, что товарный знак «Золотой Вавилон» не зарегистрирован истцом в отношении услуг, которые оказывает ответчик. 

Вместе с тем, спорный договор подписан сторонами 19 апреля 2002 года и исполнялся сторонами без возражений. Так, ответчик надлежащим образом исполнял свои обязанности по договору: представлял свою налоговую отчетность для расчета вознаграждения, подписывал акты, самостоятельно и в добровольном порядке производил оплату лицензионного вознаграждения в срок. У ответчика не возникало вопросов о порядке определения размера лицензионного вознаграждения, исходя из условий, установленных договором и дополнительными соглашениями к нему. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

При этом, как указано выше, истец предоставил ответчику право использования Товарного знака на все товары и услуги, указанные в свидетельстве № 211223, в отношении использования его для Многофункционального общественно-торгового комплекса, расположенного по адресу: РФ, 

<

...>, в связи с чем, ссылка ответчика на несогласованность предмета договора несостоятельна.

Ответчик не вправе ссылаться на «незаключенность» договора, если спор возник после его фактического исполнения, что противоречит п. 2 статьи 431.1 ГК РФ.

Довод ответчика, что он не оказывает рекламные услуги, так как не является рекламным агентом; не оказывает услуги по операциям с недвижимостью, так как не является агентом недвижимости, является необоснованным, и опровергается выпиской из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц от 21.05.2019 года № 99651900014091, в которой имеются сведения об основном виде экономической деятельности ответчика - рекламная деятельность (код 73.1) и об иных (вспомогательных) видах деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код 68.20.2).

Довод ответчика, что он оказывает услуги торговых центров по розничной продаже товаров, относящиеся к 35 классу МКТУ (в 8-ой редакции), в отношении которых у истца отсутствует Знак обслуживания, также является необоснованным. На дату подачи истцом заявки о регистрации Знака обслуживания (приоритет от 05.12.2001г.) действовал МКТУ в 7-ой редакции; МКТУ в 8-ой редакции, на которую ссылается ответчик в своем отзыве, опубликована в июне 2001 году и вступила в действие с 01.01.2002 года, т.е. после подачи заявки истца.

Ссылка ответчика на письмо исх. № 4-1664 от 11.05.2018 года, также является несостоятельной, поскольку в нем истцу предлагалось: внести изменения в действующий лицензионный договор, предусматривающий пересмотр размера лицензионного вознаграждения, затем расторгнуть данный договор, зарегистрировав новый знак обслуживания в отношении видов услуг 35 класса МКТУ в новой редакции, действующей на 2018 год. После этого, полагалось возможным заключение между сторонами нового лицензионного договора в отношении нового знака обслуживания.

При этом, по договору ответчику предоставлено право использования товарного знака «Золотой Вавилон».

В силу положений ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

То обстоятельство, что ответчик, по его мнению, не использует товарный знак истца, при наличии действующего лицензионного договора, не является основанием для не оплаты лицензионных платежей, предусмотренных договором.  В данном случае не менее 9 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату составления Акта оказанных услуг, кроме того НДС.

Таким образом, доводы ответчика, изложенные в отзыве не опровергают доводов истца о наличии у ответчика задолженности по спорному договору, ввиду ненадлежащего исполнения обязательства по оплате лицензионных платежей.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обязательства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

При изложенных обстоятельствах, суд считает требование об оплате основного долга в размере 4 993 743 руб. 61 коп. правомерным.

Также истец указывает, что ответственность за задержку платежа (просрочку оплаты) лицензионного вознаграждения установлена сторонами пунктом 2.3 договора (с учетом редакции дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2017г.) и составляет 0,1 (Ноль целых и 1/10) % от недовнесенной суммы за каждый день просрочки платежа и составляет 1 104 801 руб. 03 коп.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации)

В п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 указано, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет истца судом проверен и признан верным.

Доводы ответчика о том, что неустойка не подлежит начислению ввиду не направления истцом счета на оплату, а также в связи с расторжением договора 20.07.2019г. судом отклоняются как несостоятельные и не соответствующие действующему законодательству.

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» разъяснено, что о смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда и т.п.).

Вместе с тем условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или работ по расторгнутому впоследствии договору; условие о рассмотрении споров по договору в третейском суде, соглашения о подсудности, о применимом праве и т.п.) либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, об условиях возврата предмета аренды после расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и после расторжения договора; иное может быть установлено соглашением сторон.

То есть, если обязательство не прекращается после расторжения договора или регулирует отношения сторон после расторжения, то обеспечение этого обязательства тоже сохраняется. 

Таким образом, неустойка за нарушение срока оплаты подлежит начислению по дату фактической оплаты долга, поскольку расторжение договора не освобождает сторону –должника от оплаты задолженности. Образовавшейся до такого расторжения.

Согласно материалам дела, истцом были направлены акт № 31, счет № 154, счет-фактуру № 163 от 30.10.2018г. – 01.11.2018г. (получены адресатом 07.11.2018г.); корректировочная счет-фактура № 32 от 24.04.2019г. – 24.04.2019г.; акт № 13, счет № 51, счет-фактуру № 42 от 24.05.2019г. – 05.06.2019г. (получены адресатом 18.06.2019г.); акт № 19, счет № 72, счет-фактуру № 80 от 20.07.2019г. – 23.07.2019г. (получены адресатом 31.07.2019г.), акт № 22, счет № 77, счет-фактуру № 83 от 20.07.2019г. – 23.10.2019г. (получены адресатом 30.10.2019г.).

Таким образом, довод ответчика о не направлении счетов является несостоятельным. Кроме того, условия договора не содержат привязки срока оплаты к дате получения ответчиком счета.

Ответчиком заявлено о снижении размера неустойки в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации как несоразмерной.

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Как разъяснено в абз. 2 п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) неустойка может быть снижена судом на основании ст. 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика, при этом право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требует ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Таким образом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств спора и взаимоотношений сторон.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о несоразмерности начисленной истцом неустойки

С учетом изложенного, суд не усматривает обстоятельств для снижения заявленной истцом неустойки на основании ст. 333 ГК РФ. 

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований о взыскании по лицензионному договору № УЛ-7/1-02 от 19.04.2002 основного долга в размере 4 993 743,61 руб., неустойки в размере 1 104 801,03 руб., неустойки, начисленной на сумму основного долга за каждый день просрочки по ставке 0,1%, начиная с 29.11.2019 по день фактической оплаты долга.

Судебные расходы распределяются судом в соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статей 309, 310, 330, 1235 ГК РФ, ст. ст. 65, 110, 123, 132, 156, 167-171, 180 -181 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Вейклин Промоушнз Лимитед» (Республика Кипр) (Представительство на территории РФ: ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Коммерческое агентство «Гепард» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) долг 4 993 743 (четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи семьсот сорок три) руб. 61 коп., неустойку 1 104 801 (один миллион сто четыре тысячи восемьсот один) руб. 03 коп., неустойку, начисленную на сумму долга из расчета 0,1% за каждый день просрочки, начиная с 29.11.2019г. по дату фактической оплаты долга, а также 53 493 (пятьдесят три тысячи четыреста девяносто три) руб. 29 коп. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья Киселева Е.Н.