АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                            Дело  № А19-14645/2022

«23» ноября 2022 года.

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании 17.11.2022 года.

Решение  в полном объеме изготовлено 23.11.2022 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Исаевой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Гильдия" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН 13.04.2017, ИНН: 

<

***>, адрес: 426011, 

<

...>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 500 000 руб., обязании прекратить использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,

при участии в судебном заседании: 

от истца (заявителя): ФИО3 (доверенность от 22.12.2021, паспорт);

от ответчика: не явился, извещен,

в судебном заседании объявлялся перерыв в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с 10.11.2022 до 17.11.2022. После перерыва судебное заседание продолжено 17.10.2022 в том же составе суда, при участии от ответчика: ФИО4 (доверенность от 22.08.2022, паспорт, документ об образовании), в отсутствие истца,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Гильдия» обратилось к предпринимателю ФИО2  с требованиями: 

- о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.;

- обязании ответчика прекратить использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации истца путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на сайте https://38stamp.ru, по адресу: 

<

...> - при оформлении входа, на фасаде здания; непосредственно в помещении, в котором оказываются услуги в иных местах, в течение десяти календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

- удовлетворить требование истца о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения ответчиком решения суда из расчета 3 % от суммы удовлетворенных имущественных исковых требований в день по истечении десяти календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда и до момента фактического исполнения решения. 

Ответчик в представленном отзыве против удовлетворения заявленных требований возражал.

Обстоятельства дела.

Предпринимателю ФИО5 принадлежит право на товарный знак, который представляет собой изображение оттиска сургучной печати с буквой «Г» посередине печати и словесной надписи «Гильдия» под печатью, под надписью «Гильдия» расположена надпись «Печати и штампы», что отражено в выданном Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, на основании статей 1477,1481 Гражданского кодекса РФ свидетельстве на товарный знак № 639596 (знак обслуживания); дата регистрации 18.12.2017, дата приоритета 31.01.2017, срок действия регистрации до 31.01.2027, зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров по 16, 40 классу МКТУ вывески бумажные или картонные; подставки для печатей, штемпелей, штампов; держатели для штампов [печатей]; коробки для штемпелей [печатей]; штампы с адресами; печати для сургуча; штемпели [печати]; подушечки чернильные; сургуч; подушечки штемпельные; печати [канцелярские товары, информация по вопросам обработки материалов; печатание рисунков.

01.06.2021 между правообладателем и ООО «Гильдия» (пользователь) было заключено соглашение об использовании товарного знака под контролем правообладателя, по условиям которого предприниматель ФИО5 предоставил пользователю за вознаграждение право использования на территории Российской Федерации товарного знака по Свидетельству № 639596.

Согласно пункту 1.3 Соглашения от 01.06.2021 пользователю также переданы все сопутствующие права, в том числе право требования выплаты компенсации за любые нарушения прав на Товарный знак, допущенные как до, так и после заключения договора.

Пользователем в результате поиска в сети «Интернет», в том числе в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram» был выявлен факт использования предпринимателем ФИО2 словесной надписи «Гильдия. Печати штампы» при предложении к продаже, рекламе и продаже однородных товаров по адресам: https://38stamp.ru, https://www.instagram.com/gildia_irkutsk/, сходной, по его мнению, до степени смешения с товарным знаком по Свидетельству № 639596.

Кроме того, был зафиксирован факт использования спорного обозначения при оформлении помещения, в котором предприниматель ФИО2 осуществляет свою деятельность (

<

...>): при оформлении входа, на фасаде здания; непосредственно в помещении, в котором оказываются услуги, что зафиксировано в Отчете ООО «Спектр», действующего по заданию пользователя на основании договора на оказание услуг СКТ-2021-182 от 05.12.2021.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Разрешение на использование обозначения, сходного с принадлежащим ему товарным знаком, правообладатель предпринимателю не предоставлял, в этой связи правообладатель посчитал, что потенциальные потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя.

В этой связи пользователь обратился к нарушителю с требованиями прекратить незаконное использование принадлежащего истцу товарного знака со словесным обозначением «Гильдия. Печати и штампы».

Предприниматель претензию оставил без удовлетворения.

В силу положений статьи 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения правообладателя в суд с иском о запрете использовать обозначение «Гильдия. Печати и штампы» при предложении к продаже, продаже и рекламе товаров на сайте https://38stamp.ru, по адресу: 

<

...> - при оформлении входа, на фасаде здания; непосредственно в помещении, в котором оказываются услуги в иных местах.

В статье 1515 Гражданского кодекса РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из того, что ответчик неправомерно использовал товарный знак, правообладатель обратился также  за взысканием компенсации в размере 500 000 руб.

В качестве доказательств цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, истцом представлены договор коммерческой концессии от 07.04.2021 № Г-08/2021, в соответствии с которым правообладатель – предприниматель ФИО5 передал пользователю – предпринимателю ФИО6 право использования товарного знака № 639596 по  взимаемой за использование права цене 250 000 руб. (паушальный взнос), договор коммерческой концессии от 19.04.2021 № Г-10/2021, по условиям которого правообладатель – предприниматель ФИО5 передал пользователю – предпринимателю ФИО7 право использования товарного знака № 639596 по взимаемой за использование права цене 250 000 руб. (паушальный взнос).

Ответчик иск оспорил.

В силу положений статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (пункт 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации (абзац второй пункта 2 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктами 1, 2 и 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Таким образом, при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования товарного знака считается несостоявшимся (пункты 1, 2, 6 статьи 1232, пункт 2 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Однако истцом не представлено доказательств того, что соглашение №ТЗ/06/21 об использовании товарного знака под контролем правообладателя от 01.06.2021 зарегистрировано в установленном законом порядке. 

Следовательно, предоставляя указанное соглашение в качестве доказательства использования им товарного знака, истец фактически демонстрирует имитацию нарушения права, потому иск удовлетворению не подлежит.

Не доказан истцом и факт нарушения права именно предпринимателем. 

Так, вопреки доводам истца, аккаунт в сети instagram (https://www.instagram.com/gildia_irkutsk/) не принадлежит ответчику.

Согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств, в шапке профиля данного аккаунта instagram указаны следующие реквизиты: 1) номер телефона 

<

***>; 2) номер телефона 

<

***>; 3), e-mail: irkutsk@gstamp.ru; 4), интернет портал: Irkutsk.stamp.ru. Ни один из перечисленных реквизитов не относится к ответчику, равно как и указанный аккаунт в сети instagram. 

Ни одного доказательства принадлежности номеров телефонов, e-mail, интернет портала ответчику истцом в материалы дела не представлено.

Оспорил ответчик и тождественность используемых обозначений.

Использованное ответчиком изображение по адресам: https://38stamp.ru, https://www.instagram.com/gildia_irkutsk/ и в офисном помещении (

<

...>) не схоже до степени смешения с товарным знаком № 639596, поскольку при графическом обозначении товарного знака истца использована буква «Г» в оттиске сургучной печати, а обозначение ответчика представляет собой 2D-изображение штемпеля.

Используемое ответчиком словесное обозначение выполнено в черно-белом формате, стиль написания слова и графическое изображение отлично от защищаемого товарного знака ООО «Гильдия», что исключает возможность их тождественности, смешения и введения в заблуждение потребителей.

Кроме того, с учетом местонахождения ООО «Гильдия» и ИП ФИО2 на территории различных субъектов Российской Федерации – в городах Ижевске и Иркутске соответственно, нельзя признать совпадающей территориальную сферу деятельности данных организаций, поскольку они не являются эксклюзивными представителями услуг, единственными в своем роде, а оказываемые ими услуги предназначены для удовлетворения обычных регулярных потребностей потребителей.

Обозначение ответчика, а также словесное обозначение «Гильдия» не схожи до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца, так как не ассоциируются с ним в целом; данные спорные надписи не содержат ни графического, ни цветового обозначений, входящих в товарный знак истца; само по себе слово «Гильдия» является общеупотребимым и означает объединение 10—15 человек (ремесленников) одной или схожих профессий или целей (РайзбергБ. А., ФИО8, ФИО9 Современный экономический словарь).

В части графического сходства обозначений ответчика и товарных знаков истца: использованы различные шрифты и цвета (истцом - коричневый, ответчиком - черный); словесный элемент «Гильдия» истца имеет дополнение в виде надписи «печати и штампы» снизу, а у ответчика надпись «печати и штампы» выполнена справа от слова «Гильдия»; истцом в качестве товарного знака использована сургучная печать с буквой «Г», а у ответчика в качестве обозначения использован 2Dштемпель, следовательно, возможность смешения исключается. 

Также отсутствует семантическое сходство объектов: слово «Гильдия» является общеупотребимым словом, которое у широкой аудитории имеет собственное понятное значение, относится к слабым элементам знака, не ассоциируются с товарным знаком истца и само по себе не является средством индивидуализации; сравниваемые объекты являются визуально различными, производят различное впечатление и не ассоциируются друг с другом.

В заседании суда ответчик дополнил основание своих возражений, поставив под сомнение действительность договоров коммерческой концессии, представленных истцом в обоснование размера компенсации; ходатайствовал о предоставлении истцом их подлинников. 

В ходе судебного разбирательства истец пояснил, что 09.09.2022 Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав на Товарный знак № 639596, заключенный между ФИО5 и истцом. Таким образом, в настоящий момент права на товарный знак принадлежат обществу «Гильдия».

Ответчик дополнил основание своих возражений.

По утверждению предпринимателя использование товарного знака им осуществлялось правомерно, на основании договора оказания услуг 2018 года, согласно которому исполнитель – общество «Гильдия» предоставляет заказчику комплекс услуг, включающих в себя, в частности, право на использование коммерческого обозначения «Гильдия: Печати и Штампы». 

Данный договор также подписан предпринимателем ФИО5 –правообладателем товарного обозначения. 

Договор оказания услуг заключен на неопределенный срок и до настоящего времени не расторгнут, а потому отсутствуют основания утверждать о неправомерном использовании им данного товарного знака.

Ответчик вновь поставил под сомнение действительность договоров коммерческой концессии, представленных истцом в обоснование размера компенсации.

Договор коммерческой концессии №Г-08/21 от 07.04.2021 заключен с ИП ФИО6.

По сведениям ЕГРЮЛ ФИО6 прекратила свою деятельность в качестве предпринимателя 25.04.2022; при этом код ОКВЭД, под которым осуществляла предпринимательскую деятельность ИП ФИО6: 47.19 Торговля розничная прочая вне специализированных магазинах; 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами; 46.90 Торговля оптовая неспециализированная; 47.75.1 Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах; 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет; 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Договор коммерческой концессии №Г-10/21 от 19.04.2021 заключен с ИП ФИО7. Согласно коду ОКВЭД: 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах; 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах; 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества; 69.10 Деятельность в области права; 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию; 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 71.11 Деятельность в области архитектуры; 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора; 73.1 Деятельность рекламная; 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 74.20 Деятельность в области фотографии; 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу; 78.10 Деятельность агентств по подбору персонала; 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров.

Из анализа кодов ОКВЭД следует, что никакой деятельности, схожей с деятельностью по изготовлению печатей и штампов, ни ФИО6, ни ФИО7 не ведут и не вели.

Поскольку ответчик уверен, что представленные договоры коммерческой концессии не существуют, оплата по ним не производилась, то расчет убытков в силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит расчету на основании подпункта 1 пункта 4 указанной статьи.

Исходя из характера нарушения ответчик при определении размера компенсации просит обратить внимание, что если права истца и нарушены действиями ответчика, то нарушены незначительно, поскольку ответчик осуществляет свою деятельность на значительном территориальном расстоянии от истца – на территории другого (не соседнего) субъекта, а следовательно, размер компенсации должен быть минимальный –10 000 руб.

Истец доводы ответчика о наличии между сторонами договорных отношений в отношении спорного товарного знака оспорил, поскольку договор оказания услуг, предоставляющий предпринимателю ФИО2 право на использование коммерческого обозначения «Гильдия: Печати и Штампы», расторгнут путем заключения Соглашения о расторжении договора от 27.05.2019.

В части доводов о недоказанности размера компенсации считает, что им в достаточной мере представлены доказательства, подтверждающие стоимость правомерного использования Товарного знака. 

В частности, истец представил банковские документы, а не составленные сторонами договора расписки, в связи с чем заявления о недоказанности стоимости правомерного использования товарного знака несостоятельны. Запрошенные доказательства не будут являться доказательством каких-либо обстоятельств, имеющих значение для дела.

Отсутствие у франчайзи истца необходимых кодов ОКВЭД не имеет правового значения для настоящего спора, поскольку франчайзи являются самостоятельными участниками оборота, внесение ими дополнительных кодов ОКВЭД находится вне контроля правообладателя.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Надлежащим доказательством принадлежности прав на товарный знак в силу части 1 статьи 1504 Гражданского кодекса РФ является Свидетельство на товарный знак, которое выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Как видно из материалов дела, предпринимателю ФИО5 принадлежит право на товарный знак, который представляет собой изображение оттиска сургучной печати с буквой «Г» посередине печати и словесной надписи «Гильдия» под печатью, под надписью «Гильдия» расположена надпись «Печати и штампы», что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 639596, приоритет товарного знака 31.01.2017, зарегистрирован 18.12.2017, срок действия регистрации истекает 31.01.2027, зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров по 16, 40 классу МКТУ вывески бумажные или картонные; подставки для печатей, штемпелей, штампов; держатели для штампов [печатей]; коробки для штемпелей [печатей]; штампы с адресами; печати для сургуча; штемпели [печати]; подушечки чернильные; сургуч; подушечки штемпельные; печати [канцелярские товары, информация по вопросам обработки материалов; печатание рисунков.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

01.06.2021 между предпринимателем ФИО5 (правообладатель) и ООО «Гильдия» (пользователь) заключено соглашение об использовании товарного знака под контролем правообладателя, по условиям которого предприниматель ФИО5 предоставил пользователю за вознаграждение право использования на территории Российской Федерации товарного знака по Свидетельству № 639596.

Согласно пункту 1.3 Соглашения от 01.06.2021 пользователю также переданы все сопутствующие права, в том числе право требования выплаты компенсации за любые нарушения прав на Товарный знак, допущенные как до, так и после заключения договора.

В соответствии с пунктом 1.1.1 Соглашения правообладатель не вправе предоставлять права использования товарного знака третьим лицам, а равно не вправе самостоятельно использовать товарный знак на территории РФ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

В этой связи, вопреки доводам ответчика, суд считает доказанным статус истца как обладателя исключительных прав на товарный знак № 639596.

Судом установлен факт использования предпринимателем словесного обозначения «Гильдия Печати штампы», имитирующего товарный знак по Свидетельству № 639596, при предложении услуг по изготовлению печатей и штампов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с доменным именем https://38stamp.ru.

Факт предложения ответчиком оказания услуг по изготовлению печатей и штампов с использованием словесного обозначения «Гильдия Печати штампы» подтверждается отчетом исполнителя ООО «Спектр» от 10.12.2021, действующего по заданию пользователя на основании договора на оказание услуг СКТ-2021-182 от 05.12.2021, а также нотариальным протоколом осмотра доказательств от 24.12.2021 бланк серии 18АБ № 1753898.

Принадлежность указанного сайта ответчику и размещение на нем предложения оказания услуг по изготовлению печатей и штампов с использованием словесного обозначения «Гильдия Печати штампы» последним не оспорены.

Кроме того, судом установлен и не оспорен ответчиком факт использования спорного обозначения при оформлении помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществляет свою деятельность: при оформлении входа, на фасаде здания; непосредственно в помещении, в котором оказываются услуги, что подтверждается отчетом исполнителя ООО «Спектр» от 10.12.2021.

Из представленных отчета исполнителя ООО «Спектр» от 10.12.2021, протокола осмотра доказательств от 24.12.2021 бланк серии 18АБ № 1753898 следует, что ответчик предлагает неопределенному кругу лиц услуги по изготовлению печатей и штампов за плату с использованием словесного обозначения «Гильдия Печати штампы» (исключительные права на которые принадлежат истцу) в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации деятельности предпринимателя.

На основании изложенного факт использования ответчиком исключительных прав правообладателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с доменным именем https://38stamp.ru, а также в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> следует считать доказанным, а потому исковые требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения подлежат удовлетворению применительно к статье 1252 Гражданского кодекса РФ.

В части использования предпринимателем словесного обозначения «Гильдия Печати штампы», при предложении услуг по изготовлению печатей и штампов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с доменным именем https://www.instagram.com/gildia_irkutsk/, суд не усматривает оснований для признания факта использования доказанным, ввиду не представления истцом доказательств принадлежности указанной страницы  в сети Инстаграм ответчику.

Суду в рамках настоящего дела на основании части 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ и положений пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», необходимо установить, является ли используемое ответчиком обозначение, сходным по степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

С учетом правовой позиции, изложенной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», пункта 162 постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, не требует специальных знаний и может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При визуальном сравнении обозначений, охраняемого и зарегистрированного товарного знака, исключительные права на который переданы истцу, и обозначения, используемого ответчиком, судом установлено совпадение словесной надписи «Гильдия Печати штампы», так надпись выполнена идентичным шрифтом, в слове «Гильдия» первая буква является заглавной, цветовая гамма; сходное смысловое значение – товарный знак имеет оттиск сургучной печати, изображение ответчика – 2D изображение штемпеля, то есть оба объекта связаны с печатями.

При этом обозначение, охраняемого и зарегистрированного товарного знака, исключительные права на который переданы истцу, и обозначение, используемое ответчиком, на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг в целом производит впечатление, что обозначение используется тем же лицом, которому принадлежит товарный знак.

Руководствуясь пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 № 647, учитывая высокую различительную способность спорного товарного знака, его узнаваемость, суд приходит к выводу о визуальном и графическом сходстве товара и охраняемого объекта интеллектуальных прав.

Доказательств получения от правообладателя разрешения на использование обозначения, сходного с принадлежащим ему товарным знаком № 639596, предприниматель суду не предоставил.

Доводы ответчика о правомерности использования товарного знака (заявлены в ходе судебного разбирательства) судом рассмотрены и отклонены в силу следующего.

Действительно, как следует из материалов дела между ООО «Гильдия» в лице директора ФИО5 и предпринимателем ФИО2 был заключен договор оказания услуг, предоставляющий последнему право на использование коммерческого обозначения «Гильдия: Печати и Штампы».

В соответствии с частью 1 статьи 452 Гражданского кодекса РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Согласно статье 435 Гражданского кодекса РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

В силу статьи 438 Гражданского кодекса РФ  акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Как видно из материалов дела, направленная ответчиком посредством электронной почты оферта на расторжении договора (скриншот электронного письма от 15.05.2019) акцептована правообладателем.

Никаких доказательств последующего исполнения договора со стороны предпринимателя после направления в адрес правообладателя соглашения о расторжении договора, суду не представлено.

Поскольку инициатива о расторжении договора исходила от индивидуального предпринимателя, предложение о расторжении договора акцептовано стороной правообладателя, то суд считает в данном случае договор расторгнутым 27.05.2019, а доводы ответчика в данной части противоречащими его поведению.

В этой связи, суд считает факт незаконного использования ответчиком товарного знака, права на которые переданы истцу, доказанным.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ).

По смыслу данных норм закона нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

По правилам статьи 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 2 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ).

Учитывая, что правообладатель разрешения ответчику на использование своего товарного знака не давал, в частности, на сайте https://38stamp.ru, по адресу: 

<

...> - при оформлении входа, на фасаде здания; непосредственно в помещении, в котором оказываются услуги, и доказательств смены коммерческого обозначения суду ответчиком не представлено, то иск подлежит удовлетворению в данной части.

Рассмотрев требования правообладателя о взыскании компенсации, суд приходит к следующему.

В статье 1515 Гражданского кодекса РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор способа защиты по собственному усмотрению. 

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В абзаце 2 пункта 61 постановления № 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абзац 5 пункт 61 постановления № 10).

В данном деле истец определил размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в обоснование которой представил договор коммерческой концессии от 07.04.2021 № Г-08/2021, в соответствии с которым правообладатель – предприниматель ФИО5 передал пользователю – предпринимателю ФИО6 право использования товарного знака № 639596 по взимаемой за использование права цене 250 000 руб. (паушальный взнос), договор коммерческой концессии от 19.04.2021 № Г-10/2021, по условиям которого правообладатель – предприниматель ФИО5 передал пользователю – предпринимателю ФИО7 право использования товарного знака № 639596 по взимаемой за использование права цене 250 000 руб. (паушальный взнос). 

В материалы дела представлены платежные поручения от 09.03.2022 № 44, от 11.03.2022 № 9 в подтверждение оплаты по указанным договорам коммерческой концессии.

Ответчик оспорил размер компенсации, ссылаясь на необходимость расчета его размера из условий расторгнутого договора сторон, а также поставил под сомнение исполнение договоров коммерческой концессии.

Суд изучил доводы сторон и приходит к следующему.

Само по себе представление лицензионного договора (либо иных договоров) не предполагает, что компенсация должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом положений ст. 1301, 1311, 1406.1, п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права, способы использования права по договору и характер допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); аффилированность между лицензиаром и лицензиатом; иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств, суд может определить иную стоимость права использования объекта интеллектуальных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, а, следовательно, и иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Как указано в п. 3 постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 года № 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Представленные истцом договоры коммерческой концессии от 07.04.2021 № Г-08/2021, от 19.04.2021 № Г-10/2021 заключены сроком на 5 лет (пункт 13.1 договоров).

В соответствии с пунктами 8.1, 8.2. договоров коммерческой концессии вознаграждение, причитающееся правообладателю за предоставление пользователю права использования комплекса исключительных прав, устанавливается сторонами в виде единовременного фиксированного платежа (паушальный взнос) и роялти, размер паушального взноса составляет 250 000 руб.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Учитывая изложенное, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ представленные в материалы дела доказательства, оценив размер предъявленной ко взысканию суммы компенсации, срок действия договоров коммерческой концессии, учитывая период и характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя за использование обозначения в предложениях о продаже товаров, исходя из принципов разумности и справедливости, суд считает необходимым руководствоваться следующим расчетом: 250 000 руб. - стоимость права / 5 – срок действия договоров коммерческой концессии = стоимость пользования составит 50 000 руб. в год.

С учетом срока использования ответчиком товарного знака истца – 3 года  (2019, 2020, 2021 годы – ответчик в окончательной позиции по делу ссылается на правомерность использования товарного знака ввиду действительности договора на его использование) размер компенсации составит = 50 000 руб.*3 года – срок использования ответчиком товарного знака* 2-двукратная стоимость права = 300 000 руб.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, подлежит частичному удовлетворению в размере 300 000 руб., определенном судом из обстоятельств спора. 

Доводы ответчика о недоказанности действительности  договоров коммерческой концессии суд рассмотрел и отклоняет, поскольку факт их исполнения подтверждён оплатой паушальных взносов.

Доказательств обратного суду не представлено, заявления о фальсификации указанных договоров ответчиком не заявлено.

Следовательно основания считать указанные договоры недействительными у суда не имеется.

Тот факт, что из анализа кодов ОКВЭД ФИО6 и ФИО7 (пользователи по договорам коммерческой концессии) не следует, что указанные лица ведут деятельность, схожую с деятельностью по изготовлению печатей и штампов, на выводы суда не влияет, поскольку может иметь место деятельности против заявленной в налоговом органе.

При этом из кодов ОКВЭД, указанных в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ответчика, также следует, что никакой деятельности, схожей с деятельностью по изготовлению печатей и штампов, последний не ведет и не вел, однако как установлено судом выше и не оспорено ответчиком, последний осуществляет предпринимательскую деятельность по изготовлению печатей и штампов.

Судом рассмотрены и отклоняются доводы ответчика о необходимости расчета размера компенсации из условий расторгнутого договора сторон.

В силу части 2 статьи 453 Гражданского кодекса РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 

Как установлено судом выше, договор оказания услуг 2018 года расторгнут 27.05.2019 по инициативе предпринимателя.

Условия предоставления прав использования интеллектуальной собственности истца изменились. Так в договоре 2018 года сторонами вознаграждение, причитающееся правообладателю, за предоставление комплекса услуг было предусмотрено в виде роялти (пункт 4.2 договора).

По состоянию на 2021 год правообладатель заключает с пользователями договоры на условиях оплаты вознаграждения в виде паушального взноса и роялти (пункт 8.1 договоров коммерческой концессии от 07.04.2021 № Г-08/2021, от 19.04.2021 № Г-10/2021).

Более того, с даты заключения договора 2018 года до даты рассмотрения настоящего спора прошло 4 года, за которые увеличилось количество франшизных точек с использованием товарного знака истца, рост узнаваемости товарного знака, рост количества потенциальных покупателей.

На основании изложенного суд не усматривает оснований для расчета размера компенсации исходя из условий договора 2018 года.

Расходы по государственной пошлине подлежат отнесения на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) прекратить использование обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по Свидетельству № 639596, путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на сайте https://38stamp.ru, по адресу: 

<

...> - при оформлении входа, на фасаде здания; непосредственно в помещении, в котором оказываются услуги в иных местах, в течение десяти календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

В случае неисполнения индивидуальным предпринимателем ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) настоящего решения в срок, установленный судом, взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гильдия" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН 13.04.2017, ИНН: 

<

***>, адрес: 426011, 

<

...>) судебную неустойку в сумме 500 рублей за каждый календарный день неисполнения судебного акта, начиная исчисление данной неустойки со следующего дня после истечения десятидневного срока с момента вступления настоящего решения в законную силу.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гильдия" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН 13.04.2017, ИНН: 

<

***>, адрес: 426011, 

<

...>) 300 000 руб. – компенсации, 7 800 руб. – расходов по оплате государственной пошлины. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области. 

Судья                                                                                                             Е.А.Исаева