ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А06-9510/2023

г. Саратов

22 марта 2024 года

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Антоновой О. И., 

рассмотрев без вызова сторон 

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Астраханской области от 14 декабря 2023 года по делу № А06-9510/2023 (мотивированное решение вынесено 14 декабря 2023 года),

рассмотренному в порядке упрощенного производства по правилам статей 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 304302235200146, ИНН 

<

***>) 

о взыскании компенсации, 

 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Астраханской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (далее – ООО «Зингер СПБ», истец) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1, ответчик) с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на использование товарного знака в сумме 62 500 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 500 руб., расходов на приобретение товара в размере 70 руб., почтовых расходов в размере 125 руб., и расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 14.12.2023 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратилась в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Астраханской области от 14.12.2023 отменить в части размера взысканной компенсации за нарушение исключительного права на использование товарного знака № 266060, а также расходов по уплате государственной пошлины и суммы судебных издержек.

Заявитель жалобы, не оспаривая факт нарушения исключительного права на спорный товарный знак № 266060, выражает несогласие с размером взысканной судом первой инстанции суммы компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак. Ответчиком в апелляционной жалобе приведен контррасчет суммы компенсации, согласно которому размер компенсации, по мнению ответчика, равен 735,30 руб.

Согласно части 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

В отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, решение пересматривается в обжалуемой части.

Согласно части 1 статьи 272.1 АПК РФ апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Определение о принятии апелляционной жалобы к производству размещено на официальном сайте Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 25.01.2023, что подтверждено отчетом о публикации судебных актов на сайте.

Истец представил в установленный определением суда срок в порядке статьи 262 АПК РФ письменный отзыв на апелляционную  жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу -  без удовлетворения.

Проверив в пределах, установленных статьями 258 - 262, 266 - 271, 272.1 АПК РФ законность принятого судебного акта, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам дела, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для изменения обжалуемого судебного акта ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «ZINGER» по свидетельству Российской Федерации № 266060, зарегистрированного 26.03.2004г. по заявке № 2000716572, в том числе, в отношении товаров 8-го класса «маникюрные инструменты» и услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). Срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030г.

24.01.2022 в магазине «Душечка», расположенном по адресу 

<

...>, пав. 17 по договору розничной купли-продажи ИП ФИО1 реализовала товар - «маникюрные инструменты» в картонно-пластиковой упаковке, на которой имеется изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 266060.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком на сумму 70 руб., спорным товаром, фотографией спорной продукции, а также видеосъемкой, совершенной в целях и на основании самозащиты гражданских прав истца в соответствии со статьей 14 ГК РФ.

Истец не заключал с ответчиком лицензионный договор, предметом которого являлась бы передача исключительных прав на спорный товарный знак, и иным образом права не передавал.

Предложение ответчиком к продаже товара, на упаковке которого размещено обозначение, сходное со спорным товарным знаком, и обладающего, по мнению общества, признаками контрафактности, а также отсутствие добровольного удовлетворения предпринимателем претензии истца, послужили основанием для обращения общества в суд с требованием о взыскании компенсации.

Суд первой инстанции, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорный товар знак, пришел к выводу о правомерности заявленного истцом требования о взыскании компенсации.

Требование о взыскании компенсации истцом заявлено на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В обоснование стоимости права использования спорного товарного знака истец представил в материалы дела лицензионный договор, заключенный им 11.08.2021 с ИП ФИО2, согласно пункту 2.1 которого за право использования товарного знака лицензиат выплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750 000 рублей.

По расчету истца стоимость права использования товарного знака № 266060 составляет 62 500 рублей, из расчета: 750 000 рублей / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ использования / 12 месяцев * 2 = 62 500 рублей.

Суд первой инстанции, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 61 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», правовую позицию,  изложенную в пункте 31 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2021), утвержденного Президиумом ВС РФ 30.06.2021, сопоставив условия лицензионного договора от 11.08.2021, проверив  приведенный истцом расчет компенсации, данный расчет признал соответствующим условиям закона и договора.

Довод ответчика о том, что для расчета компенсации необходимо исходить из одного дня использования товарного знака, суд первой инстанции счел необоснованным, поскольку установление платы за один день не является обычной практикой для лицензионных договоров; напротив, сроки минимальных платежей устанавливаются за месяц, квартал, год. 

Учитывая, что в рассматриваемом случае ответчик допустил факт реализации контрафактного товара однократно, суд первой инстанции счел правильным исходить из минимального срока, за который устанавливается плата по договору, равным месяцу.

Кроме того, судом первой инстанции принят во внимание пункт 1.3 лицензионного договора, согласно которому лицензиату предоставлено право использовать товарный знак одним способом.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции счел требование истца обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции в части размера взысканной компенсации не может согласиться в силу следующего.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель (подпункт 2).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно пункту 31 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021, определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом и устанавливается с учетом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждается соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Истец, заявляя о взыскании компенсации в размере 62 500 руб., в обоснование приведенного расчета представил лицензионный договор от 11.08.2021, предоставляющий право на использование на неисключительной основе товарного знака по свидетельству № 266060 в отношении всех товаров, включенных в 8 и 35 классы МКТУ, заключенный между истцом и ИП ФИО2.

Согласно пункту 2.1 указанного договора, за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750 000 руб.

По расчету истца размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060 в двукратном размере составляет 62 500 руб., из расчета: 750 000 руб./ 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев х 2.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, ответчик оспаривала приведенный истцом расчет. Так, ответчик в возражениях на иск указала, что в формулу необходимо включить период неправомерного использования права сроком один день с учетом однократности нарушения. 

Кроме того, ответчик указала, что согласно условиям лицензионного договора право на использование товарного знака по свидетельству № 266060 предоставляется в отношении товаров 08 класса МКТУ, а также услуг 35 МКТУ, то есть всего на 2 класса МКТУ. При этом 35 класс МКТУ подразумевает демонстрацию товаров, рекламу и сбыт через посредников – т.е. три способа. 

Ответчиком был представлен контррасчет, согласно которому, размер компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака составляет 684,93 руб. из расчета: 750 000 руб. /1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 3 способа применения / 365 дней х 2.

В апелляционной жалобе ответчик, оспаривая расчет компенсации истца, указывает на то, что в лицензионном договоре территорией использования товарного знака определена вся территория Российской Федерации, тогда как ответчиком использовался товарный знак однократно в одном субъекте РФ - Астраханская область. В связи с этим, расчет компенсации, по мнению ответчика, должен производиться таким образом: 750 000 руб. / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев / 85 субъектов РФ х 2 = 735 руб. 30 коп.

Судебная коллегия, оценив доводы сторон относительно расчета размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражении. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В соответствии с пунктом 1.3 лицензионного договора от 11.08.2021г. лицензиат вправе использовать товарный знак па всей территории РФ путем размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые ввозятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках, или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью.

Данный способ использования товарного знака согласуется с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Вместе с тем, исходя из содержания лицензионного договора и возможности его реального исполнения, лицензиат должен использовать все пять способов использования товарного знака, поименованных в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, в соответствии с пунктом 1.2 лицензионного договора от 11.08.2021г. лицензиату в соответствии с 35 классом услуг МКТУ предоставлено право в отношении товарного знака «ZINGER» осуществлять демонстрацию товаров, рекламы, сбыт товаров через посредников; т.е. способами использования товарного знака, указанными в подпунктах 2 и 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Оказание услуги 35 класса МКТУ по рекламе в лицензионном договоре не ограничено, следовательно, реклама может распространяться лицензиатом любым способом, в том числе, и через интернет, т.е. способом использования товарного знака, указанным в подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Кроме того, в связи с предоставлением лицензиату права введения в гражданский оборот товаров 08 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, лицензиату корреспондируется еще один способ использования товарного знака - использование на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, указанный в подпункте 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ. Под документацией, связанной с введением товара в оборот, понимаются рекламная литература, документация, связанная с заключением договоров на поставку товаров и т.д.

На основании изложенного, оценив условия лицензионного договора, сопоставив условия указанного договора и обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что в целях расчета компенсации в двукратном размере стоимости права использования спорного товарного знака следует использовать 5 (пять) способов использования товарного знака. 

Таким образом, размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060 в двукратном размере, подлежащий взысканию с ответчика,  составляет 12 500 руб., из расчета: 750 000 руб. / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 5 способов применения / 12 месяцев * 2.

Довод заявителя жалобы о необходимости деления вознаграждения по лицензионному договору на количество субъектов Российской Федерации при расчете суммы компенсации судом апелляционной инстанции отклоняется.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора.

В рассматриваемом случае права лицензиата по лицензионному договору от 11.08.2021г. распространяются на всю территорию Российской Федерации вне зависимости от региона использования.

В условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг, производить расчет суммы компенсации, исходя из деления лицензионного вознаграждения на количество субъектов Российской Федерации, является необоснованным.

Аналогичный подход нашел отражение в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2023 по делу N А36-11038/2022, от 28.12.2023 по делу N А13-2897/2023, от 01.02.2024 по делу N А12-27940/2022, от 16.02.2024 N С01-2596/2023 по делу N А12-27942/2022.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика понесенных расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 500 руб., расходов на приобретение товара в размере 70 руб., почтовых расходов в размере 125 руб., и расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб.

Факт несения указанных расходов в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 10  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", подтвержден соответствующими доказательствами.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены судом апелляционной инстанции частично в размере 12 500 руб. (20%), судебные расходы распределены по правилам статьи 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным требованиям.

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ постановление суда, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после его принятия.

Руководствуясь статьями 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд, 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 14 декабря 2023 года по делу № А06-9510/2023 (мотивированное решение вынесено 14 декабря 2023 года) изменить.

Изложить первый абзац резолютивной части решения в следующей редакции:

«Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304302235200146) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительного права на использование товарного знака № 266060 в размере 12 500 рублей, расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска в размере 500 рублей, расходы по оплате за выписку из ЕГРИП в размере 40 рублей, почтовые расходы в размере 25 рублей, а также расходы за приобретение товара в размере 14 рублей.».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304302235200146) расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 2 400 рублей.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам по основаниям, предусмотренным статьей 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

 

 

          Судья                                                                                                        О. И. Антонова