ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-80453/2021

09 августа 2022 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     02 августа 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме  09 августа 2022 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Загараевой Л.П.,

судей  Лебедева Г.В., Третьяковой Н.О.,

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1,

при участии:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 25.05.2022,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 04.08.2021,

рассмотрев в судебном заседании дело №А56-80453/2021 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции,

 по иску ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 317784700289973) 

к ФИО5, 

ООО «Регистратор Р01» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о признании, обязании и взыскании,

установил:

Определением Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 26.07.2021 дело № 2-3946/2021 по иску индивидуального предпринимателя ФИО4 к индивидуальному предпринимателю ФИО5 о признании нарушенным исключительного права на товарный знак, взыскании компенсации за нарушение исключительного права и обязании передать право на домен передано по подсудности в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Определением от 07.09.2021 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судом приняты уточнения исковых требований, в которых Истец просит: 

1. Признать ФИО5 (ИНН 

<

***>, дата рождения 27.02.1985) нарушившим исключительное право ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) на Товарный знак № 258388 в период c 27.11.2019 по 27.02.2022; 

2. Взыскать с ФИО5 (ИНН 

<

***>, дата рождения 27.02.1985) в пользу ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительного права на Товарный знак № 258388 в период c 27.11.2019 по 27.02.2022 в размере 2 700 000 рублей; 

3. Взыскать с ФИО5 (ИНН 

<

***>, дата рождения 27.02.1985) в пользу ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) расходы на обеспечение доказательств в размере 3 400 рублей; 

4. Взыскать с ФИО5 (ИНН 

<

***>, дата рождения 27.02.1985) в пользу ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) расходы на оплату госпошлины в размере 3 200 рублей; 

5. Взыскивать с ФИО5 (ИНН 

<

***>, дата рождения 27.02.1985) в пользу ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) денежные средства, исходя из индекса потребительских цен, утвержденного Федеральной службой государственной статистики, до фактического исполнения обязательств. 

6. Аннулировать регистрацию доменного имени lissant.ru.

Решением от 08.04.2022 в удовлетворении исковых требований отказано. 

Истец, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, судом ошибочно установлено, что домен не содержит в себе текстовую часть товарного знака. В отсутствие лицензионного договора ответчик неправомерно зарегистрировал и администрировал домен, содержащий в наименовании текстовую часть товарного знака. 

Определением от 08.06.2022 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дел в суде первой инстанции, привлек к участию в деле в качестве ответчика ООО «Регистратор Р01».

В связи с наличием обстоятельств, предусмотренных статьей 18 АПК РФ, произведена замена состава суда (судья Горбачева О.В. заменена на судью Третьякову Н.О.)

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, представитель ответчика возражал против удовлетворения требований. 

Как следует из материалов дела, ИП ФИО4 с 10.09.2019 является правообладателем на товарный знак № 258388 на основании Изменения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 258388 и сведений, содержащихся в государственном реестре товарных знаков.

Согласно сведениям, содержащимся в государственном реестре товарных знаков, размещенным в сети Интернет по адресу: htths//www1.fips.ru/fips servl/fips strvlet DB=RUTM&DocNumber=258388, Товарный знак зарегистрирован 11.11.2003. 

В соответствии с международной классификацией товаров и услуг Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг с классами 06, 07, 11, 19, 37. 

Согласно пункту 41 Выписки из ЕГРИП № ИЭ9965-21-34827578 от 12.02.2021 с 12 июля 2019 года дополнительным видом деятельности истца является деятельность по аренде интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. 

Таким образом, истец считает, что им товарный знак был приобретен с целью его использования с привлечением третьих лиц. 

В мае 2020 года истец хотел зарегистрировать домен lissant.ru, однако им было обнаружено, что данный домен был уже занят. 

Согласно ответу на адвокатский запрос ООО «Регистратор Р01» от 25.05.2020 № 758-СР администратором домена lissant.ru является ФИО5 (ответчик). 

05.06.2021 по адресу ответчика, указанному им при регистрации домена lissant.ru, заказным письмом истцом было направлено предложение о заключении лицензионного договора на использование Товарного знака в соответствии со статьей 1235 ГК РФ. 

По результатам переговоров 23.06.2020 истцом было выдано согласие на безвозмездное использование Товарного знака до 30.09.2020 в пользу ООО «Балтлит», генеральным директором и единственным участником которого является ответчик. 

Согласием также подтверждалось право использования Товарного знака на сайте, расположенном на домене lissant.ru, до 30.09.2020. 

После 30.09.2020 ни ответчик, ни ООО «Балтлит» не обратились в адрес истца в целях заключения лицензионного договора в соответствии со статьей 1235 ГК РФ. 

Согласно странице 6 Протокола автоматизированного осмотра информации в сети интернет № 1610532505500 от 13 января 2021 года домен lissant.ru зарегистрирован 27 ноября 2019 года, то есть позже даты регистрации Товарного знака. 

Согласно странице 12 Протокола сайт на домене lissant.ru не используется, размещено сообщение о продаже домена. 

Истец считает, что ответчик нарушил исключительное право истца на товарный знак, используя его без лицензионного договора, а именно: использует Товарный знак в доменном имени lissant.ru с 01.10.2020 по настоящее время, а также разместил в объявлении на сайте авито.ру Товарный знак с целью отождествления домена lissant.ru с известным производителем вентиляционного оборудования для привлечения потенциальных покупателей домена. 

Таким образом, истец полагает, что ответчик, будучи осведомленным о наличии у истца исключительных прав на Товарный знак, нарушил исключительное право истца на Товарный знак, используя его в отсутствие лицензионного договора. В связи с этим истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим кодексом.

В соответствии со статьей 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. 

Исходя из пункта 2 названной статьи использованием товарного знака является, в частности, его размещение: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет. 

Пунктом 3 указанной статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с частью 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» также разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При разрешении спора арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно материалам дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака, который состоит из выполненных в синем и белом цветовом сочетании слова «ЛИССАНТ» на русском языке (на кириллице) печатными заглавными буквами нестандартным объемным полым шрифтом, неохраняемого элемента «ТМ» и графического элемента в виде полой половины упрощенной октаграммы (восьмиконечной звезды: двух квадратов с разной длиной стороны, повернутых относительно друг друга на 45 градусов). 

Сравниваемое спорное обозначение «lissant», используемое в доменном имени lissant.ru выполнено в черном цвете на французском языке (на латинице) строчными буквами стандартным сплошным шрифтом. 

Слово «lissant» в переводе с французского - сглаживающий (прилагательное), фонетическое звучание: \\isa] (буквосочетание «ant» на конце слова дает единый звук «а» - носовой звук «а» без четкого произношения звука «н»). 

Сравнительный анализ как доминирующих, так и второстепенных элементов Товарного знака № 258388 и элементов доменного имени lissant.ru, приводят к выводу, что все перечисленные признаки производят разное зрительное и фонетическое впечатление, формируют отличие от словесной части товарного знака истца, исключающее сходство до степени смешения доменного имени с Товарным знаком № 258388.

Как следует из материалов дела, Товарный знак № 258388 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06-го, 07-го, 11-го, 19-го и 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), а именно: 

6 - трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха. 

7 - компрессоры (машины); компрессоры воздушные (установки для гаражей); компрессоры для холодильников; компрессоры наддува; конденсаторы воздушные; конденсаторы пара (детали машин); котлы паровые; машины воздуходувные; машины для сжатия, всасывания и транспортировки газов воздуходувные; нагнетатели; насосы (машины); насосы (части машин и двигателей); насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы центробежные; оросители (машины); паросепараторы; питатели для котлов машин; сепараторы; коллекторы накипи в паровых котлах; трубы паровых котлов (детали машин); турбины; турбины гидравлические; турбокомпрессоры; устройства воздухоотсасывающие; фильтры (устройства, аппараты); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; холодильники воздушные; боровы, газоходы, дымоходы паровых котлов; комплекты для паровых котлов, машин. 

11 - аппараты воздухонагревательные; аппараты для высушивания; аппараты для ионизации воздуха; аппараты и установки сушильные; баки расширительные для систем центрального отопления; вентиляторы (кондиционирование воздуха); вентиляторы (части установок для кондиционирования воздуха); водонагреватели; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; заслонки дымоходов; испарители; калориферы; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические (части нагревательных установок); кондиционеры; оборудование для бань с горячим воздухом; парогенераторы (за исключением частей машин); пластины нагревательные; приборы для очистки газов; приборы и машины для очистки воздуха; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; скрубберы (части газовых установок); сушилки для воздуха; установки для кондиционирования воздуха; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки для очистки (фильтрования) воздуха; установки для стирилизации воздуха; установки и аппараты вентиляционные (кондиционирование воздуха); установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки для охлаждения воздуха; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы сушильные стоматологические; элементы нагревательные. 

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники. 

37 - строительство; ремонт; установка оборудования. 

Правовая охрана Товарному знаку № 258388 предоставлена исключительно в отношении указанных классов МКТУ. 

Доказательств использования ответчиком доменного имени lissant.ru для введения в гражданский оборот и/или предложения к продаже товаров или услуг 06-го, 07-го, 11-го, 19-го и 37-го классов МКТУ или однородным им в материалы дела не представлено. Представленные истцом дополнительные документы также не являются доказательством использования ответчиком доменного имени lissant.ru для введения в гражданский оборот и/или предложения к продаже товаров или услуг 06-го, 07-го, 11-го, 19-го и 37-го классов МКТУ или однородным им.

Вопреки доводам истца, материалы дела не содержат доказательств действий со стороны ответчика, которые могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции. 

При изложенных обстоятельствах суд считает, что истец не доказал факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, в связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежат. В связи с отказом в удовлетворении иска и в соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 08 апреля 2022 года по делу №  А56-80453/2021  отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП 317784700289973) в доход федерального бюджета 39 300,00 руб. государственной пошлины. 

Постановление  может быть  обжаловано  в  Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

Л.П. Загараева

 

Судьи

Г.В. Лебедев

 Н.О. Третьякова