АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, 

<

...> Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-22077/2024

г. Владивосток

11 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 апреля 2025 года. Полный текст решения изготовлен 11 апреля 2025 года.  

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Турсуновой Ю.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панчешиным Р.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «БЬЮТИ КЛАСТЕР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Маркиза» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 1 464 653 рублей 80 копеек,  

при участии в судебном заседании: 

от истца: посредством веб-конференции представитель ФИО1 (доверенность от 17.09.2024, паспорт, диплом);  

от ответчика: представитель не явился, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «БЬЮТИ КЛАСТЕР» (далее – ООО «Бьюти Кластер») обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Маркиза» (далее – ООО «Маркиза»), в котором просило суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на принадлежащий истцу товарный знак «ma:nyo» (свидетельство о международной регистрации № 1536002) в размере 2 979 654 рублей.  

В ходе рассмотрения дела, основываясь на сведениях, предоставленных Федеральной таможенной службой (далее – ФТС России) по запросу суда, истец уточнил исковые требования, уменьшив их сначала до 1 365 417 рублей 30 копеек, затем увеличив до 1 464 653 рублей 80 копеек.  

Уточнение окончательного размера исковых требований в сумме 1 464 653 рублей 80 копеек, были приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ определением от 05.03.2025.  

В судебное заседание ответчик не явился, вместе с тем, поскольку в материалах дела имеются доказательства его надлежащего уведомления, а представители ответчика принимали участие в судебных заседаниях 18.12.2024, 24.01.2025, 24.02.2024, арбитражный суд признал ответчика надлежаще извещенным о дате судебного разбирательства (часть 6 статьи 121 АПК РФ), дело рассмотрено в его отсутствие согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования по основаниям, изложенным в иске, с учетом принятых судом уточнений, указав, что  

ООО «Бьюти Кластер» не предоставляла ответчику своего согласия на ввод спорного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации, действия ответчика по ввозу товара в Российскую Федерацию приводят к нарушению исключительного права на товарный знак истца.  

Ответчик в ранее представленных пояснениях на иск с требования не согласился, указывает, что уплатил абсолютно все пошлины и налоги за ввоз спорных товаров, на этапе таможенного декларирования у правообладателя не истребовались документы, подтверждающие разрешение на ввоз товаров со спорным товарным знаком. Таким образом, общество не знало и не могло знать о нарушении права интеллектуальной собственности. Ответчик полагает, что истец должен предъявлять иск к таможенному органу, который производил выпуск товаров.  

Из материалов дела судом установлено следующее. 

Иностранное юридическое лицо Маньо Фактори Ко., ЛТД (Manyo Factory Corp.) (регистрационный номер предприятия: 108-86-00365, адрес: 15Ф Пакс Тауэр, 609, Енджу-ро, Каннам-гу, Сеул, Республика Корея) является правообладателем товарного знака «ma:nyo» по международной регистрации № 1536002 от 14.05.2020, имеющим правовую охрану на территории Российской Федерации согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации товарных знаков, в том числе в отношении косметической продукции (товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) с 29.10.2020.  

10.11.2022 между Маньо Фактори Ко., ЛТД (регистрационный номер предприятия: 108-86-00365, адрес: 15Ф Пакс Тауэр, 609, Енджу-ро, Каннам-гу, Сеул, Республика Корея) (лицензиар) и ООО «Бьюти Кластер» (лицензиат) был заключен лицензионный договор № 2/31 (далее – лицензионный договор), по условия которого лицензиар передал лицензиату исключительную лицензию на право использования словесного товарного знака «ma:nyo», зарегистрированного во Всемирной организации интеллектуальной собственности № 1536002, дата регистрации 14.05.2020, в отношении товаров, указанных в свидетельстве о государственной регистрации.  

Согласно пункту 1.2. лицензионного договора под лицензией стороны договорились считать право использования товарного знака исключительно для рекламы, продвижения по службе, продажи, на этикетках и упаковках товаров, которые предлагаются к продаже, на мероприятиях, включая выставки и ярмарки, в любых способах предложения к реализации товаров, в таможенном оформлении и распространении продукции, произведенной лицензиаром, или в связи с этим. Лицензиат не имеет прямо или косвенно использовать товарный знак для производства или воспроизведения продуктов, произведенных лицензиаром.  

Как следует из пунктов 2.2.2., 2.2.3. лицензионного договора лицензиат обязуется за свой счет представлять интересы лицензиара и осуществлять защиту товарного знака на территории Российской Федерации, включая представление интересов лицензиара перед Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль и надзор в области таможенного дела (ФТС России), а также перед органами охраны правопорядка (полицией), судебной и исполнительной власти; обращаться в таможенные и правоохранительные органы или предъявлять иски в суды, и представлять интересы лицензиара в соответствующих процессах.  

Согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальным правам право использования ООО «Бьюти Кластер» товарного знака «ma:nyo» на территории Российской Федерации в силу международной регистрации на условиях исключительной лицензии зарегистрировано 21.04.2023 сроком на 3 года (РД0429468).  

Истцу стало известно, что ответчик в период с 01.01.2023 по 31.03.2024 осуществлял ввоз на территорию Российской Федерации товары, маркированные вышеуказанным товарным знаком (словесным обозначением «MANYO», которое сходно до степени смешения со словесным обозначением «ma:nyo»).  

Поскольку ответчик не состоит в договорных отношениях с истцом в отношении использования спорного товарного знака, а направленная в адрес ответчика претензия оставлена без финансового удовлетворения, ООО «Бьюти Кластер» обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.  

Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.  

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.  

В силу части 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.  

 По смыслу статьи 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, то есть обозначения, способные отличать соответственно, товары одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных товаров других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.  

Статьей 1479 ГК РФ установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, международным договором Российской Федерации.  

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ.  

 Товарный знак после его государственной регистрации подлежит охране. В соответствии со статьей 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса.  

На территорию Российской Федерации также распространяется правовая охрана товарных знаков, зарегистрированных в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.  

В силу пункта 1 статьи 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891, к которому Российская Федерация присоединилась как правопреемница СССР 01.07.1976, с даты регистрации, произведенной в Международном бюро в соответствии с положениями статьи 3 указанного соглашения, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.  

Таким образом, товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с Мадридским соглашением и правовая охрана которых распространяется на территории Российской Федерации, как в настоящем деле, обладают охраноспособностью на территории Российской Федерации, следовательно, подлежат защите в случае незаконного использования.  

Статья 1481 ГК РФ устанавливает, что на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в реестре.  

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.  

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).  

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.  

Принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак «ma:nyo» подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.  

Факт ввоза ответчиком на территорию Российской Федерации в период с 31.01.2023 по 11.11.2023 товара (косметической продукции), маркированного товарным знаком «MANYO», подтвержден сведениями ФТС России, предоставленными по запросу суда (ответ от 15.01.2025 № 15-50/01163дт).  

Согласно указанным сведениями ООО «Маркиза» (прежнее название ООО "КАССИОПЕЯ") ввезло на территорию Российской Федерации товар, маркированный знаком «MANYO», общей таможенной стоимости 1 539 445, 13 рублей.  

При этом, в спорный период (с 02.06.2023 по 11.11.2023, так как исключительная лицензия истца зарегистрирована 21.04.2023) истец ввез товар на общую таможенную стоимость 732 326 рублей 90 копеек.  

Суд учитывает, что в порядке статьи 65 АПК РФ сведения ФТС России ответчиком не оспорены. Более того, из письменных пояснений ответчика следует, что он фактически подтверждает ввоз товара, указывая на уплату пошлин, сборов и налогов на ввоз и реализацию товаров.  

Также суд в порядке части 3.1 статьи 70 АПК РФ расценивает, что ответчик фактически признал, что ввезённый товар маркирован товарным знаком, исключительные права на который на территории РФ зарегистрированы за истцом, поскольку каких-либо доказательств того, что ввезённый товар маркирован товарным знаком, принадлежащим другому лицу, а также доказательств того, что использование  

данного товарного знака осуществляется на правовых основаниях, ответчиком в материалы дела не представлено.  

Доказательств передачи ответчику прав на данный товарный знак в материалы дела не представлено.  

Согласно пункту 3 части 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.  

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, что соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».  

 Исходя из положений статьи 1487 ГК РФ, и учитывая существование общего запрета (абзац 2 пункта 1 статьи 1229, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным.  

И наоборот, товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, считается незаконно введенным в гражданский оборот.  

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначения и товарного знака является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиции рядового потребителя, разрешая настоящий спор.  

Анализируя степень сходства товарных знаков «MANYO» и «ma:nyo» cсуд также соглашается с доводом истца, что данные словесные обозначения сходны до степени смешения, так как при произношении данных слов судом не установлены какие-либо фонетические различии, наличие знака препинания «:», разделяющее знак истца «ma:nyo», не может свидетельствовать, что данные товарные знаки не воспринимаются как идентичные.  

В пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 указано, что в случае, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.  

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что статьей 1479 ГК РФ закреплен территориальный принцип действия права на товарный знак, наличие на товарах товарного знака «ma:nyo» по свидетельству № 1536002, принадлежащих истцу, не позволяет ООО «Маркиза» без разрешения правообладателя использовать на территории Российской Федерации сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе ввозить товар на территорию Российской Федерации.  

Доказательств того, что ответчик при ввозе на территорию Российской Федерации и декларировании данного товара предприняты все зависящие от него меры, направленные на недопущение нарушения законодательства Российской Федерации в части использования товарных знаков и соблюдения правил и норм, суду не представлено.  

Информация об охраняемых на территории Российской Федерации объектах интеллектуальной собственности носит открытый характер. Любое лицо может получить информацию о зарегистрированных товарных знаках с целью определения охраноспособности обозначения, в том числе на официальном сайте Роспатента.  

Таким образом, ответчик незаконно использовал зарегистрированный товарный знак, право на который принадлежит ответчику при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров и в дальнейшем их декларирование, и тем самым нарушив исключительные права данной компании на товарный знак «ma:nyo».  

Факт уплаты таможенных пошлин, налогов за ввезенный товар правового значения в рассматриваемом случае не имеет.  

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.  

Правообладатель при обращении с настоящим иском избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.  

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.  

В силу абзаца 2 пункта 61 Постановления № 10 заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.  

Расчет предъявленной к взысканию суммы обоснован истцом на основании задекларированной ответчиком стоимости контрафактного товара (таможенной стоимости), ввезенного на территорию Российской Федерации.  

Стоимость ввезенного товара в спорный период подтверждена сводными сведениями, предоставленными уполномоченным органом – ФТС России, стоимость ввезенного товара ответчиком не оспорена.  

Оценив размер заявленной компенсации с позиции вышеназванных положений, а также принимая во внимание неоднократность ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации за короткий период времени, объем ввозимого товара, характер и последствия нарушения, а также отсутствие мотивированного заявления со стороны ответчика о снижении размера компенсации, суд находит его  

обоснованным и подлежащим взысканию в заявленной сумме (732 326 рублей 90 копеек * 2).  

Согласно правовым подходам постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» в случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.  

В соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием совокупности ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. К числу названных критериев относится совершение нарушения исключительных прав впервые.  

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017).  

В материалах дела отсутствуют доказательства в обоснование поданного ответчиком ходатайства о снижении размера компенсации до 10 000 рублей; несоразмерность компенсации последствиям нарушения, допущенного ответчиком, не доказана (контррасчёт размера компенсации не предоставлен). Более того, согласно Картотеке арбитражных дел (https://kad.arbitr.ru/) ответчик неоднократно привлекался к ответственности за незаконное использование товарных знаков «HYUNDAI» и «KIA» (дела № А51-8867/2024, № А51-8865/2024).  

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по собственной инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.  

Исходя из изложенного, суд считает, что заявленные истцом исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Довод ответчика о том, что истцу необходимо предъявлять исковое заявление к таможенному органу нормативно не обоснован, позиция ответчика противоречит нормативным требованиям закона и сложившейся судебной практике по данной категории дел.  

Согласно статье 110 АПК РФ на ответчика относятся расходы истца по уплате государственной пошлины по настоящему делу, при этом сумма излишней уплаты государственной пошлины, образовавшаяся в результате уменьшения исковых требований, подлежит возврату истцу.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МАРКИЗА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «БЬЮТИ КЛАСТЕР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак (Свидетельство о международной регистрации № 1536002) в размере 1464653 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 80 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 68940 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «БЬЮТИ КЛАСТЕР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 45450 (сорок пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей, излишне уплаченных платежным поручением № 146 от 15.11.2024.  

Исполнительный лист и справку на возврат государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.  

 Судья Турсунова Ю.C.