АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-16772/2022

г. Новосибирск

22 февраля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2023 года.

 

Арбитражный суд Новосибирской области  в составе судьи Богер А.А.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Ламановой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  иску Индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ИНН 

<

***>)

к автономной некоммерческой организации дополнительного образования "ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЗЭ ГОЛД СКУЛ" (золотая школа)  (ИНН5406781114)

третье лицо: ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 1 030 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 - доверенность от 07.02.2022, диплом, паспорт,

от ответчика: ФИО3 - доверенность от 22.06.2022, диплом от 25.06.2000, паспорт,

от третьего лица: не явился, извещен.

Установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее- истец, ИП ФИО1.) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к автономной некоммерческой организации дополнительного образования "ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЗЭ ОЛД СКУЛ" (ИНН5406781114) (далее-ответчик) о  взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №576950 в размере 1 030 000 рублей.

        В связи со сменой фирменного наименования ответчика согласно данным ЕГРЮЛ о внесении сведений о смене наименования 18.08.2022, суд определил считать верным наименованием ответчика:  автономная некоммерческая организация дополнительного образования "ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЗЭ ГОЛД СКУЛ" (золотая школа) (ИНН5406781114)

      Ответчик в судебном заседании правопритязания истца отклонил, ссылаясь в отзыве на отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска, указывая на отсутствие тождественности или сходства до степени смешения обозначения, логотипа, используемого ответчиком в деятельности с товарным знаком истца по свидетельству №576950. Ответчик пояснил, что начал использование спорного обозначения, словосочетания «theoldschook» в своей деятельности еще до того  как истец зарегистрировал право на товарный знак по свидетельству №576950, что подтверждается регистрацией  группы в социальности сети «ВКонтакте»  с учетом даты переименования группы в «theoldschook»  30.03.2015,   при этом умысла использования товарного знака истца у ответчика не имелось, тем самым ответчик полагает, что обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «theoldschook», которое возникло у него до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации №576950. Кроме того, ответчик выразил несогласие  с размером компенсации, заявленной истцом.

          Подробная позиция ответчика изложена в отзыве.

          Третье лицо  ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» представило сведение о том, что  в период с 20.06.2017 по 21.07.2022  администратором доменного имени «theоldschool» является автономная  некоммерческая  организации дополнительного образования "ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЗЭ ОЛД СКУЛ" (ИНН5406781114).

          В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещенного о рассмотрении дела. 

         В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (ИНН: 

<

***>) является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «Old School Языковой клуб», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации № 576950. Срок действия истекает 15.04.2025, приоритет товарного знака установлен с 15.04.2015 по широкому перечню услуг 41 класса МКТУ, в том числе:  услуги музеев [презентация, выставки]; организация и проведение семинаров; услуги клубов [развлечение или просвещение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги переводчиков; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; обучение заочное; услуги школ [образование]; субтитрование; услуги устных переводчиков; информация по вопросам воспитания и образования; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; воспитание физическое; академии [обучение]; проведение экзаменов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; учреждения дошкольные [воспитание]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов.

Таким образом, охрана товарного знака «Old School Языковой клуб» № 576950 от 06.06.2016 предоставлена  по перечню услуг, которые связаны с образованием, к которым относятся, в том числе, языковые школы.

11.02.2022 истец получил сведения о нарушении исключительного права на товарный знак. В результате проверки указанных сведений были выявлены нарушения, совершаемые на многочисленных интернет площадках при ведении образовательной деятельности Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Школа иностранных языков «Зэ Олд Скул».

Истец указывает, что как минимум с  24.06.2017 Ответчик использует товарный знак Истца для индивидуализации своей деятельности, и как минимум с 08.12.2020 знает о существовании зарегистрированного товарного знака Истца, а также о схожести до степени смешения используемого им обозначения с товарным знаком Истца.

Так, ответчик использует товарный знак Истца на следующих интернет площадках Интернет-сайтах:

- https://theoldschool.ru/#rec162907898;

-youtube.comhttps://www.youtube.com/channel/UC00s_27h3B3KqdnIDHW1QDg/about;

- vk.com https://vk.com/theoldschoolsaratov; 

-instagram.comhttps://instagram.com/theoldschool.saratov?igshid=YmMyMTA2M2Y=;

- facebook.comhttps://www.facebook.com/theoldschoolnsk; 

- flamp.ru.https://novosibirsk.flamp.ru/firm/the_old_school_shkola_inostrannykh_yazykov -141266769765471, а также

- В доменном имени «theоldschool».

- В документации АНО ДО «Школа иностранных языков «Зэ Олд Скул»».

На интернет-сайте theoldschool.ru неограниченному кругу лиц предлагаются услуги по обучению в «Премиальной школе иностранных языков the Old School», обучению различным иностранным языкам, в том числе английскому и китайскому языку. На сайте размещено следующее изображение: .

Согласно сведениям, размещенным на странице https://theoldschool.ru/novosibirsk во вкладке «основные сведения об организации», услуги предоставляет:  THE OLD SCHOOL

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования  «Школа иностранных языков «Зэ Олд Скул». Краткое наименование: АНО ДО «Школа иностранных языков «Зэ Олд Скул»

Дата основания: 8 мая 2014 г. Учредители: ФИО4, e-mail:juliamelnikova@yahoo.com, Адрес: 630091, 

<

...> Телефоны: 

<

***>; +7 (951) 392-23-58. Официальный сайт: www.theoldschool.ru, E-mail: info@theoldschool.ru.

Кроме того, на данной странице интернет-сайта указана информация о работниках организации,  организации и осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования, Платные образовательные услуги, Структура и органы управления, Образование, Учебные программы, Расписание занятий, Образовательные стандарты.

Ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца  в доменном имени  «theoldschool.ru».

На странице интернет-сайта   https://novosibirsk.flamp.ru/firm/the_old_school_shkola_inostrannykh_yazykov -141266769765471 размещена информация о Школе иностранных языков «the Old School»: Указана ссылка на интернет-сайт: theoldschool.ru,  ссылка на социальные сети: https://vk.com/theoldschool, https://www.instagram.com/theoldschool.ru/, https://www.facebook.com/theoldschoolnsk.

В качестве логотипа компании ответчика указано следующее изображение:

На странице интернет-сайта https://www.youtube.com/channel/UC00s_27h3B3KqdnIDHW1QDg размещена информация о «the Old School»: «the Old School, школа иностранных языков в Новосибирске  г. Новосибирск, ст.м. Гагаринская, ул. Советская, 64, 381-62-57

theoldschool.xyz, vk.com/theoldschool theoldschool@inbox.ru»

В качестве логотипа компании указано следующее изображение: .

На странице интернет-сайта https://vk.com/theoldschool, размещена информация о Школа иностранных языков the Old School: «Школа иностранных языков the Old School проводит языковые курсы для детей и взрослых, лицензированные МинОбрНауки РФ. Мы работаем с 2013 года. За это время мы подготовили больше 50 студентов, сдавших международные экзамены. 350 студентов повысили свой языковой уровень, получив сертификат установленного образца. На сегодня школа состоит из 2-х филиалов (на Левом и Правом берегах), в которых ежегодно обучаются около 150 студентов».

В заголовке страницы размеено следующее изображение:

.

На странице интернет-сайта https://www.instagram.com/theoldschool.ru/, размещена информация о Английский язык в Новосибирске Языковая школа (название аккаунта - theoldschool.ru). На подстраницах указано, в частности, следующее изображение: .

На странице интернет-сайта https://www.facebook.com/theoldschoolnsk размещена информация о Английский язык в Новосибирске @theoldschoolnsk   Языковая школа: «Школа иностранных языков в Новосибирске. Английский и китайский языки для детей. Английский в Новосибирске за 2500 в месяц. http://www.theoldschool.ru/,8 (383) 381-62-57, info@theoldschool.ru Политика конфиденциальности theoldschool.

В заголовке страницы размещено следующее изображение.

Таким образом, обозначения, используемые Ответчиком, сходны до степени смешения с товарным знаком №576950 «Old School». Ответчик использует в своей деятельности обозначение в комбинациях словосочетание: «theoldschool».

Истец использует товарный знак «Old School Языковой клуб» по свидетельству № 576950 для индивидуализации своих услуг языковой школы, языкового клуба, обучению английскому языку, испанскому языку взрослых и детей, то есть для услуг 41 класса МКТУ.

Факт использования Ответчиком товарного знака (знака обслуживания) Истца подтверждается в социальных сетях, в документации, размещенной ответчиком:  Английский для взрослых; Договор на оказание платных образовательных услуг (несовершеннолетние);  Договор на оказание платных образовательных услуг (совершеннолетние);Заявление о зачислении (ребёнок); Образец сертификата; Отчёт о самообследовании;  Положение о порядке приёма учащихся; Положение о системе оценивания; Положение об оказании платных образовательных услуг; Правила внутреннего трудового распорядка; Правила распорядка;  Программа для детей; Программа для подростков.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно излагал правовую позицию, из которой следует, что использование тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения в отношении однородной продукции без согласия на то правообладателя является нарушением исключительного права.

Ответчик осуществляет такую же деятельность, что и Истец, используя и размещая обозначения Истца, чем нарушает исключительное право Истца на товарный знак «Old School Языковой клуб».

Ответчик использует обозначения Истца для индивидуализации своей деятельности как минимум с 24.06.2017, что подтверждается архивной копией страницы https://theoldschool.ru/ от 18.04.2022.

Таким образом, нарушение исключительных прав Истца имеет длительный характер.

Использование в гражданском обороте на территории России товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя.

Использование в доменном имени комбинированного товарного знака в полном объеме, «old school», является основанием для признания такого доменного имени сходным до степени смешения с товарным знаком.

Добавление к словесному товарному знаку в составе доменного имени какого-либо описательного слова не препятствует признанию наличия смешения.

Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента в том числе: незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации (п. 1 ст. 14.6. ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 ФЗ «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции) (п. 172 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»).

О наличии признаков недобросовестной конкуренции свидетельствуют три критерия в совокупности:

- спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

08.12.2020 Роспатент признал товарный знак Ответчика                                           сходным до степени смешения с товарным знаком Истца.

У администратора доменного имени нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

У администратора доменного имени нет законных оснований в отношении доменного имени theoldschool.ru, поскольку он не является владельцем одноименного товарного знака theoldschool.ru. Спорное доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Истец в установленном законом порядке не давала согласия Ответчику на использование товарного знака, тогда как ответчик с 08.12.2020 знал о существовании зарегистрированного товарного знака Истцом.

Доменное имя «theoldschool.ru» как полагает истец сходно до степени смешения с товарным знаком «Old School Языковой клуб» Истца.

Действия администратора доменного имени являются недобросовестной конкуренцией, вследствие этого нарушают исключительное право Истца на товарный знак.

За нарушение исключительных прав на товарный знак истцом заявлен размер компенсации 1 030 000 рублей, определённого по правилам  п.п. 1 п.4 ст.1515 ГК РФ.

09.03.2022 представитель ИП ФИО1 направил в адрес Ответчика претензию  о нарушении исключительного права на товарный знак «Old School Языковой клуб» по свидетельству РФ № 576950, вместе с тем претензионные требования истца оставлены  ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца с рассматриваемым иском в суд.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

           Как усматривается из положений пункта 1 статьи 1225  Гражданского кодекса Российской Федерации к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, относятся, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

       На основании пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

      Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

          В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. 

        Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

         При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи). 

        В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

       Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак. 

      Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. 

        Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права. 

        Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

         Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных  услуг, одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. 

       В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения. 

         При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10. 

         Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

          В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 

        Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

        Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

         Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

         Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 

      Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

          Пунктом 44 Правил N482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

         В пункте 162 Постановления N10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. 

         При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

          При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

       Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится. 

         Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. 

        Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

         Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

         Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака. 

        При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров (услуг), длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров (услуг) и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. 

        При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства. 

         С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. 

        Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. 

        В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится. При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений. 

       При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков. 

          По мнению ответчика, значительные визуальные отличия, различие изобразительных элементов, цветового сочетания между товарным  знаком   истца по свидетельству №576950

 

и   принадлежащим   ответчику обозначением   -логотипом, используемом ответчиком для индивидуализации своей деятельности образовательных услуг по обучению иностранным языкам  полностью исключают вывод о наличии сходства до степени смешения между указанными товарными знаками.

Между тем, в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. N482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод о наличии графических отличий между сравниваемыми товарными знаками свидетельствует лишь об отсутствии тождества между ними по графическому признаку, но не об отсутствии сходства до степени смешения.

При этом, в силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, при определении степени сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство не только графическому признаку, но и звуковому и смысловому признаку.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2016 N С01-187/2016 по делу N СИП-527/2015 сказано, что наличие графических элементов в сравниваемых обозначениях не может повлиять на вывод о сходстве обозначений в целом, которое обусловлено высокой степенью их сходства по семантическому и фонетическому критериям, кроме того, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2017 N С01-101/2017 по делу N СИП-578/2016, отмечено, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. При этом словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный.

Кроме того, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

При рассмотрении настоящего дела суд приходит к выводу о том, что, сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства и по графическому признаку за счет высокой степени сходства доминирующих словесных элементов «Old School» и «OldSchool», выполненных печатным «жирным, выделенным» шрифтом.

Ссылка на различие в шрифте словесных элементов, наклона букв сравниваемых товарного  знака и обозначения ответчика  не имеет существенного значения.

Ссылка ответчика на наличие в товарном знаке истца  словесного элемента «языковой клуб» и ответчика «Школа иностранных языков» иакже не имеет значения, поскольку данные  словесные элементы не обладают различительной способностью,  является лишь уточняющими, свидетельствующими о направленности услуг в области иностранных языков.

В абаце.5 п. 162 Постановления Пленума № 10 отмечено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Следовательно, при сравнении товарных знаков подлежит учету, в первую очередь, сходство (различия) сильных элементов, которые в сравниваемых товарных знаках с очевидностью имеют высокую степень сходства по всем признакам сходства.

Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

При этом ответчик, производя анализ «схожести» обозначения ответчика  и товарного знака истца в отзыве визуально сопоставляет (располагает) их рядом для наглядности, чтобы усилить впечатление визуального изобразительного отличия, вместе с тем ответчик не учитывает, что производя визуальную оценку либо товарного знака, либо  обозначения, используемого ответчиком при необходимости получения услуг,  рядовой потребитель не сопоставляет их вместе, он видит либо заявленный товарный знак, либо обозначение ответчика при обращении к тому или иному источнику, но в памяти потребителя сохраняется  только  существенно значимые элементы, которые в последующем могут привести потребителя к мысли, что данные обозначения могут использоваться тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак, и в том числе, если обозначение может восприниматься в качестве соответствующего товарного знака.

Таким образом, основными индивидуализирующими элементами товарного знака истца и обозначения ответчика являются словесные элементы «Old School» и «theOldSchool», выполненные с использованием букв и сочетаний слов английского языка, поскольку именно они выделены графически, акцентируют на себе внимание, способствуют запоминанию потребителями.

Изобразительные элементы не несут самостоятельных смысловых образов, являются в данном случае второстепенными элементами.

Фонетическое сходство основных индивидуализирующих элементов противопоставленных товарного знака Истца и обозначения Ответчика «Old School» [??ld sku?l] и «theOldSchool» [?i? ??ld sku?l] обусловлено совпадением при их произношении большинства звуков: отличие имеется в произношении первой части: the [?i?], то есть всего в один звук.

При этом лица, которые нуждаются в получении заявленных услуг истца и услуг ответчика  -это чаще всего потребители, которые фактически желают обучиться иностранным языкам, что само по себе свидетельствует об отсутствии у данных потребителей необходимых глубоких познаний английского языка и смыслового значения артикля «The», в связи с чем доводы ответчика о том, что данный артикль английского языка «The» существенно изменяет грамматическое значение, семантическое и смысловое значение обозначения ответчика, что может свидетельствовать  о различительной способности товарного знака и обозначения ответчика, является несостоятельным, в связи с чем  у суда также отсутствует необходимость  привлечения специалиста в области лингвистики и языка, а также переводчика для детального изучения смыслового значения указанного артикля английского языка, о чем ходатайствовал ответчик в ходе рассмотрения дела, и ввиду того, что специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности услуг не требуется, экспертиза или привлечение специалиста со специальными познаниями по таким вопросам не проводится. 

         По данным основаниям суд протокольным определением отказал ответчику в удовлетворении ходатайств о вызове и допросе в качестве специалистов переводчика ФИО5, а также сотрудников АНО «Институт Экспертных Исследований» в порядке ст.55.1 АПК РФ. 

         Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (услуг). 

При этом суд соглашается с доводами истца о том, что сравниваемые обозначения «олд» «скул» обладают фонетическим тождеством, при этом обладая познаниями на уровне школьной программы по обучению  английскому языку и воспользовавшись общедоступными системами перевода с английского языка на русский, в том числе в системе интернет каждый потребитель может перевести заявленные словестные сочетания товарного знака истца и обозначения ответчика, прежде всего как «старая школа», тем самым как семантическое, так смысловое значение является сходным до степени смешения.

При этом сходство сравниваемых обозначений уже установлено компетентным органом, что следует из приобщенного к материалам дела  решения Роспатента от  08.12.2020, в котором  Ответчику отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) обозначения Ответчика  .

Рассмотрев заявку ответчика Роспатент отметил то обстоятельство, что заявленное ответчиком обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «OLD SCHOOL» (св-во №576950 - приоритет от 15.04.2015) на имя ФИО1, 344022, 

<

...>, в отношении услуг 41 класса, однородных заявленным ответчиком  услугам 41 класса.

Сходство заявленного обозначения и противопоставляемых товарных знаков определялось на основании фонетического сходства словесных элементов, а именно фонетического вхождения элемента «OLDSCHOOL» - «OLDSCHOOL». В то же время, словесный элемент «THE» в английском языке является артиклем (см. Интернет, https://dic.academic.ru, Англо-русский современный словарь. 2014) и в силу своего семантического значения является слабым элементом обозначения».

Указанное решение Роспатента от 08.12.2020 ответчиком обжаловано не было, с самостоятельным заявлением, свидетельствующим  об оспаривании охраноспособности товарного знака истца ответчик также не обращался, продолжив использовать спорное обозначение в предпринимательской деятельности.

        Оба словестных элемента истца и ответчика «OLD SCHOOL» занимают центральное (доминирующее) положение по отношению к иным визуальным элементам.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство доминирующего словесного обозначения  «OLD SCHOOL» товарного знака №576950 с словесным элементом «The OLDSCHOOL» обозначения ответчика позволяет сделать вывод о наличии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

         Наличие в сравниваемых обозначениях словесного элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, и к тому же образующего серию знаков обслуживания, свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

     Слова «языковой клуб» и «школа иностранных языков» являются простым указанием на вид (ассортимент) услуг  и являются неохраняемыми в силу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а как указано в определении судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12 декабря 2014 г. № 301-ЭС14-1129, неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака и обусловливать угрозу их смешения потребителями.

          При сопоставлении спорного обозначения ответчика с товарным знаком истца с точки зрения их графического и визуального сходства судом учтены правовые позиции, изложенные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. 

       Оценивая наличие сходства между товарным знаком истца и обозначением ответчика, несмотря на отсутствие сходства по общему зрительному впечатлению, суд отмечает следующее: - при оценке тождественности или сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком суд руководствуется не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), методологическими подходами правоприменительной практики, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128); 

- при анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака; 

     В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

              Как следует из материалов дела, принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 576950 использован ответчиком при оказании образовательных услуг -обучение иностранным языкам, то есть в отношении услуг 41-го класса МКТУ, для которых в том числе зарегистрирован указанный товарный знак истца (право использования). 

        Поскольку словесный элемент обозначения  «The OLDSCHOOL» ассоциируется с другим обозначением товарным знаком истца «OLD SCHOOL» №576950 в целом, несмотря на их отдельные отличия, обозначение  считается сходным до степени смешения с ним за счет фонетического и семантического признаков сходства. 

         Как установлено судом и не оспаривается лицами, участвующими в деле, истец является правообладателем товарного знака №576950, в защиту прав на которые предъявлен иск по настоящему делу, права подтверждены свидетельством.

        Рекламирование и предложение к продаже ответчиком услуг с использованием спорного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, судом установлены на основании имеющихся в деле доказательств, представленных истцом.

           Факт размещения обозначений Ответчиком зафиксирован следующими доказательствами: 

         -Протоколом № 1644583513450 от 11.02.2022 15:50 МСК автоматизированного осмотра информации  в сети Интернет с фиксацией скриншотов интернет источников.

      -Протоколом № 1645092510 от 17.02.2022 13:10 МСК автоматизированной фиксации информации с использованием мобильного устройства.

     - архивной копией страницы https://theoldschool.ru/ от 24.06.2017.

      Указанные протоколы составлены с учетом требований к собиранию и оформлению письменных доказательств в сети Интернет, изложенных в п. 55 Пленума Верховного суда  РФ №10 от 23.04.2019. 

Так, ответчик использует товарный знак Истца: На следующих интернет площадках:

- сайт https://theoldschool.ru/#rec162907898;

-сайт youtube.comhttps://www.youtube.com/channel/UC00s_27h3B3KqdnIDHW1QDg/about;

- сайт vk.com https://vk.com/theoldschoolsaratov;

-сайт instagram.comhttps://instagram.com/theoldschool.saratov?igshid=YmMyMTA2M2Y=;

- сайт facebook.comhttps://www.facebook.com/theoldschoolnsk;

-сайт  flamp.ru.https://novosibirsk.flamp.ru/firm/the_old_school_shkola_inostrannykh_yazykov -141266769765471.

В доменном имени и  документации АНО ДО «Школа иностранных языков «Зэ Олд Скул»». На интернет-сайте theoldschool.ru.

Ответчик в возражениях на исковые требования дополнительно ссылался на положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, которым  предусмотрено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

          Указывая на возникновение у Ответчика исключительного права на фирменное наименование ранее даты получения приоритета товарного знака Истца, ответчик  злоупотребляет своим процессуальным правом.

Ответчик указал, что согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, расположенном на официальном сайте ФНС РФ https://egrul.nalog.ru/index.html Автономная некоммерческая организация дополнительного образования ЗЭ ОЛД СКУЛ» была зарегистрирована 08.05.2014 года, то есть за 1 год до  того момента установления приоритета на товарный знак и  за 10 месяцев до регистрации ФИО1 в качестве предпринимателя.

Таким образом, использование словосочетания «ЗЭ ОЛД СКУЛ» (и, соответственно — «the Оld school» в оригинальной, английской транскрипции), ответчиком было начато еще до того, как истица начала свою предпринимательскую деятельность, что, в принципе, исключает наличие какого-либо умысла ответчика в использовании товарного знака истца, который не только был зарегистрирован, но и подан на регистрацию гораздо позже.

Данные доводы не состоятельны.

С 15.04.2015 Истец имеет приоритет товарного знака, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ от 06.06.2016.

С 04.08.2015 Ответчик использует фирменное наименование «ЗЭ ОЛД СКУЛ».

С 08.05.2014 Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица, однако ответчик  с 04.08.2014 по 04.08.2015 использовал наименование АНО ДО «ЦЕНТР ХАЙ-ТАЙМ», что подтверждается Уставом АНО ДО Центр развития хай-тайм от 27.03.2014, Уставом АНО ДО ШИЯ ЗЭ ОЛД СКУЛ от 09.07.2015;   а  с 04.08.2015 до 01.08.2022 использовал наименование АНО ДО «ЗЭ ОЛД СКУЛ», на что было указано истцом.

Таким образом, Ответчик  пытался скрыть тот факт, что с 04.08.2014 по 04.08.2015 он использовал другое фирменное наименование - АНО ДО «ЦЕНТР ХАЙ-ТАЙМ»,  и что в указанный период у него не могло возникнуть исключительное право на фирменное наименование «ЗЭ ОЛД СКУЛ», не предоставляя суду и Истцу информацию о смене наименования.

Согласно п. 1 и 2 ст. 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Изменение фирменного наименования после даты приоритета товарного знака означает, что исключительное право на фирменное наименование возникло у заявителя позже даты приоритета спорного товарного знака, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания такого лица заинтересованным в подаче возражения по п. 8 ст. 1483 ГК РФ.

С учетом положений п. 6 ст. 1252 ГК РФ для вывода о нарушении исключительных прав на товарный знак в результате использования фирменного наименования суд должен установить следующие обстоятельства:

- принадлежность истцу исключительных прав на товарные знаки;

- установить, что дата приоритета товарных знаков истца является более ранней, чем дата возникновения исключительного права ответчика фирменное наименование;

- факт использования ответчиком обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца в отношении однородных товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак;

- возможность введения потребителей в заблуждение в результате использования ответчиком данного обозначения относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги.

При этом указанные обстоятельства должен доказать истец, на ответчика возлагается бремя доказывания правомерности использования обозначения.

Истец является правообладателем товарного знака зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству РФ № 576950 приоритет товарного знака установлен с 15.04.2015, в то время как Ответчик использовал фирменное наименование «ЗЭ ОЛД СКУЛ» с 04.08.2015, то есть позднее даты приоритета товарного знака, кроме того, суд пришел к выводу о   возможности введения в заблуждение потребителей сходными средствами индивидуализации (принадлежащим предпринимателю знаком обслуживания и фирменным наименованием общества) относительно того, какое лицо оказывает им услуги с использованием обозначения ввиду однородности услуг.

В связи с этим, у Ответчика отсутствовали  основания для использования фирменного наименования «ЗЭ ОЛД СКУЛ» без согласия Истца, кроме того, исключительное право на фирменное наименование возникло у Ответчика позже даты приоритета товарного знака.

       В судебном заседании ответчик  также обозначил правовую позицию, согласно которой он обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «theOldSchool», приоритет которое возник ранее приоритета товарного знака истца.

       Бремя доказывания возникновения и наличия права на коммерческое обозначение лежит на лице, заявляющем о наличии у него такого права.

Согласно ч.1 ст. 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Для признания за лицом исключительного права на коммерческое обозначение необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для  индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли это использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий.

В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

В обосновании возникновения прав на коммерческое обозначение ответчиком представлены сведения социальной сети «ВКонтакте», зафиксированные нотариальным протоколом осмотра интернет сайта, в котором ответчиком получена информация от представителей  сети «ВКонтакте» о том, что сообщество группа «мир без границ» была переименована в  «theOldSchool» 30.03.2015, в «theOldSchool Английский язык» сообщество переименовано 08.05.2015, а название группы «theOldSchool Английский язык в Новосибирске» появилось 18.12.2015.

       В судебном заседании сторона истца не оспаривала указанные сведения, в том числе дату возникновения сообщества ответчика в группе «ВКонтакте», страница ведется генеральным директором АН ДО «Школа иностранных языков «Зэ Голд Скул» (золотая школа) ФИО4

          Приоритет  товарного знака истца установлен с 15.04.2015.

          Вместе с тем, с учетом возникновения права на товарный знак у истца спустя незначительный период времени после переименования группы в сети «ВКонтакте»  ответчика в  «theOldSchool»  (полтора –два месяца) у ответчика к этому времени еще не возникло  известности его обозначения - в качестве коммерческого  на определенной территории и устойчивой связи его учреждения с данным обозначением, доказательств узнаваемости, достаточной известности данного обозначения как сопоставимого потребителями в качестве коммерческого обозначения именно АНО ДО «Школа иностранных языков «Зэ Олд Скул» (прежнее наименование ответчика), ответчиком не представлено, кроме того, доказательств того, что данное обозначение обладает достаточными различительными признаками с иными обозначениями, в том числе истца, ответчиком также не представлено.

Установление создания профиля в социальных сетях «ВКонтакте» с наименованием «theOldSchool»  30.03.2015 (ответчиком не представлено данных даты создания группы в иных социальных сетях, сайта с доменным именем, зарегистрированным в 2017 году), а также размещение на сайтах ответчика той или иной информации, сами по себе не свидетельствуют об известности, в том числе с указанных дат, обозначения на определенной территории и в отношении предприятия определенного лица и, как следствие, не являются достаточными для выводов о возникновении исключительного права на коммерческое обозначение, в том числе на дату создания соответствующих ресурсов и размещения сведений.

Кроме того, необходимо, чтобы используемое правообладателем коммерческое обозначение для индивидуализации своего предприятия было известным в пределах определенной территории.

Именно в этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное в отношении предприятия конкретного лица обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право такого лица.

Суд пришел к выводу, что ответчиком не доказано возникновение прав на коммерческое обозначение с указанной им даты 30.03.2015года.

            Ответчик не оспаривал, что на период выявления нарушения истцом его прав ответчик является владельцем сайта с доменным именем «theoldschool.ru» и иных указанных в иск истцом интернет-ресурсах. 

        Таким образом, использование  в названии сайта «theoldschool»  и иных интернет источниках комбинированного обозначения «theoldschool»    представляет собой случай фактического использования товарного знака истца без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ «по перечню услуг, которые связаны с образованием», к которым относятся в том числе языковые школы», для оказания услуг, в отношении которых фактически  зарегистрирован товарный знак истца, следующими способами: при оказании услуг; предложениях об оказании услуг; сети «Интернет». Указанные действия нарушают исключительное право правообладателя на товарный знак  по свидетельству №576950, являются незаконным использованием товарного знака истца.

         При изложенных обстоятельствах требования истца являются законными и обоснованными.

          По смыслу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации согласие правообладателя товарного знака на его использование другим лицом должно быть выражено явно и недвусмысленно. Право на использование результата исключительной деятельности может быть предоставлено правообладателем другим лицам путем заключения лицензионного договора (статьи 1235, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

       Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

        Истец не давал ответчику своего разрешения на использование принадлежащего ему товарного знака «Old School Языковой клуб», зарегистрированного по свидетельству №576950. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака между истцом и ответчиком не заключался. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

После подачи иска в суд ответчик изменил обозначение при использовании интернет сайтов и изменил фирменное наименование.

        В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

          Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

          Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

           При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных названным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. 

         Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

         Согласно разъяснению, изложенному в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. 

        Как разъяснено в пункте 62 постановления от 23.04.2019 N10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

       По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

           Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. 

       Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

         При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

        Обстоятельства ведения ответчиком деятельности с использованием обозначения ««theoldschool», схожего до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, подтверждены.

      Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (статья 1250 ГК РФ).

      Ответчик  не представил в материалы дела доказательств наличия чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства, освобождающего его от ответственности.

       При определении размера подлежащей взысканию с ответчика компенсации, суд принимает во внимание совокупность всех обстоятельств дела, таких фактов как:

     -ответчик не коммерческая автономная организацией, фактически использовала в сети интернет, сайта, социальных сетях    обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца №576950, оказывает услуги по образованию в сфере иностранных языков и вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых создана указанная организация, тем самым получать прибыль в сфере данных услуг;

      -по делу усматривается длительный срок и способ использования товарного знака истца №576950, позволяющий значительно увеличить поток клиентов (потребителей), при этом суд учитывает, что ответчик, достоверно зная о наличии прав истца на товарный знак и не оспаривая данного права после вынесения решения Роспатента 08.12.2020 об отказе ответчику в регистрации его обозначения в качестве товарного знака,  продолжил использование обозначения с указанного периода на протяжении двух лет, что свидетельствует о грубом нарушении исключительных прав истца на товарный знак;

      -факт использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в связи использованием его в сети Интернет, значительно увеличивает число потребителей, пользующихся  образовательными услуги в сфере иностранных языков,

      -суд оценил среднюю стоимость  услуг, оказываемых ответчиком по сведениям, которые представлены истцом, при этом истец указал, что ответчик предлагает неограниченному кругу лиц открытие школы иностранных языков «TheOldSchool» по франшизе на  интернет-сайте: https://theoldschool.ru/franch,  стоимость которой составляет 550000 рублей. 

        Согласно имеющейся у Истца информации, Ответчик предоставил  третьему лицу открытие по франшизе школы иностранных языков the Old School ООО «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ЗЭ ОЛД СКУЛ» (ОГРН: 

<

***>). Дата государственной регистрации ООО «ЗЭ ОЛД СКУЛ» - 29.06.2020 года, тем самым ответчик получает значительный доход от указанной франшизы с использованием обозначение theOldSchool, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, что влечет вероятные имущественные потери правообладателя при использовании его товарного знака.

       Вероятностные потери прибыли истца выражаются также в том, что ответчик является конкурентом компании истца, использующего товарный знак «Old School Языковой клуб» в своей деятельности, и незаконная деятельность ответчика c использованием товарного знака истца приводит к смешению услуг в глазах потребителей.   

       Предложения о предоставлении услуг в сети "Интернет", в том числе в доменном имени, в рекламе, создают принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному и тому же лицу.

      - использование товарного знака, права на которые принадлежат истцу в деятельности ответчика, является  существенной частью его хозяйственной деятельности – при продвижении образовательных услуг в сфере иностранных языков, иного ответчиком не доказано, контррасчет размера компенсации ответчиком не представлен, в том числе ответчиком не представлены документы о финансовой деятельности ответчика, свидетельствующие о тяжелом финансовом положении ответчика.

         Суд принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

        Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывает доводы истца при определении размера компенсации и вышеизложенные судом обстоятельства, однако с учетом того обстоятельства, что ответчик ранее не привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав (доказательств обратного суду не представлено), учитывая принятие ответчиком мер к прекращению нарушения прав истца после подачи иска, а именно факт изменения фирменного наименования ответчика, прекращение использования спорного обозначения  в сети интернет, заявленный истцом размер компенсации является значительным, исходя из требований разумности и справедливости, арбитражный суд полагает возможным взыскание компенсации за нарушение исключительных прав истца в сумме 400000 рублей, тем самым снизив заявленный истцом размер компенсации, удовлетворив требования истца частично.

         Определенный судом размер компенсации учитывает необходимость компенсировать убытки, причиненные правообладателю, исходя из требований разумности и справедливости, объективных трудностей в оценке таких убытков, и одновременно обеспечивает применение общей превенции допущенного ответчиком правонарушения в области охраны интеллектуальной собственности.

       С учетом изложенных обстоятельств, сумма компенсации в размере 400000 рублей  отвечает принципам разумности и обоснованности, является соразмерной последствиям допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарный знак в течение длительного периода.

         Компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенция совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного произвольного снижения размера компенсации со стороны суда.

          Ответчиком мотивированного ходатайства о снижении размера взыскиваемой компенсации ниже низшего предела не заявлено и не представлено  доказательств, подтверждающих возможность значительно снижения компенсации.

         В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

руководствуясь  статьями   110, 167, 168, 169, 170, 176,  216 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с  автономной некоммерческой организации дополнительного образования "ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЗЭ ГОЛД СКУЛ" (золотая школа)  (ИНН5406781114) в пользу Индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ИНН 

<

***>)  компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак  по свидетельству №576950 в размере 400 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 11000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

А.А. Богер