Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-71253/22-51-511

02 июля 2024 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 июня 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 02 июля 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи О. В. Козленковой, единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем В. А. Кундузовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ «527» (ОГРН 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДК РЕЙСИНГ» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании по лицензионному договору № 527/1А о предоставлении права использования изобретения от 27 января 2020 года вознаграждения (роялти) в размере 24 653 708 руб. 80 коп.,

 

при участии:

от истца – ФИО1, по дов. № б/н от 03 апреля 2024 года;

от ответчика – не явился, извещен; 

 

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ «527» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) изменения размера исковых требований, к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДК РЕЙСИНГ» (далее – ответчик) о защите прав на изобретение по патенту РФ № 2672231, взыскании по лицензионному договору № 527/1А о предоставлении права использования изобретения от 27 января 2020 года вознаграждения в общем размере 25 953 708 руб. 80 коп., неустойки в размере 796 900 руб., с 02 октября 2022 года по день фактической оплаты.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2023, исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взысканы: по лицензионному договору № 527/1А о предоставлении права использования изобретения от 27 января 2020 года вознаграждение в размере 1 300 000 руб., неустойка по состоянию на 21 ноября 2022 года в размере 863 200 руб., неустойка, начисленная на сумму 1 300 000 руб. за период с 22 ноября 2022 года по день фактической оплаты, исходя из 0,1 % за каждый день просрочки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 287 руб. 40 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С истца в доход федерального бюджета Российской Федерации взыскана государственная пошлина в размере 121 209 руб.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2023 по делу № А40-71253/2022 отменены в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании вознаграждения по лицензионному договору, определенному в процентном соотношении к чистой прибыли от каждого изделия, произведенного с использованием изобретения. В указанной части дело № А40-71253/2022 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2023 по делу № А40-71253/2022 оставлены без изменения, кассационная жалоба истца - без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 09 октября 2023 года № 305-ЭС23-18748 ответчику отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился, против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве, направил ходатайство об отложении судебного разбирательства, которое было отклонено судом протокольным определением от 27 июня 2024 года.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в его отсутствие на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителя истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 27 января 2020 года между истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) был заключен лицензионный договор № 527/1А о предоставлении права использования изобретения.

В соответствии с пунктом 1.1. договора лицензиар (обладатель патента № 2672231, приоритет изобретения по заявке № 2018104743 от 07 февраля 2018 года) обязался предоставить лицензиату право использования изобретения в установленных договором пределах, а лицензиат обязуется уплачивать обусловленное вознаграждение.

В соответствии с пунктом 1.2. договора объектом по договору является конструкция «каркас гоночного автомобиля».

Способы использования согласованы в пунктах 1.3., 1.3.1. – 1.3.4. договора.

В соответствии с пунктом 1.4. договора территория, на которой допускается использование изобретения – все страны мира (без ограничений).

В соответствии с пунктом 4.1. договора единовременно за право использования изобретения лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 1 300 000 руб. в течение 6 месяцев с момента заключения лицензионного договора.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что так как договор не был зарегистрирован и у ответчика отпала необходимость в получении спорного патента, ответчиком не инициировалась регистрация спорного договора. Принимая во внимание отсутствие претензий со стороны истца, ответчик счел договор незаключенным, а потому не подлежащим исполнению.

Действительно, спорный договор в установленном порядке зарегистрирован не был, доказательств передачи истцом ответчику чертежей для производства деталей автомобиля (пункт 2.5. договора) в материалах дела также не имеется.

Абзацем вторым пункта 2 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 данного Кодекса.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежит государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 433 ГК РФ.

Как следует из абзацев второго и третьего пункта 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Заключив лицензионный договор, ответчик принял на себя обязанность по оплате лицензионного вознаграждения в сумме, установленной договором.

Как следует из абзаца 4 пункта 40 постановления № 10, если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что действия истца можно охарактеризовать как недобросовестные, что недопустимо, исходя из норм действующего законодательства в порядке ст. 10 ГК РФ, направленные исключительно на ухудшение имущественного положения истца, учитывая пассивное поведение и фактическое бездействие истца на протяжении более двух лет.

Однако само по себе длительное необращение в суд с требованием о взыскании задолженности не может свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны лицензиара, который вправе рассчитывать на добросовестное исполнение лицензиатом своих обязанностей по договору. Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. При этом суд учитывает, что каких-либо доказательств злоупотребления правом со стороны истца ответчиком не представлено.

Истец заявил требование о взыскании с ответчика роялти в размере 24 653 708 руб. 80 коп., рассчитанного следующим образом: 16.09.2022 истцом была получена информация от ООО АС «Российская автомобильная федерация» о количестве выданных спортивных паспортов на автомобили марки Shortcut и годах выпуска данных автомобилей. В соответствии с ответом Комитета спортивной техники РАФ ООО «ДК Рейсинг» было произведено, как минимум 52 автомобиля Shortcut (автомобили, на которые выдавался Сертификат на каркасы безопасности и Технический паспорт автомобиля, участвующего в спортивных соревнованиях). При этом на часть автомобилей собственники не получали Сертификат на каркасы безопасности и Технический паспорт автомобиля, участвующего в спортивных соревнованиях, поскольку приобретали автомобиль не для целей участия в соревнованиях. В интервью для SMP SLIPSTREAM от 22.02.2022 («SHORTCUT: бескомпромиссный гоночный автомобиль и конструктор для взрослых») ФИО2, учредитель ООО «ДК Рейсинг» подтвердил, что автомобили приобретают не только гонщики. Также ФИО2 отметил, что на дату интервью «...произведено и отгружено клиентам 55 автомобилей. Сейчас еще в отгрузке, до конца года, еще порядка 7 планируется». Каждый каркас кузова автомобиля (каркас безопасности) имеет номер. Последние две цифры присваиваются в хронологическом порядке, что видно из приложения к ответу Комитета спортивной техники РАФ. Номер каркаса безопасности самого первого автомобиля, в отношении которого у РАФ имеются сведения, заканчивается на «04». Номер каркаса безопасности, на который крайний раз выдавался Сертификат, заканчивается на «64». Таким образом, по факту ООО «ДК Рейсинг» произвело не менее 64 автомобилей марки Shortcut, используя изобретение, принадлежащее ООО КБ «527», что согласуется с цифрой, которую назвал ФИО2 в своем интервью.

В соответствии с пунктом 4.2. договора за использование изобретения лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в виде процентных отчислений с момента заключения договора в следующем размере 20 % от чистой прибыли каждого произведенного продукта на основе изобретения. Чистая прибыль считается как совокупная стоимость материалов и комплектующих, входящих в продукт на основе изобретения, а также стоимость фактических затрат на производство.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Патент № 2672231 содержит следующую формулу изобретения:

1. Каркас кузова автомобиля, содержащий пространственную раму, выполненную из силовых элементов, изготовленных из металлических профилей и образующих переднюю часть рамы, включающую соединенные силовыми элементами нижнюю и верхнюю структуры, каждая из которых включает продольные и поперечные силовые элементы, образующие моторный отсек рамы, заднюю часть рамы, включающую заднюю стенку и соединенную с ней нижнюю структуру, и боковые структуры, соединяющие переднюю и заднюю части рамы, а также образующие карданный туннель, расположенный между боковыми структурами и соединенный силовыми элементами с передней и задней частями рамы, отличающийся тем, что центральные плоскости моторного отсека рамы и карданного тоннеля смещены относительно центральной вертикальной плоскости рамы.

2. Каркас по п. 1, отличающийся тем, что задняя часть рамы дополнительно включает первый трубчатый элемент в виде дуги, соединенной своими концами с верхней частью задней стенки, второй и третий трубчатые элементы, соединяющие дугу в средней ее части с нижней структурой задней части, и четвертый и пятый трубчатые элементы, соединяющие верхнюю часть задней стенки с нижней структурой задней части.

3. Каркас по п. 1, отличающийся тем, что содержит каркас безопасности, выполненный из силовых элементов, изготовленных из труб, соединенный с пространственной рамой при помощи сварки и включающий переднюю дугу, соединенную концами с передней частью рамы, заднюю дугу, соединенную концами с задней частью рамы, продольные элементы, соединяющие верхние части передней и задней дуг, и боковые диагональные элементы, соединенные с передней и задней дугами с одной боковой стороны каркаса безопасности.

4. Каркас по п. 3, отличающийся тем, что концы передней дуги соединены с опорами и с нижней структурой передней части рамы, концы задней дуги соединены посредством опор с поперечиной и верхней частью задней стенки, а также один конец задней дуги соединен с одной из опор посредством первого диагонального элемента, верхние части передней и задней дуг дополнительно соединены вторым диагональным элементом, расположенным между продольными элементами, третий боковой диагональный элемент соединяет концы передней и задней дуг, а четвертый и пятый боковые элементы соединяют соответственно боковую ветвь передней дуги с боковым диагональным элементом и боковой диагональный элемент с нижним силовым элементом боковой структуры.

Таким образом, в подтверждение данного требования истцу следовало представить доказательства, подтверждающие то обстоятельство, что спорный автомобиль содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения истца, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Истец представил в материалы дела скриншоты с веб-сайта https://dkracing.ru/, которые, по мнению истца, доказывают тот факт, что ответчик реализует товар на основании изобретения «Каркас кузова автомобиля» (т. 1 л.д. 46-60).

В соответствии с пунктом 55 постановления № 10 допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

При первом рассмотрении дела суд указал на то, что указанные доказательства сами по себе не доказывают факта использования ответчиком изобретения «каркас кузова автомобиля», поскольку представляют собой не более чем визуальное оформление сайта.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что большая часть представленных истцом скриншотов не свидетельствует о том, что ответчик предлагает к продаже изображенные на скриншотах товары. Те скриншоты, на которых изображены транспортные средства, действительно предлагаемые к продаже, не соответствуют описанию спорного изобретения, равно как и не соответствуют чертежу, также представленному в материалы дела. Более того, из сертификата RAF 54SC_17 каркаса с серийным номером 52707126200036, изготовителем которого является ООО «ДК Рейсинг», выданным Общероссийской общественной организацией автомобильного спорта «Российская автомобильная федерация», следует, что при визуальном сравнении каркасов, используемых истцом и ответчиком, каркас, который использует ответчик является явно отличным от каркаса, который использует истец. Так, например, на схемах явно видно различие между схемами крепления каркаса безопасности, наличие большего количества различных элементов данного каркаса (в отличие от схемы, размещенной в патенте на спорное изобретение, у производимых ответчиком автомобилей существует боковая защита водителя, выполненная путем создания бокового каркаса прочности). Ответчик заявил, что истцом не представлено достаточных и достоверных доказательств того, что изобретение «каркас кузова автомобиля» является именно тем изобретением, который использует ответчик, что служит основанием для вывода об отсутствии нарушения ответчиком исключительных прав истца. Из представленных в материалы дела доказательств не представляется возможным достоверно установить, какое именно оборудование или иной товар было реализовано ответчиком с нарушением исключительных прав истца.

При первом рассмотрении дела суд, отказывая в удовлетворении данного требования, исходил из того, что предоставил истцу время на ознакомление с представленным отзывом, отложив судебное разбирательство, однако истец, представляя письменные пояснения на отзыв, не привел ни одного довода в опровержение данной позиции ответчика, не представил внесудебного заключения эксперта, не заявил ходатайства о назначении судебной экспертизы.

Как разъяснено в пункте 123 постановления № 10, перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим. При этом изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Вопрос об использовании или не использовании изобретения не может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Ходатайств о назначении судебной экспертизы истец в суде первой инстанции не заявлял, законных оснований для назначения проведения экспертизы по инициативе суда не имелось.

В силу положений статей 8, 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципов равноправия сторон и состязательности.

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (статья 9 АПК РФ).

Из представленных же истцом материалов было невозможно установить, что спорный автомобиль содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения истца, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2023 по делу № А40-71253/2022 в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании вознаграждения по лицензионному договору, определенному в процентном соотношении к чистой прибыли от каждого изделия, произведенного с использованием изобретения, в постановлении от 16 июня 2023 года Суд по интеллектуальным правам указал на то, что истцу не могло быть отказано в удовлетворении требования о взыскании 25 953 708 руб. 80 коп. только по мотиву неиспользования лицензиатом патента на изобретение. Истец обоснованно указывает в кассационной жалобе на то, что предоставил доказательства использования ответчиком результатов интеллектуальной деятельности в отношении выпуска конкретного количества автомобилей (информация от общества с ограниченной ответственностью АС «Российская автомобильная федерация» о количестве выданных спортивных техпаспортов - 52 на автомобили марки Shortcut омологации KM-1701 и годах выпуска данных автомобилей (для омологации КМ-1701 автомобиля Shortcut 1.6 в графе «кто омологировал» указано «КБ 527»); Технические требования к автомобилям CN 1600 Shortcut (в разделе «определения» содержится следующее описание автомобиля: «Автомобили Shortcut произведенные компанией «ДК Рейсинг», по лицензии от ООО «КБ 527»); ответ Комитета спортивной техники РАФ обществом «ДК Рейсинг» было произведено, как минимум 52 автомобиля Shortcut (автомобили, на которые выдавался Сертификат на каркасы безопасности и Технический паспорт автомобиля, участвующего в спортивных соревнованиях); интервью учредителя ответчика о выпуске 55 автомобилей)), а судами указанные доводы и доказательства оставлены без надлежащей оценки. Ответчик обязан был опровергнуть приведенные истцом доводы и доказательства о выпуске определенного автомобилей с использованием спорного изобретения и представить контрдоказательства неиспользования патента по лицензионному договору в изготовленных автомобилях. Однако единственным представленным ответчиком документом опровергающим доводы истца является сертификат RAF 54SC_17 каркаса с серийным номером 52707126200036 на одну машину, который, согласно выводам судов, подтверждает неиспользование спорного изобретения, а соответственно выпуск остального количества автомобилей с использованием патента истца. На основании чего судами был сделан вывод о недоказанности истцом заявленных требований. Между тем, данный вывод судов является преждевременным, поскольку указанный сертификат касается выпуска одного конкретного автомобиля (из минимум 55 штук произведенных), и соответственно данный сертификат не может исключать изготовление остальных автомобилей на основании спорного патента. Кроме того, суд апелляционной инстанции отклоняя доводы ответчика о незаключенности лицензионного договора сделал вывод о том, что "ответчик необоснованно не принимает во внимание Технические требования к автомобилям CN 1600 SHORTCUT и Перечень действующих базовых национальных 7 А40-71253/22 омологаций, из которых следует, что при получении разрешительных документов для участия в соревнованиях РАФ1 ООО «ДК Рейсинг» указывало на производство своих товаров по лицензии ООО КБ «527», что соответственно противоречит более раннему выводу о недоказанности использования спорного изобретения по лицензионному договору. Таким образом, неправильное распределение судом бремени доказывания при разрешении спора, на которое ссылается заявитель кассационной жалобы, нашло свое подтверждение при рассмотрении кассационной жалобы. Также суды также указали, что вопрос об использовании или не использовании изобретения не мог быть разрешен судом с позиции рядового потребителя. Вместе с тем, суды самостоятельно произвели анализ признаков спорного изобретения, сопоставив с содержанием сертификата RAF 54SC_17 каркаса с серийным номером 52707126200036 – «Так, например, на схемах явно видно различие между схемами крепления каркаса безопасности, наличие большего количества различных элементов данного каркаса (в отличие от схемы, размещенной в патенте на спорное изобретение, у производимых ответчиком автомобилей существует боковая защита водителя, выполненная путем создания бокового каркаса прочности)». Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 3 Постановления пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы. Если при рассмотрении дела возникли вопросы, для разъяснения которых требуются специальные знания, и согласно положениям Кодекса экспертиза не может быть назначена по инициативе суда, то при отсутствии ходатайства или согласия на назначение экспертизы со стороны лиц, участвующих в деле, суд разъясняет им возможные последствия незаявления такого ходатайства (отсутствия согласия). В случае если такое ходатайство не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Разрешая спор, суды данное указание не выполнили, в деле отсутствуют сведения о том, что суд разъяснял сторонам, в том числе истцу, на котором лежит бремя доказывания оснований заявленных требований, возможные последствия незаявления ходатайства (отсутствия согласия) о назначении экспертизы. Судам следовало проверить доводы истца и установить использовано ли спорное изобретение в выпущенных ответчиком автомобилях, что в данном споре невозможно сделать без наличия специальных познаний.

При новом рассмотрении дела истец заявил письменное ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, которое было судом удовлетворено на основании статьи 82 АПК РФ протокольным определением от 13 сентября 2023 года, поскольку для рассмотрения настоящего дела требуются специальные знания.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Как следует из пункта 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Истец просил поручить проведение экспертизы эксперту ООО «Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности» ФИО3, либо эксперту АНО ЭПЦ «Топ Эксперт» ФИО4 В., либо эксперту АНО «СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ» ФИО5, либо патентному поверенному ФИО6, либо эксперту ООО «ЦПСЭ» ФИО7, представил доказательства перечисления денежных средств на депозитный счет суда в размере 174 500 руб. (платежное поручение № 31 от 16 октября 2023 года), сведения о стоимости и сроках проведения экспертизы («Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности» - 174 500 руб., 25 рабочих дней; АНО ЭПЦ «Топ Эксперт» - 150 000 руб., 9 рабочих дней; АНО «СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ» - 99 132 руб., 15 рабочих дней; ФИО6, - 160 000 руб., 12 рабочих дней; ООО «ЦПСЭ» - 70 000 руб., 3 календарные недели), об экспертах, их образовании, документы на право выполнения работ, входящих в вопросы исследования, письменные согласия на проведение экспертизы. Доказательств наличия специального образования у эксперта ООО «ЦПСЭ» ФИО7 истец не представил.

Ответчик кандидатур экспертов для проведения экспертизы не предложил.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 октября 2023 года назначена патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО «НБЭИС» ФИО3, имеющему высшее образование по специальности «Радиотехника» с присвоением квалификации радиоинженера с 25 февраля 1970 года, имеющему квалификацию патентоведа с 20 марта 1995 года.

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: содержит ли каркас кузова гоночного автомобиля – Shortcut каждый признак изобретения по патенту РФ № 2672231, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?

09 января 2024 года в Арбитражный суд города Москвы поступило заключение эксперта № Э654/2023 от 27 декабря 2023 года.

При ответе на поставленный судом вопрос эксперт пришел к выводу о том, что в изделии «Каркас кузова гоночного автомобиля – Shortcut» использованы все признаки изобретения, приведённые в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ № 2672231.

Надлежащих доказательств и соответствующих им обстоятельств, наличие которых могло бы свидетельствовать о неверно избранной экспертом, осуществившим в рамках назначенной арбитражным судом судебной экспертизы, методике исследования, судом не выявлено.

Каких-либо противоречий в заключении эксперта суд не установил, признав, что выводы эксперта мотивированы, основания не доверять эксперту, предупрежденному об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, отсутствуют.

Заключение эксперта составлено с соблюдением требований статьи 86 АПК РФ, является обоснованным, всесторонним, мотивированным, ясным и полным, выводы эксперта не являются противоречивыми, какие-либо сомнения в обоснованности заключения эксперта у суда отсутствуют.

Таким образом, принимая во внимание установленные экспертом обстоятельства использования в изделии «Каркас кузова гоночного автомобиля – Shortcut» всех признаков изобретения, приведённых в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ № 2672231, отсутствие разрешения истца на использование его изобретения, а также разъяснения, изложенные в постановлении № 10, суд полагает, что ответчик использует в спорном изделии изобретение истца по патенту РФ № 2672231, что является нарушением исключительного права истца.

Материалы дела позволяют установить точную сумму лицензионного вознаграждения, подлежащего выплате.

В соответствии с ответом Комитета спортивной техники РАФ ответчиком было произведено, как минимум 52 автомобиля Shortcut (автомобили, на которые выдавался сертификат на каркасы безопасности и технический паспорт автомобиля, участвующего в спортивных соревнованиях).

При этом на часть автомобилей собственники не получали сертификат на каркасы безопасности и технический паспорт автомобиля, участвующего в спортивных соревнованиях, поскольку приобретали автомобиль не для целей участия в соревнованиях.

В интервью для SMP SLIPSTREAM от 22.02.2022 («SHORTCUT: бескомпромиссный гоночный автомобиль и конструктор для взрослых») ФИО2, учредитель ООО «ДК Рейсинг» подтвердил, что автомобили приобретают не только гонщики. Также ФИО2 отметил, что на дату интервью «…произведено и отгружено клиентам 55 автомобилей. Сейчас еще в отгрузке, до конца года, еще порядка 7 планируется».

Каждый каркас кузова автомобиля (каркас безопасности) имеет номер. Последние две цифры присваиваются в хронологическом порядке, что видно из приложения к ответу Комитета спортивной техники РАФ.

Номер каркаса безопасности самого первого автомобиля, в отношении которого у РАФ имеются сведения, заканчивается на «04». Номер каркаса безопасности, на который крайний раз выдавался Сертификат, заканчивается на «64». Таким образом, по факту ООО «ДК Рейсинг» произвело не менее 64 автомобилей марки Shortcut, используя изобретение, принадлежащее ООО КБ «527», что согласуется с цифрой, которую назвал ФИО2 в своем интервью.

Условиями пункта 4.2. договора предусмотрено, что вознаграждение рассчитывается исходя из 20 % от чистой прибыли каждого произведенного продукта на основе изобретения. Чистая прибыль считается как совокупная стоимость материалов и комплектующих, входящих в продукт на основе изобретения, а также стоимость фактических затрат на производство.

Истцом представлен следующий расчет суммы вознаграждения:

Стоимость автомобиля марки Shortcut RS, руб.

Себестоимость 1-го комплекта (автомобиля)

вне зависимости от марки, руб.

Чистая прибыль ответчика (стоимость 1-го

автомобиля марки Shortcut RS - стоимость 1-го комплекта),

руб.

Роялти за 1 произведенный автомобиль марки

Shortcut RS ((чистая прибыль * 20%) / 100% ), руб.

Количество произведенных

автомобилей марки Shortcut RS, шт.

Роялти за 64 произведенных

автомобилей марки Shortcut

RS

2 850 000,00

923 929,00

1 926 071,00

385 214,20

64

24 653 708,80

В подтверждение указанной стоимости автомобиля марки Shortcut RS (2 850 000 руб.) истцом представлен скриншот с сайта https://dkracing.ru/ (т. 2 л.д. 11).

Факт принадлежности указанного сайта ответчику последним не опровергнут.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ определено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Контррасчета суммы лицензионного вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.2. договора, ответчиком не представлено.

После поступления в материалы дела экспертного заключения судебные заседания неоднократно откладывались в связи с ходатайствами сторон об урегулирования спора мирным путем.

Однако мировое соглашение сторонами заключено не было.

24 июня 2024 года через систему «Мой Арбитр» ответчик направил ходатайство об отложении судебного разбирательства для заключения мирового соглашения.

Истец против отложения судебного разбирательства возражал, пояснил, что поскольку попытки урегулирования спора мирным путем предпринимались, однако они не привели к каким-либо результатам.

Согласно пункту 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», в случае, если обе стороны заявляют ходатайство об обращении за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, а равно если с таким ходатайством обращается одна из сторон при отсутствии возражений другой стороны, арбитражный суд применительно к ч. 2 ст. 158 АПК РФ вправе отложить проведение предварительного судебного заседания, совершение других подготовительных действий на срок, не превышающий шестидесяти дней (часть 7 статьи 158 Кодекса), либо объявить перерыв в судебном заседании для примирения сторон или рассмотрения ими возможности использования примирительных процедур соответственно. В целях содействия примирению сторон арбитражный суд вправе также объявить перерыв в предварительном судебном заседании или в судебном заседании по своей инициативе.

Рассмотрев названное ходатайство, суд отказал в его удовлетворении ввиду наличия возражений истца, поскольку частью 2 статьи 158 АПК РФ предусмотрено, что для отложения судебного разбирательства при обращении к суду в целях мирного урегулирования спора, необходимо ходатайство обеих сторон.

Учитывая вышеизложенное, поскольку доказательств погашения задолженности ответчиком не представлено, суд признает заявленные истцом требования о взыскании с ответчика по лицензионному договору № 527/1А о предоставлении права использования изобретения от 27 января 2020 года вознаграждение (роялти) в размере 24 653 708 руб. 80 коп. подлежащими удовлетворению.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку экспертное заключение признано судом в качестве надлежащего доказательства по делу, подтверждает обоснованность правовой позиции истца, в силу чего судебные расходы истца по иску по оплате судебной экспертизы в сумме 174 500 руб. подлежат возмещению за счет ответчика.

Истцом при обращении в суд была уплачена государственная пошлина в размере 41 544 руб.

При первом рассмотрении дела, увеличивая размер исковых требований до 26 750 608 руб. 80 коп. (за рассмотрение которых государственная пошлина составляет 156 753 руб.), истец государственную пошлину не доплачивал.

Ранее судом с ответчика в пользу истца были взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 287 руб. 40 коп.

Поскольку судом удовлетворены требования истца в размере 24 653 708 руб. 80 коп., размер государственной пошлины, подлежащей взысканию с ответчика, составляет 144 465 руб. 60 коп.

Учитывая ранее взысканные с ответчика в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 287 руб. 40 коп., с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 256 руб. 60 коп. (41 544 руб. – 12 287 руб. 40 коп.), а в доход федерального бюджета Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика недостающая сумма государственной пошлины в размере 115 389 руб. (144 465 руб. 60 коп. – 29 256 руб. 60 коп.).

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167 - 170 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДК РЕЙСИНГ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ «527» по лицензионному договору № 527/1А о предоставлении права использования изобретения от 27 января 2020 года вознаграждение (роялти) в размере 24 653 708 руб. 80 коп., расходы за проведение судебной экспертизы в размере 174 500 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 256 руб. 60 коп.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДК РЕЙСИНГ» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 115 389 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                   О. В. Козленкова