ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-53503/2017

Дело № А40-45690/17

г. Москва

07 декабря 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2017 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 07 декабря 2017 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи В.Р. Валиева, 

судей А.Н. Григорьева, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО "СМ Групп", ИП ФИО2

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 августа 2017 года 

по делу № А40-45690/17, принятое судьёй ФИО3

по иску ИП ФИО2; ООО "СМ Групп"

к ООО "Бар в Козицком"; ООО "ЗУН"

о взыскании 5 000 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истцов: ФИО4 (по доверенности от 15.05.2017; от 01.07.2016)

от ответчика: от ООО "ЗУН" - ФИО5 (по доверенности от 16.05.2017); от ООО "Бар в Козицком" — извещен, представитель не явился

У С Т А Н О В И Л

           Истцы обратились в суд с исковым заявлением к ООО «Бар в Козицком» и ООО «ЗУН» с требованием обязать ООО «Бар в Козицком», и ООО «ЗУН», прекратить использование товарного знака «KOMMUNALKA» (свидетельство №546392) и сходных с ним до степени смешения обозначений в своей деятельности, в любом виде, в том числе в деятельности ресторана, в размещении рекламы и интернет-контента в сети «Интернет»; и с требованием взыскать с ООО «Бар в Козицком» и с ООО «ЗУН» солидарно в пользу Истцов компенсацию в сумме 5 000 000,00 рублей за незаконное использование товарного знака. 

Решением суда от 29 августа 2017 года на ООО "Бар в Козицком" (125009,

<

...>,СТР.5, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) возложена обязанность прекратить использование товарного знака "KOMMUNALKA" (свидетельство № 546392) и сходных с ним до степени смешения обозначений в своей деятельности, в любом виде, в том числе в деятельности ресторана, в размещении рекламы и интернет-контента в сети «Интернет». 

С ООО "Бар в Козицком" (125009,

<

...>,СТР.5, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ИП ФИО2 (ОГРНИП 312784710700703), ООО "СМ Групп" (191144,

<

...> ДОМ И,ЛИТ Б,ОФИС 193, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взысканы компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб. (Пятьсот тысяч рублей), расходы по оплате государственной пошлины в размере 48 000 руб. (Сорок восемь тысяч рублей).В удовлетворении остальной части иска отказано.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда первой инстанции в части отказа в исковых требования к ООО «ЗУН» и принять по делу новый судебный акт:

-обязать ООО «Бар в Козицком», и ООО «ЗУН», прекратить использование товарного знака «KOMMUNALKA» (свидетельство №546392) и сходных с ним до степени смешения обозначений в своей деятельности, в любом виде, в том числе в деятельности ресторана, в размещении рекламы и интернет-контента в сети «Интернет»;

-взыскать с ООО «Бар в Козицком» и с ООО «ЗУН» солидарно в пользу Истцов компенсацию в размере 5 000 000,00 рублей за незаконное использование товарного знака. 

По мнению заявителя жалобы, суд не принял во внимание, что  претензия была удовлетворена частично и ООО «ЗУН» продолжило осуществлять нарушение прав Истцов - а именно продолжило размещать информацию о лице, которое незаконно использует наименование Коммуналка. О том, что данная информация нарушает права Истцов ООО «ЗУН» было известно, следовательно, общество было обязано удалить подобную информацию из сети Интернет.

В отношении ответчика ООО "Бар в Козицком" размер компенсации снижен судом не правомерно.

В заседании суда апелляционной инстанции истец настаивал на удовлетворении в полном объеме требования о солидарном взыскании с ответчика ООО "Бар в Козицком" в пользу истцов суммы 5 000 000 руб., в связи с чем представителю истца были разъяснены процессуальные последствия  необходимости проверки решения в полном объеме, в том числе и законности удовлетворения требований истца ООО "СМ Групп", и, как следствие, возможности ухудшения материальных прав истцов по сравнению с тем, как спор был разрешен в суде первой инстанции.

Представитель истцов продолжал настаивать на удовлетворении требований к ООО "Бар в Козицком" в полном объеме. Соответственно, обжалуемое решение проверено судом апелляционной инстанции в полном объеме.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 29 августа 2017 года подлежащим изменению.

Как усматривается из материалов судебного дела, 23 июня 2015 года была произведена государственная регистрация товарного знака «KOMMUNALKA», в подтверждение чего было выдано Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 546392 с датой приоритета товарного знака - 18 апреля 2014г. (копия свидетельства прилагается).

Товарный знак по лицензионным договорам был передан в пользование ряду юридических лиц, в том числе - ООО «СМ Групп» и ООО «Коммуналка». При этом стоимость использования товарного знака составляет более 5% от выручки, но не менее 1000000,00 рублей в год.

В декабре 2015 года Правообладателями товарного знака было установлено, что товарный знак незаконно используется Ответчиком - ООО «Бар в Козицком». В частности, товарный знак используется в коммерческом обозначении и в рекламе заведения в сети интернет, в том числе по адресу: http://www.the-village.m/viHage/food/new-place/228913-kommunalka.

29.12.2015Ответчику, была направлена Претензия с просьбой прекратить незаконное использование товарного знака. Претензия была направлена по адресу, указанному в ссылке на странице в сети интернет.

19.01.2016года Истцу поступила информация, что Ответчик продолжает использовать товарный знак Истца, в сети интернет, а также в своей коммерческой деятельности. Наименование ресторана «Коммуналка» пробивается на каждом товарном чеке, выдаваемом посетителям. Данная информация подтверждается кассовым чеком от 19.01.2016, на котором размещено наименование Ответчика - ООО «Бар в Козицком», и коммерческое обозначение - Коммуналка.

10.03.2016 Ответчику была повторно направлена претензия, с просьбой прекратить незаконное использование товарного знака.

12.10.2016 Истцом был в очередной раз установлен факт продолжения незаконного использования товарного знака Ответчиком в своей деятельности. Данное обстоятельство подтверждается, в том числе, и кассовым чеком от 12.10.2016, выданным при посещении указанного заведения. 

Установив данные фактические обстоятельства, суд первой инстанции правомерно признал ответчика ООО "Бар в Козицком" нарушителем исключительного права ИП ФИО2.

Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 500 000 рублей.

При этом не может быть принят во внимание довод истца о незаконном снижении размера компенсации, так как истцом компенсация в размере двукратной стоимости права использования товарного знака (п.2 ч.4 ст.1515 ГК РФ) в порядке, предусмотренном ст.49 АПК РФ, не заявлена. Истец, согласно содержанию иска (первый абзац л.д. 5), отстаивал компенсацию по п.1 ч.4 ст.1515 ГК РФ.

В связи с чем расчеты, выполненные истцом в процентах от выручки на основании лицензионных договоров, правомерно не приняты судом первой инстанции ко взысканию.

Между тем, исковые требования, заявленные о взыскании компенсации в пользу ООО "СМ Групп", удовлетворению не подлежали, поскольку указанный истец является обладателем неисключительной лицензии (п.14 лицензионного договора №1 от 09.01.2016г., т.5, л.д. 21), в связи с чем не имеет материального права на взыскание заявленной компенсации (ст.1254 ГК РФ).

В отношении ответчика ООО "ЗУН"  исковые требования удовлетворению не подлежат в силу следующего.

Из материалов дела следует и достоверно установлено судом первой инстанции, что ООО "ЗУН" не продвигает товары и услуги лиц, использующих товарный знак. Zoon.ru - это рекомендательный сайт, посетители находят заведения и компании, оказывающие самые разные сервисы. Информация, размещенная на сайте взята из общедоступных источников, названия заведений, размещаемых на сайте, указаны в соответствии с их фактическими названиями. Какие-либо договорные отношения, в том числе на распространение рекламы в сети Интернет, у ООО "ЗУН" с ООО "Бар в Козицком" отсутствуют. Доказательств обратного не представлено.

Таким образом, ответчик ООО «ЗУН» по отношению к размещенному контенту выступает информационным посредником.

В соответствии с п.1 и п.3 ст. 1253.1,  лицо, осуществляющее передачу материала в информационно- телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

1)он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2)он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом. 

Истцом не оспаривается, что поддомен  kommunalka.obiz.ru в настоящее время  не существует. 

Каких-либо доказательств, что после получения ответчиком ООО «ЗУН» претензии истца, направленной 13 октября 2016 года, на интернет ресурсах администратором, регистратором которых является указанный ответчик, продолжается размещение обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца,  в дело не представлено, в связи с чем в иске к данному ответчику следует отказать.

Расходы истца ФИО2 по оплате госпошлины за рассмотрение требования имущественного характера о взыскании 5 000 000 руб. компенсации относятся на ответчика ООО "Бар в Козицком" пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в сумме 4 800 руб. (ст.110 АПК РФ).

Госпошлина, не оплаченная при обращении с иском за рассмотрение требования неимущественного характера, удовлетворенного за счет ответчика ООО "Бар в Козицком", подлежит взысканию с данного ответчика в доход федерального бюджета в сумме 6 000 руб. (ст.ст. 333.22, 333.40 НК РФ).

Поскольку настоящее постановление суда апелляционной инстанции, принятое по жалобе истца, нельзя признать состоявшимся в пользу ООО "СМ Групп", госпошлина, уплаченная указанным истцом за рассмотрение апелляционной жалобы, отнесению на ООО "Бар в Козицком" не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, ч. 2 статьи 269, п. 4 ч. 1 ст. 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 августа 2017 года по делу № А40-45690/17 изменить.  Взыскать с ООО "Бар в Козицком" в пользу ИП ФИО2 500 000 руб. - компенсации за незаконное использование товарного знака, 4 800 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины, в остальной части иска отказать. В иске к ООО "ЗУН" отказать. 

Взыскать с ООО "Бар в Козицком" 6 000 руб. - госпошлины за рассмотрение иска в доход федерального бюджета.

В части обязания ООО "Бар в Козицком" (125009,

<

...>,СТР.5, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратить использование товарного знака "KOMMUNALKA" (свидетельство № 546392) и сходных с ним до степени смешения обозначений в своей деятельности, в любом виде, в том числе в деятельности ресторана, в размещении рекламы и интернет-контента в сети «Интернет»  решение Арбитражного суда города Москвы от 29 августа 2017 года по делу № А40-45690/17 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья В.Р. Валиев

судьи Д.Н. Садикова

А.Н. Григорьев

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.