392/2023-107249(1) 

 

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10АП-15387/2023

Дело № А41-71585/22

02 ноября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2023 года Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2023 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Коновалова С.А., судей Пивоваровой Л.В., Семушкиной В.Н., при ведении протокола судебного заседания ФИО1, при участии в судебном заседании: 

от ООО «Италконсалт» - ФИО2, по доверенности от 02.09.2022, паспорт, диплом;  от ИП ФИО3 - ФИО4, по доверенности от 01.07.2023,  

удостоверение адвоката, Михель Я.В. по доверенности от 31.08.2023, паспорт, диплом, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО3  

на Решение Арбитражного суда Московской области от 24.01.2023 по делу № А41-71585/22 по  

иску ООО «Италконсалт» к ИП ФИО3 о взыскании компенсации, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ИталКонсалт» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым  заявлением к ИП ФИО3 о защите исключительных прав на товарные знаки, о  запрещении использовать обозначение с целью предложения к продаже, рекламе  косметологических аппаратов, использование обозначения в документах в отношении аппаратов  для коррекции фигуры, о взыскании компенсации в размере 2 130 000 рублей.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.01.2023 по делу № А4171585/22 исковые требования удовлетворены.  

Не согласившись с указанным решением, ФИО3 обжаловала его в апелляционном  порядке.  

Ответчиком пропущен срок подачи апелляционной жалобы. В обоснование ходатайства о  восстановлении срока подачи апелляционной жалобы ФИО3 указывает, что не была  уведомлена о времени и месте судебного разбирательства.  

Апелляционный суд отмечает, что материалы дела содержат доказательства надлежащего  извещения ответчика о времени и месте судебного разбирательства (том 2 л.д. 50).  

Между тем, ответчик указывает, что судебные извещения получать не могла, так как  находилась на лечении за пределами Российской Федерации (представлены документы  медицинских учреждений, сведения о пересечении границ).  

Учитывая изложенные обстоятельства, апелляционный суд посчитал необходимым  восстановить пропущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы и  рассмотреть такую жалобу по существу.  

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на  официальном сайте в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека  арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа  

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта Арбитражного суда  Московской области проверены в соответствии со статьями 266 - 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании представитель ответчика поддержал требования, изложенные в  апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу  новый судебный акт.  

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца поддержал  доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу и просил решение Арбитражного суда  Московской области оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.  

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные  доказательства, апелляционную жалобу, проверив в порядке статей 266, 268 АПК РФ  законность и обоснованность решения суда первой инстанции, Десятый арбитражный  апелляционный суд полагает обжалуемое решение подлежащим изменению.  

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем следующих  зарегистрированных в России товарных знаков: N 652134, который представляет собой  словесное обозначение "Эндосфератерапия"; N 654906, который представляет собой словесное  обозначение "Эндосфера" (далее - Товарные знаки).  

Кроме того, истец является обладателем исключительной лицензии на международную  регистрацию N 1313536, предоставленную Правообладателем международной регистрации по  договору РД0278521 от 05.12.2018 года.  

Международная регистрация представляет собой комбинированное обозначение  "endOSPHERES THERAPY" (далее - Товарные знаки) Товарным знакам предоставлена охрана в  отношении следующих товаров и услуг (в соответствие с Международной классификацией  товаров и услуг):  

05 - аминокислоты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; вещества  диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые;  добавки пищевые белковые; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для  фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для  фармацевтических целей; масла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей;  препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для  ухода за кожей фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты  нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты  фитотерапевтические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских  целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства для похудания  медицинские; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие  пищеварению, фармацевтические; таблетки для похудания; чаи лекарственные; чаи травяные  для медицинских целей;  

10 - аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для физических упражнений для  медицинских целей; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для  микрошлифовки кожи; вибромассажеры; кровати, специально приспособленные для  медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мониторы для измерения  содержания жира в организме; мониторы состава тела; перчатки для массажа; перчатки для  медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и  инструменты медицинские;  

44 - диспансеры / центры здоровья; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; помощь  медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно- технического  оборудования; салоны красоты; санатории; советы по вопросам здоровья; услуги  

бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги саун;  услуги соляриев; косметологический и гигиенический уход за людьми.  

Истцу стало известно о том, что ответчик используют обозначения товарным знакам  Истца, а именно: "Эндосфера", "Эндосфера терапия", "endOSPHERES THERAPY" для  индивидуализации и рекламы своих косметологических/медицинских услуг. Данные услуги  предлагаются и рекламируются с помощью веб-сайта http://asiacosmotech.ru/.  

В процессе осмотра веб-сайта http://asiacosmotech.ru/ были найдены объявления о  предоставлении косметологических/медицинских услуг под названием "Эндосфера",  "Эндосфера терапия", "endOSPHERES THERAPY".  

По поручению истца был направлен адвокатский запрос в адрес регистратора доменного  имени http://asiacosmotech.ru/ с требованием о предоставлении сведений об администраторе  данного доменного имени.  

Согласно ответу N 4070-C от 22 августа 2022 года, представленного регистратору  доменного имени, администратором доменного имени http://asiacosmotech.ru/ является ФИО5, а в строке почтовый адрес указана ФИО3.  

Разрешения на использование принадлежащих ему обозначений истец ответчику не давал.  

15 августа 2022 года истцом были направлены досудебные претензия в адрес Ответчиков с  требованием о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак истца.  

В связи с изложенными обстоятельствами, истец обратился в суд с рассматриваемыми  требованиями.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин  или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной  деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой  результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону  способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским  кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам  использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.  

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной  деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением  случаев, предусмотренных названным кодексом.  

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя,  является незаконным и влечет ответственность.  

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на  товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в  отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного  знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,  предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным  образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся  или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при  выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в  гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании  услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в  доменном имени и при других способах адресации.  

В своем исковом заявлении истец просит прекратить незаконное использование товарного  знака, взыскать компенсацию.  

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения  

обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без  назначения экспертизы.  

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным  знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами. В соответствии с  Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака  обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32,  при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений,  исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость  положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы  оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.  

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с  другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные  отличия.  

Согласно п. п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений  до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в  товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения  сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые  входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым  (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.  

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для  установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить  наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с  зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в  отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак  заявителя.  

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или  назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.  

Свидетельства на товарные знаки являются действующими. Факт использования спорных  обозначений подтвержден материалами дела.  

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что действия  ответчика нарушают права истца на товарные знаки.  

Допущенные Ответчиком нарушения носят длящийся характер и не устранены ответчиком  после того, как ему стало известно о нарушении его действиями прав истца.  

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор  домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет  администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право  администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с  момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.  

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на  котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его  доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров  настройки баз данных; проведение организационно- технических мероприятий по защите  информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции  программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае  аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права  на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или  дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия  свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации  на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности  сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте;  

выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение  изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.  

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или  юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.  

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора  домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта  невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом,  создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.  

Суд признает обоснованными требования истца о прекращении ответчиком незаконного  использования товарных знаков.  

Истцом избран вид компенсации, предусмотренный подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ - в  двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в  двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из  цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование  товарного знака.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда  РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации" в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных  Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет  право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя  выплаты компенсации за нарушение указанного права.  

Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит  взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать  факт несения убытков и их размер.  

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать  один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301,  подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4  статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения  изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания  заявленного иска не изменяются.  

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права  использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо  в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен  представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац  восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы,  подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их  цену.  

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об  истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.  

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление  данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.  Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести  ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой  компенсации.  

Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не  имеют преимущества перед другими доказательствами.  

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере  стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за  основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически  продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.  

В данном случае истцы избрали способ расчета компенсации исходя из двукратной  стоимости предлагаемых к продаже (проданных) товаров (экземпляров товаров).  

В качестве подтверждения размера заявленной компенсации истец ссылается на сведения,  содержащиеся на сайте http://asiacosmotech.ru/, в договоре купли-продажи товара N 0714-043 от  02.08.2022, спецификацию N 0714-043 от 02.08.2022 и на счет на оплату N 17 от 03.08.2022, где  указана цена товара, что соответствует нормам ГК РФ и разъяснениям Постановления N 10.  

Учитывая характер нарушения, степень вины, объем, а также стоимость аппаратов, истец,  реализуя свое право в соответствие с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, просит взыскать с ответчика  компенсацию в размере 2 130 000 руб. Позиция истца, изложена в судебном заседании, исходя  из расчета размера компенсации (л.д. 75-78).  

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные  права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской  Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.  

В материалы дела истцом представлен нотариальный протокол осмотра сайта ответчика, на  котором используется товарный знак истца для индивидуализации косметологических  аппаратов.  

При этом, на сайте в отношении каждого изделия указана стоимость аппарата под брендом  "Эндосфера". Согласно стр. 12 протокола к продаже под брендом "Эндосфера" представлены два  вида аппаратов, один стоимостью 320 000 руб., а другой - 355 000 руб.  

Истцом была инициирована контрольная закупка аппаратов, что подтверждается  материалами дела. Ответчик оформил и представил истцу на подписание договор купли-продажи товара N 0714-043 от 02.08.2022, подписанный со стороны ответчика. К договору  прилагались спецификация N 0714-043 от 02.08.2022 и счет на оплату N 17 от 03.08.2022.  

В соответствие с вышеуказанными документами, ответчик продает три аппарата  "Эндосфера" на общую сумму 1 065 000 руб.  

При определении размера компенсации учитывая характер допущенного нарушения, срок  незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины  нарушителя, вероятные убытки истец рассчитал компенсацию следующим образом.  

Стоимость аппаратов, которые были указаны и готовы к продаже по вышеуказанному  договору, а именно: 1 065 000 рублей * 2 = 2 130 000 руб. Согласно пункту 3 ст. 1252 ГК РФ в  случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной  деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права  правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты  компенсации за нарушение указанного права.  

Ответчик в ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции заявил о  снижении суммы компенсации. Указанное заявление мотивировано тяжелым материальным  положением, а также личными обстоятельствами, сообщенными ответчиком при заявлении  ходатайства о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017) (утв.  Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) даны следующие разъяснения по вопросу  снижения компенсации (пункт 21).  

Учитывая системную связь подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, аналогичный  подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда,  так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак,  или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой  исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное  использование товарного знака.  

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела,  установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого  снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом  такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного  

законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом  и подтверждено соответствующими доказательствами.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021) (утв.  Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021) также разъяснено, что с учетом характера  допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии  соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже  установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в  постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 40-П  (пункт 31).  

Учитывая указанные разъяснения, тяжелое материальное положение ответчика,  обстоятельства личного характера, сообщенные при рассмотрении ходатайства о  восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы, а также то, что ответчик  более не является индивидуальным предпринимателем, не ведет коммерческую деятельность  апелляционный суд полагает необходимы снизить размер компенсации до стоимости одного  товара - 355 000 руб. Кроме того, снижая размер компенсации апелляционный суд учитывает,  что подобное нарушение интеллектуальных прав совершено ответчиком впервые.  

Таким образом, обжалуемое решение подлежит изменению в части суммы взысканной  компенсации.  

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 24.01.2023 по делу № А41-71585/22  изменить в части суммы взысканной компенсации и расходов по оплате государственной  пошлины.  

Взыскать с ФИО3 (ИНН 

<

***>) в пользу ООО  "ИталКонсалт" (ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на  товарный знак в размере 355 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в  сумме 6 608, 33 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с ООО "ИталКонсалт" (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО3 (ИНН 

<

***>) 3 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в   Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.  

Председательствующий С.А. Коновалов 

Судьи: Л.В. Пивоварова  

В.Н. Семушкина