Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-88433/18

28 декабря 2019 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 декабря 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 28 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Г.А. Гарькушова 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению ПАО "ЧКПЗ"

к ООО МЗ "ТОНАР"

третье лицо ООО «Легеарт»

о защите  прав на товарные знаки

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ПАО "ЧКПЗ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО МЗ "ТОНАР" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 4.387.308 руб.

В ходе рассмотрения спора, от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Истец просит суд взыскать с ответчика расходы по оплате экспертизы в сумме 80.000 руб.

Уточнение было принято судом к рассмотрению.

К участию в деле было привлечено третье лицо в порядке ст. 51 АПК РФ - ООО «Легеарт».

Письменных пояснений по существу спора от третьего лица в материалы дела не поступало.

Суд, выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, установил следующее.

Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» является правообладателем словесного товарного знака «HARTUNG» по свидетельствам о регистрации № 536604 с приоритетом от 03.12.2013 в отношении товаров 12 класса МКТУ (автоприцепы, трейлеры); № 536605 с приоритетом от 03.12.2013 в отношении товаров 12 класса МКТУ (колеса, ободья колес); № 449550 с приоритетом от 16.07.2010 г. в отношении товаров и услуг 06, 07, 12, 36, 37, 42 классов МКТУ; № 390538 с приоритетом от 16.07.2008 г. в отношении товаров 12 класса МКТУ (автоприцепы, трейлеры).

Как указывает истец, 03.08.2017 г. в ходе проведения ежедневного мониторинга страниц сети Интернет на предмет эффективности услуг продвижения и размещения рекламы продукции ПАО «ЧКПЗ» было выявлено, что при введении в поисковую строку интернет-поисковика Yandex (https://www.yandex.ru/) словосочетания «полуприцеп-тяжеловоз hartung» работниками ПАО «ЧКПЗ» среди результатов поиска была обнаружена строка «Полуприцеп тяжеловоз hartung / tonar.info», которая является одновременно активной гиперссылкой на страницу интернет-сайта http://www.tonar.info/catalog/traly/?_openstat=ZGIyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyN MwMjklNzs0NDIxNDQyMjIyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=442239084 707255349, принадлежащего - jбществу с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод «Тонар», о чем свидетельствует неоднократное упоминание на указанном сайте наименования ООО МЗ «Тонар», а также указание идентификационного номера налогоплательщика ООО МЗ «Тонар» в реквизитной части сайта компании («ИНН: 

<

***>»). 

Переход по гиперссылке на указанную страницу обеспечивал переход на официальный сайт ООО МЗ «Тонар», где была размещена, в том числе, реклама его (ответчика) продукции.

ООО МЗ «Тонар» при осуществлении предпринимательской деятельности на интернет-сайте для обозначения реализуемого товара в предложениях о продаже были размещены словесные обозначения сходные до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками «HARTUNG».

При этом, Лицензионные и/или иные договоры и соглашения, подтверждающие наличие права пользования исключительными правами на товарные знаки, между ПАО «ЧКПЗ» и ООО МЗ «Тонар» не заключались.

Представителями ПАО «ЧКПЗ» в целях фиксации указанных выше нарушений и обеспечения доказательств был произведен нотариальный осмотр указанных интернет-страниц.

В целях защиты своих прав как правообладателя словесного товарного знака «HARTUNG» 15.08.2017 г. ПАО «ЧКПЗ» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области с жалобой о нарушении ООО МЗ «Тонар» законодательства о рекламе и конкуренции.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области от 04.06.2018 г. по делу № 08-21/59-17 ООО МЗ «Тонар» признано нарушившим п. 1 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части незаконного использования обозначения, тождественного словесным товарным знакам «HARTUNG» по свидетельствам № 536604 с приоритетом от 03.12.2013, № 536605 с приоритетом от 03.12.2013, № 449550 с приоритетом от 16.07.2010 г. и № 390538 с приоритетом от 16.07.2008 г., принадлежащих ПАО «ЧКПЗ».

При рассмотрении дела Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области установлено нарушение ООО МЗ «Тонар» законодательства о конкуренции, поскольку настройки поисковых запросов при продвижении сайтов могут редактироваться исключительно силами ООО МЗ «Тонар» и результат поиска по запросу «полуприцеп-тяжеловоз hartung» мог перенаправить пользователя сети Интернет к описанному результату только в том случае, если ООО МЗ «Тонар» в качестве контрольных   слов-запросов   при   продвижении   сайта   использовало   запросы   «Хартунг»,   «Hartung», «полуприцеп-тяжеловоз hartung» и иные схожие до степени смешения слова и словосочетания. 

В ходе рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области дела № 08-21/59-17, в частности, были установлены период, в течение которого ООО МЗ «Тонар» неправомерно использовало товарные знаки «HARTUNG» в своей контекстной рекламе: с 17.07.2017 г. по 23.08.2017 г. включительно (по сведениям, предоставленным ООО «Яндекс») и вина Ответчика в нарушении требований п. 1 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части незаконного использования товарных знаков «HARTUNG».

Кроме того, согласно Экспертному заключению № Э-1508/18 от 15.08.2018 г., определение цены за правомерное использование товарных знаков «HARTUNG» по свидетельствам №390538, №449550, №536604 и №536605 на условиях простой (неисключительной) лицензии для ООО МЗ «Тонар» в период с 17.07.2017 г. по 23.08.2017 г. включает следующие этапы:

- Расчет справедливого (рыночного) значения ставки роялти (вид лицензионного вознаграждения) за использование товарных знаков «HARTUNG» по свидетельствам №390538, №449550, №536604 и №536605 на условиях простой (неисключительной) лицензии по состоянию на 17.07.2017 г.;

- Расчет лицензионного вознаграждения за использование указанных товарных знаков как произведение ставки роялти (вид лицензионного вознаграждения) и выручки, полученной ООО МЗ «Тонар» от продаж прицепной техники в период лицензии с 17.07.2017 г. по 23.08.2017 г.

Следовательно, истец приводит в расчет, что за период с 17.07.2017 г. по 23.08.2017 г. выручка ООО МЗ «Тонар» с учетом отраслевой сезонности составила: 1.724.870.000 х 12,6% = 217.333.620,00 рублей.

Используя приведенную ранее таблицу ставки роялти (вид лицензионного вознаграждения) за использование товарных знаков «HARTUNG» по свидетельствам №390538, №449550, №536604 и №536605 на условиях простой (неисключительной) лицензии по состоянию на 17.07.2017 г. в зависимости от объемов продаж, для выручки 217.333.620,00 рублей размер лицензионного вознаграждения составил бы: 14.970.000 х 2,18% + (29.940.000 – 14.970.000) х 1,64% + (59.881.000 – 29.940.000) х 1,09% + (149.702.000 – 59.881.000) х 0,87% + (217.333.620 – 149.702.000) х 0,76% = 2.193.654,00 рублей.

Размер компенсации, подлежащей взысканию с Ответчика, согласно приведенным выше расчетам стоимости использования товарных знаков «HARTUNG» по свидетельствам №390538, №449550, №536604 и №536605 на условиях простой (неисключительной) лицензии, с учетом двукратного размера, составляет: 2.193.654 х 2 = 4.387.308,00 рублей.

Таким образом, истец считает, что ответчик должен уплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 4.387.308 руб., за взысканием которой обратился в суд.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (ст.1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (ст.1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (ст.1481 ГК РФ), не может быть использовано в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (ст.1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч.1 ст.65 АПК РФв предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии со ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу ч.1 ст.66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч.2 ст.9 АПК РФ).

В данном случае, из представленных суду доказательств ответчиком, обратного представленному истцом не следует.

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области от 04.06.2018 г. по делу № 08-21/59-17 вступило в законную силу.

Кроме того, при рассмотрении арбитражного дела №А40-214959/2018 делу по иску ООО МЗ "ТОНАР" к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Московской области (далее - управление, антимонопольный орган) о признании незаконным решения от 15.06.2018 № 08-21/59-17 суды пришли к выводу о наличии в действиях заявителя признаков недобросовестной конкуренции, поскольку в результате незаконных действий общества пользователи поисковых систем, заинтересованные в услугах и товарах, предоставляемых ПАО «ЧКПЗ», могут быть введены в заблуждение относительно сотрудничества ПАО «ЧКПЗ» и ООО МЗ «Тонар», что впоследствии может привести к потере потенциальных клиентов ПАО «ЧКПЗ».

Ссылки ответчика на неполное исследование доказательств в рамках данного арбитражного дела подлежат отклонению на основании положений ч.2 ст. 69 АПК РФ.

Таким образом, обращение истца с настоящим иском является обоснованным и допустимым в соответствии с нормами действующего законодательства в целях защиты своих нарушенных прав.

В связи с этим, как установлено п.3 ст.1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Подпунктом 1 п.4 ст.1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из чего следует, что размер компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяется судом исходя из характера нарушения.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном деле размер компенсации в двукратном размере истцом был определен на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ, исходя из цены выпущенного ответчиком в гражданский оборот товара (продажа прицепной техники) и значения ставки роялти (вид лицензионного вознаграждения) за использование товарных знаков «HARTUNG» по свидетельствам №390538, №449550, №536604 и №536605 на условиях простой (неисключительной) лицензии.

При этом, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 61 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

В данном случае, суд считает, что истцом данный баланс в соответствии с позицией ВС РФ соблюден.

Доказательств обратного ответчиком представлено не было.

На основании изложенного требования истца о взыскании компенсации подлежат удовлетворению в полном объеме.

Однако, заявленные истцом требования о взыскании расходов за оплату экспертизы в сумме 80.000 руб. в порядке ст.ст. 71, 110, 112 АПК РФ, а так же руководствуясь постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении судебных издержек, связанных с рассмотрением дела" подлежат удовлетворению частично, в сумме 75.000 руб., с учетом того, что стоимость проведения экспертизы составила составили 75.000 рублей.

В силу ст.110 АПК РФ расходы на уплату госпошлины, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в  деле, в разумных пределах. 

Согласно ст.112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Истцом при подаче иска платежным поручением № 26560 от 23.10.2018 уплачена государственная пошлина в размере 44.937 руб.

В связи с удовлетворением заявленных требований расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика.

ПАО «ЧКПЗ» платёжным поручением № 12626 от 17.05.2019 г. на депозитный счёт суда перечислены денежные средства в размере 50.000 руб.

ООО  МО «Тонар» платёжным поручением № 3201 от 07.03.2019 г. на депозитный счёт были перечислены денежные средства в размере 80.000 руб.

Расходы на проведение экспертизы подлежат взысканию в размере 75.000 руб. в порядке ст.106 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 106 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод «Тонар», ОГРН 

<

***>, в пользу публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», ОГРН 

<

***>, компенсацию в размере 4.387.308 (четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч триста восемь) рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 44.937 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать семь) рублей и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 75.000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                     Г.А. Гарькушова