АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-2641/2021

г. Уфа

25 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 22.03.2022

Полный текст решения изготовлен 25.03.2022

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шагабутдиновой З. Ф., при ведении протокола судебного заседания  секретарем ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению 

Федерального государственного бюджетного учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения"  (ИНН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу "ОДК- УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (ИНН 

<

***>) 

о взыскании штрафа в размере 300 000 рублей за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 01.11.2011, об обязании предоставить отчетную документацию за период со 2 кв. 2017 г.-1 кв. 2020 г. по лицензионному договору от 01.11.2011 года №1-01-11-00733, 

  третье лицо-Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ИНН 7730176088,  125993, г. Москва, Г-59,ГСП-3, Бережковская наб., д. 30,корп. 1)

 

при участии в судебном заседании:

от ответчика  – ФИО2, по доверенности от 15.01.2021

от истца – ФИО3, по доверенности от 11.02.2022

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения"  обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском  к публичному акционерному обществу "ОДК- УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"   о взыскании штрафа в размере 300 000 рублей за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 01.11.2011, об обязании предоставить отчетную документацию за период со 2 кв. 2017 г.-1 кв. 2020 г. по лицензионному договору от 01.11.2011 года №1-01-11-00733.

От истца поступило ходатайство об отказе от иска по требованию об обязании предоставить отчетную документацию за период с II кв. 2017г. – I кв. 2020г.  по лицензионному договору от 01.11.2011 года №1-01-11-00733.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 17.02.2022 производство по делу А07—2641/2021 по требованию об обязании предоставить отчетную документацию за период с II кв. 2017г. – I кв. 2020г.  по лицензионному договору от 01.11.2011 года №1-01-11-00733прекращено. 

Ответчик представил отзыв, в удовлетворении иска просил отказать, ссылаясь на прекращение лицензионного договора в связи с полным выполнением обязательств, в связи с чем у лицензиата не возникла обязанность по предоставлению спорных отчетов за период после окончания срока договора, платежи за право использования результатом интеллектуальной деятельности  произведены в полном объеме 17.10.2012. Кроме того, ответчик заявил о пропуске срока исковой давности. 

Третье лицо представило отзыв, в котором пояснило, что в соответствии с требованиями законодательства в области военно-технического сотрудничества между АО "Рособоронэкспорт" и Ответчиком заключен договор о выполнении комиссионного поручения от 30.06.2011 №Р/135611250050-112263, обязательства по которому исполнены  во 2 кв. 2013  года. 

Истец исковые требования поддержал, пояснил свою позицию. 

Ответчик исковые требования не признал, возражал  на доводы истца.

Исследовав представленные доказательства, выслушав представителей сторон, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, ФГБУ «ФАПРИД» зарегистрировано в качестве юридического лица 05.02.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739437229, осуществляет деятельность в области права, и на основании пунктов 2 и 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 №1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения», а также приказа Роспатента от 25.10.2012 №133 осуществляет полномочия по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, а также представление интересов Федеральной службы по интеллектуальной собственности по реализации функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения и ведению от ее имени и в ее интересах дел во всех судах общей юрисдикции, мировых судах, арбитражных судах, третейских судах.

01.11.2011  между ФГБУ «ФАПРИД», действующим от имени Российской Федерации (лицензиар) и ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (впоследствии переименовано в ПАО «ОДК-УМПО») (лицензиат) заключен лицензионный договор №1-01-11-00733, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора право использования результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии к контракту, а лицензиат уплачивает лицензиару за право пользования результатами интеллектуальной деятельности платеж в соответствии с пунктом 7.2 договора. 

При этом, лицензиар сохраняет за собой право предоставления права на использование результатов интеллектуальной деятельности другим лицам (пункт 2.1 договора). 

Пунктом 1.4 лицензионного договора предусмотрено определение контракта – дополнение от 03.06.2011 №135611250050 к контракту от 22.09.1995 №РВ/535607041401, заключенному с корпорацией "Хиндустан Аэронаутикс Лимитед". 

Как предусмотрено пунктом 1.6 лицензионного договора, «договор комиссии» – это дополнение от 30.06.2011 № Р/135611250050-112263 к договору комиссии от 27.01.2005 № Р/6431125-404091, заключенному лицензиатом (ответчиком по делу) с экспортером (АО «Рособоронэкспорт»).

Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом представляет лицензиару отчетную документацию (п.9.1 договора).

За непредставление отчетов, лицензиат выплачивает лицензиару штраф в размере 25 000 руб. (пункт 9.6 договора).

Пунктом 7.3 лицензионного договора стороны согласовали размер лицензионного платежа, который составляет 1347 долларов США.

Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств по лицензионному договору (пункт 13.1 договора).

Как указывает истец, ответчиком были допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору, а именно: не была предоставлена отчетная документация по договору за период со 2 квартала 2017 года по 1 квартал 2020 года (12 отчетных периодов), в связи с чем, на основании пункта 9.6 договора, истец начислил ответчику подлежащий уплате в доход федерального бюджета штраф в размере 300000 руб. (25 000 руб. х 12 отчетных периодов). 

Претензией от 16.06.2020 истец предложил ответчику уплатить этот штраф в добровольном порядке (лд.26, т.1). 

Неисполнение содержащегося в претензии требования послужило основанием для обращения истца  с рассматриваемым иском в суд. 

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает  не подлежащим удовлетворению на основании следующего.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). Подпунктом 12 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации отнесены в том числе секреты производства (ноу-хау). 

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор) (пункт 1 статьи 1233 ГК РФ). 

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права (пункт 2 статьи 1233 ГК РФ).

 В силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ предусмотрено, что лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию. 

Согласно статьям 309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Из материалов дела следует, что  между сторонами заключен лицензионный договор №1-01-11-0733 от 01.11.2011, по которому истец (лицензиар) предоставляет лицензиату на срок действия договора право использования результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии.

Условиями этого лицензионного договора установлена обязанность лицензиата в течение срока действия договора представлять отчетную документацию.

Также договором предусмотрена ответственность лицензиата за нарушение указанного условия в виде штрафа в размере 25000 руб. (пункт 9.6 договора). Именно названные условия договора положены учреждением в основание исковых требований.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по предоставлению  отчетной документации за период со 2  квартала 2017 г. по 1 квартал 2020 г.

При этом, истец полагает договор действующим (поскольку предусмотренный пунктом 13.1 договора акт выполненных обязательств по договору не составлялся), а взыскиваемый истцом штраф рассчитан исходя из факта непредставления обществом предусмотренной договором отчетности за период со 2 квартала 2017 года по 1 квартал 2020 года.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик ссылается на то, что между   ФГУП    «Рособоронэкспорт»   и   Корпорацией "Хиндустан Аэронаутикс ЛТД." было заключено  дополнение №135611250050 к    контракту     от    22.09.1995     №РВ/535607041401.

Для выполнения указанного дополнения к контракту между ФГУП    «Рособоронэкспорт»    и ПАО "ОДК-УМПО"   был заключен договор о выполнении комиссионного поручения №Р/135611250536-112259 от 30.06.20211 к генеральному  договору  комиссии от  27.01.2005 №Р6431125-404091 на поставку имущества в номенклатуре, количестве и качестве, по ценам согласно приложению № 1  к договору.

С целью исполнения дополнения к контракту и Договора комиссии между ФГБУ «ФАПРИД» и ПАО «ОДК-УМПО» был заключен лицензионный договор от 01.11.2011 №1-04-09-00733 о предоставлении лицензиату права на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Договор был заключен только для исполнения Договора комиссии. 

Договор комиссии был исполнен ПАО "ОДК-УМПО"  28.12.2011, что подтверждается декларацией на товары  10401060/141211/0008367, стоимость 111823,74  долл. США, счетом-фактурой №356/11251229 от 07.12.2011,  авианакладной №412-7273 5261 от 23.12.2011, письмом АО «Рособоронэкспорт» от 19.05.2021 № Р1123/3-31614, свидетельствующим  о том, что  обязательства ПАО «ОДК-УМПО» по договорным документам, в том числе по позиции 35 обращения от 27.04.2021 №49/08-813 перед инозаказчиком выполнены, расчеты с ПАО «ОДК-УМПО» произведены в полном объеме.

Договор комиссии исполнен ПАО "ОДК-"УМПО" в соответствии с его условиями и в полном объеме 28.12.2011.

В силу пунктом 3 статьи 425 ГК РФ, законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

В пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 №49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). 

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). 

Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). 

Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). 

Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

При этом, суд принимает во внимание положения Постановления Правительства Российской Федерации от 22.03.2012 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, в силу которых исполнение обязательств, предусмотренных лицензионными договорами, в том числе посредством заключения дополнительных соглашений и актов, изменяющих или прекращающих обязательства сторон, осуществляет ФГБУ «ФАПРИД» по согласованию с государственным заказчиком (которым в настоящем случае в силу пункта 1.7 лицензионного договора является Министерство обороны Российской Федерации). 

То есть, в силу указанного нормативного требования составление предусмотренного лицензионным договором акта выполненных обязательств по договору отнесено к обязанности истца и не зависит от волеизъявления общества. Неисполнение учреждением этой обязанности нельзя признать обстоятельством, продлевающим срок действия лицензионного договора на неопределенный срок. 

По мнению истца, инициатива подписания акта выполненных обязательств, предусмотренного пунктом 13.1 лицензионного договора, исходя из смысла договорных отношений, лежит именно на ответчике и подлежит исполнению после надлежащего  уведомления об исполнении договора комиссии.

Как указано ранее, пунктом 7.6 лицензионного договора предусмотрено оформление акта выполнения обязательств по договору, подписываемому уполномоченными представителями сторон в течение 10 календарных дней с момента полной уплаты платежа лицензиатом по договору.

 Суд принимает во внимание, что из условий лицензионного договора не усматривается, что соответствующая обязанность лежит на обществе. Истец,  настаивая на том, что обязанность по составлению соответствующего акта лежит на его контрагенте, тем не менее, не привел ни одного договорного условия, закрепляющего соответствующую обязанность лицензиата.

Судом приняты во внимание положения лицензионного договора, в силу которых лицензиат обязался использовать результаты интеллектуальной деятельности исключительно в целях выполнения договора комиссии от 30.06.2011, заключенного между лицензиатом и экспортером – ФГУП «Рособоронэкспорт», и контракта –дополнения от 03.06.2011 №135611250050.

При этом, из материалов дела следует, что указанные договор комиссии и контракт прекращены надлежащим исполнением в 2011 году.

 Полное исполнение договора комиссии  подтверждено письмом АО «Рособоронэкспорт» №. Р1123/3-31614 от 19.05.2021.

В период исполнения договора комиссии ответчиком осуществлялась выплата лицензионных платежей в соответствии с  лицензионным договором на основании платежных поручений.

 Следовательно, по состоянию на 17.10.2012  лицензиатом лицензиару были оплачены лицензионные платежи в размере, предусмотренном дополнительным соглашением № 3 к лицензионному договору. 

При таких обстоятельствах ФАПРИД с учетом получения в полном объеме лицензионных платежей по договору с даты получения последнего платежа располагал сведениями об исполнении обязательств лицензиатом по договору, но не оформил предусмотренный пунктом 7.6 лицензионного договора акт.

Сведений об использовании обществом после указанной даты определенных лицензионным договором результатов интеллектуальной деятельности в материалах дела не имеется. 

Истцу с момента получения денежных средств от ответчика в полном объеме было известно об исполнении договора комиссии и, соответственно, об исполнении лицензионного договора в полном объеме. 

 Соответственно, ответчик (лицензиат) не мог использовать РИД, в связи с чем у него отсутствовала возможность предоставлять отчетность по их использованию. С учетом этого суд приходит  к выводу о прекращении обязанности по предоставлению отчетной документации.

После последней отгрузки продукции по авианакладной отсутствовали хозяйственные операции по договору комиссии, а с даты перечисления последней части лицензионного платежа  истец знал о полном исполнении договора комиссии и лицензионного договора, и не требовал от ответчика предоставить отчетную документацию по договору.

Таким образом, обязанность по представлению отчетов в соответствии с условиями лицензионного договора обусловлен исключительно фактом использования результатов интеллектуальной деятельности, а представление "нулевых" отчетов (о неиспользовании результатов интеллектуальной деятельности)  лицензионным договором не предусмотрено. А поскольку истцу было известно о невозможности использовать  результаты интеллектуальной  деятельности, требование о предоставлении "нулевых" отчетов неправомерно. 

Суд  полагает, что  у ответчика отсутствует  обязанности представлять отчетную документацию по лицензионному договору в спорный период.

Исходя из указанных фактических обстоятельств, условий лицензионного договора и приведенных выше нормативных положений суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для применения к ответчику предусмотренных этим договором мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение договорных обязательств в период со 2 квартала 2017 года по 1 квартал 2020 года. 

Направление  отчетов об использовании результатов интеллектуальной деятельности за период с 01.04.2017 по 30.09.2020 и за период с 30.06.2017 по 31.03.2021 не свидетельствуют о признании ответчиком факта продолжения действия лицензионного договора, поскольку фактически указанная отчетность представлялась с «нулевыми» показателями и только после инициирования истцом настоящего спора, в связи с чем направление этой отчетности, совершенное за пределами срока действия лицензионного договора, факт продления такого срока не подтверждает. 

Ответчик  заявил   о   пропуске истцом срока исковой давности. 

Поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца о взыскании штрафа за непредставление отчетной документации по лицензионному договору за период II квартал 2017 года по I квартал 2020 года, следовательно, основания для применения срока исковой давности отсутствуют.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

Поскольку истец освобожден  от уплаты государственной пошлины за подачу иска, вопрос о распределении соответствующих судебных расходов судом не разрешается.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении исковых требований Федерального государственного бюджетного учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения".

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                                   З.Ф. Шагабутдинова