Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-272667/22-51-2167

город Москва

10 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 октября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 10 октября 2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 742538 в размере 44 650 000 руб.,

третье лицо - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАНОТЕХНОЛОГИЯ МДТ» (ОГРН 

<

***>),

 

при участии:

от истца – ФИО1, по дов. № 52/22 от 14 декабря 2022 года;

от ответчика – ФИО2, по дов. № б/н от 01 августа 2023 года; ФИО3, по дов. № б/н от 01 августа 2023 года;

от третьего лица – не явилось, извещено; 

 

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>) (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) увеличения размера исковых требований, к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>) (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 742538 в размере 44 650 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 мая 2023 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАНОТЕХНОЛОГИЯ МДТ».

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явилось.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в его отсутствие на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

02 октября 2023 года через систему «Мой Арбитр» от финансового управляющего ФИО4 (учредителя истца) ФИО5 поступило ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Аналогичное ходатайство о привлечении указанного лица заявлено ответчиком.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Из анализа указанных положений закона следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом.

Целью участия третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, является предотвращение неблагоприятных для него последствий.

Спор по настоящему иску обусловлен нарушением ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

В нарушение ст. ст. 51, 65 АПК РФ ФИО6 не представлено доказательств того, что принятый по настоящему делу судебный акт может повлиять на его права или обязанности, как финансового управляющего учредителя истца, по отношению к одной из сторон,

Указанный факт не влечет автоматической обязанности суда привлекать финансового управляющего ФИО4 (учредителя истца) ФИО5 к участию в настоящем деле.

Изучив материалы дела, суд считает, что судебный акт по настоящему делу не может повлиять на права или обязанности финансового управляющего ФИО4 (учредителя истца) ФИО5 по отношению к одной из сторон.

Также суд отмечает, что наличие у не участвовавшего в деле лица какой-либо заинтересованности в исходе дела, само по себе не является основанием для привлечения его к участию в деле в качестве третьего лица.

Ответчиком заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего истца ФИО7.

Изучив материалы дела, суд считает, что судебный акт по настоящему делу не может повлиять на права или обязанности временного управляющего истца ФИО7 по отношению к одной из сторон. 

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 43 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», поскольку рассмотрение в ходе наблюдения исков имущественного характера, истцом или ответчиком по которым является должник, в том числе рассмотрение указанного в пункте 28 настоящего постановления иска в общем порядке после введения наблюдения, может иметь значение для дела о банкротстве, рассматривающий его суд по своей инициативе или по ходатайству временного управляющего либо должника привлекает временного управляющего к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне должника (статья 51 АПК РФ). При рассмотрении таких исков следует также иметь в виду, что после введения наблюдения в отношении должника признание руководителем должника иска или его отказ от иска могут нарушить интересы других кредиторов; в этом случае они не должны приниматься судом (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Привлечение временного управляющего к участию в деле о взыскании по иску имущественного характера ставится в зависимость от того, создают ли действия должника возможную угрозу целостности конкурсной массы в будущем, что оценивается судом исходя из фактических обстоятельств каждого конкретного дела.

Безусловная обязанность суда по привлечению временного управляющего к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, не установлена.

Кроме того, в данном случае должником по делу о банкротстве является истец по настоящем делу, а не ответчик.

При таких обстоятельствах ходатайство финансового управляющего ФИО4 ФИО5 о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле третьих лиц удовлетворению не подлежат.

Ответчик и третье лицо против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве и письменных пояснениях.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак  по свидетельству РФ № 742538, дата государственной регистрации: 17.01.2020, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 09, 10, 35, 37 и 42.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары -многофункциональные автоматизированные системы для атомно-силовой и рамановской микроскопии и спектроскопии, модули магнитно-силовой микроскопии с программным обеспечением, аппаратно-программный комплекс для исследования электрофизических параметров объектов с высоким пространственным разрешением в пользу третьих лиц под обозначениями « NT-МДТ» и «НТ-МДТ».

В рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ ответчик выиграл торги, в результате которых были заключены следующие контракты:

1) Сведения о закупке: извещение № 32009350005 от 24.07.2020. Заказчик: НТЦ УП РАН Номер и дата договора: 22-07/20/1 от 29.07.2020. Цена договора: 5 440 000 руб. Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>). Предмет договора: аппаратно-программный комплекс для исследования электрофизических параметров объектов с высоким пространственным разрешением. Дата начала исполнения договора: 29.07.2020. Дата окончания исполнения договора: 31.12.2020. Интернет-адрес закупки: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/commoninfo.html?noticeInfoId=11491327;

2) Сведения о закупке: извещение № 32009717636 от 24.11.2020. Заказчик: ННГУ им. Н.И. Лобачевского Номер и дата договора: 214-ЗК-20/Н-334-21 от 16.12.2020. Цена договора: 1 153 000 руб. Поставщик: участник закупки с заявкой под номером 523277. Предмет договора: модуль магнитно-силовой микроскопии с программным обеспечением НТ-МДТ (1 шт.) Дата начала исполнения договора: 16.12.2020. Дата окончания исполнения договора: 31.12.2020. Статус исполнения: исполнение завершено. Интернет-адрес закупки: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=11942894;

3) Сведения о закупке: извещение № 0372100045720000025 от 27.11.2020. Заказчик: ФТИ им. А.Ф. Иоффе Номер и дата договора: ЭА4-20от 22.12.2020. Цена договора: 15 596 000 руб. Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>). Предмет договора: многофункциональная автоматизированная система для атомно-силовой и рамановской микроскопии и спектроскопии. Дата начала исполнения договора: 22.12.2020. Дата окончания исполнения договора: 31.12.2021. Интернет-адрес закупки: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0372100045720000025.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт заключения вышеуказанных контрактов ответчиком не оспаривается.

Кроме того, данный факт подтверждают заказчики.

Так, заказчик (ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе» Российской академии наук) в письме исх. № 01-4-2006 от 06.12.2021 подтверждает факт поставки товара, проведение монтажных и пусконаладочных работ ответчиком в рамках контракта № ЭА4- 20от 22.12.2020.

ФГАОУВО «НИГУ им. Н. И. Лобачевского» в письме исх. № 4312/01-16 от 16.12.2021, в ответ на адвокатский запрос, также подтверждает факт заключения и сумму контракта № 214- ЗК-20/Н-334-21 от 16.12.2020, в рамках которого ответчиком был поставлен товар.

ФГБУН НТЦУПРАН в письме исх. № 10343-401-448 от 30.11.2021, в ответ на адвокатский запрос, рекомендовал обратиться на официальный сайт закупок, и приложил фотографии закупленного товара.

Кроме того, согласно вступившему в законную силу 16.02.2023 решению Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-36777/21 от 13.10.2022, ответчику запрещено использовать обозначения «NT-MDT» и «НТ-МДТ», сходные до степени смешения с товарным знаком РФ № 742538 при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров «атомно силовые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы», в том числе на выставках; в документации и печати ООО «НТМДТ» (ИНН 

<

***>) в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

В силу пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 162 постановления № 10 также разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее – Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Фонетически товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение «NTMDT» тождественны, поскольку состоят из одних и тех же букв латинского алфавита, образуя всё вместе идентичное звучание.

По семантическому критерию сопоставление производить нецелесообразно, поскольку смыслового обозначение в сравниваемых обозначениях отсутствует.

Ответчик зарегистрировано 01.07.2019. С этой же даты ответчик использует фирменное наименование содержащее обозначение «НТ-МДТ», которое является сходным до степени смешения с товарным знаком истца № 742538.

Фонетически товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение «НТМДТ» тождественны, поскольку состоят из одних и тех же звуков, образуя всё вместе идентичное звучание.

Графически товарный знак истца «NT-MDT» и обозначение «НТ-МДТ», используемое ответчиком сходны до степени смешения, поскольку создают общее зрительное впечатление. Написание обозначение сходно, поскольку представляет собой написание тождественного словесного обозначения буквами латинского алфавита и кириллицы. В обоих случаях используются только прописные буквы.

По семантическому критерию сопоставление производить нецелесообразно, поскольку смыслового обозначение в сравниваемых обозначениях отсутствует.

Таким образом, товарный знак истца «NT-MDT» и обозначение, используемое ответчиком «НТ-МДТ» в его фирменном наименовании являются сходными до степени смешения.

Обозначение «НТ-МДТ» применяется ответчиком в фирменном наименовании в отношении однородных товаров 09 класса и услуг 37 и 42 классов МКТУ. В частности, в отношении товаров 9 класса - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы, а также услуг 37 и 42 классов по установке, техническому обслуживанию, ремонту товаров 09 и 10 класса, а также относящиеся к ним научные исследования и разработки.

Товарный знак истца по свидетельству РФ № 742538 имеет более раннюю дату приоритета – 19.04.2019.

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В силу сходства до степени смешения товарного знака истца № 742538 и оригинальной части фирменного наименования ответчика – «НТ-МДТ», преимущество имеет товарный знак истца, исключительное право на который возникло ранее.

Кроме того, вступившим в законную силу 03.06.2021 решением Арбитражного суда города от 16.03.2021 по делу № А40-276575/19-51-2175 ответчику запрещено использовать обозначение «НТ-МДТ», тождественное произвольной части фирменного наименования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>), при осуществлении деятельности по производству инструментов и приборов для измерения (ОКВЭД 26.51), деятельности, связанной с использованием вычислительной техники (ОКВЭД 62.09).

На основании вышеизложенного, факт нарушения исключительного права истца на товарный знак - установлен.

Согласно ст. 1484 ГК РФ, не только производство товаров, маркированных товарным знаком, но и хранение с целью введения товаров в гражданский оборот, а также предложение к продаже, продажа товаров являются способами использования товарного знака, которые требуют разрешения правообладателя.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что в своей предпринимательской деятельности по предложению к продаже и реализации товаров в пользу третьих лиц использует товарный знак № 188978, и что данный факт подтверждают фотографии оборудования, согласно, которым, оборудование, поставленное ответчиком, маркировано только графическим товарным знаком, без каких либо буквенных элементов, а также, что в руководстве и паспорте размещено фирменное наименование ответчика «НТ-МДТ», являющегося разработчиком поставляемого наукоемкого оборудования.

Данный довод ответчика подтверждает заявленные требования истца о нарушении прав на товарный знак, поскольку данный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ, к которым относятся научные исследования и разработки (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, в том числе товаров, указанных в 09, 10 классах; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; исследования, разработка, испытания, технический контроль и экспертиза товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах.).

Кроме того, доводы ответчика нельзя признать обоснованными, поскольку на сопроводительных к поставкам документах, помимо размещенного фирменного наименования ответчика, размещен и словесный элемент «НТ-МДТ», в частности:

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (ФТИ им. А.Ф. Иоффе)

- в паспорте «Многофункциональная автоматизированная система для атомно-силовой и рамановской микроскопии и спектрокопии Интегра Спектра» - в левом верхнем углу на всех страницах паспорта рядом с графическим элементом присутствует также словесный элемент «НТ-МДТ» (без каких - либо указаний организационно-правовой формы) – (т. 1 л.д. 44-61). На всех страницах паспорта в правом верхнем углу на указаны фирменное наименование ответчика, ООО «НТ-МДТ», а также реквизиты ответчика, и домен www.ntmdt-russia.com. Также на титульном листе сверху в центре также указано наименование ответчика, ООО «НТ-МДТ» (т. 1 л.д. 44). Более того, на стр.18 паспорта – 6.ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - расположен оттиск печати ответчика, которая содержит комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента (который является, по утверждению ответчика, товарным знаком № 188978), а также словесный элемент «NT-MDT» (т. 1. л.д. 61) - в руководстве пользователя «Многофункциональная автоматизированная система для атомно-силовой и рамановской микроскопии и спектрокопии Интегра Спектра» комбинированное обозначение со словесным элементом «НТ-МДТ» расположено сверху по центру на первой странице руководства т. 1 л.д. 62). Также на странице руководства – Общие правила – указано: «1.2.

<

 .. > компанией «НТ-МДТ» 1.3. .

<

 .. > компании «НТ-МДТ» (т. 1 л.д. 63) Более того в реквизитах ответчика в договоре в e-mail используется обозначение ntmdt - yakovleva@ntmdt.nl (т.1. л.д. 85);

1.2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (ННГУ). В реквизитах ответчика в договоре указан e-mail, содержащий обозначение ntmdt - yakovleva@ntmdt.nl (т. 1. л.д. 121) Приложение 1 к договору - Спецификация (техническое задание) также содержит обозначение «НТ-МДТ» - «Модуль магнитно-силовой микроскопии с программным обеспечением НТ-МДТ» (т. 1 л.д. 122) Приложение 2 к договору также содержит обозначение «НТ-МДТ» - «Модуль магнитно-силовой микроскопии с программным обеспечением НТ-МДТ Российская Федерация» т. 1. л.д. 124 Универсальный передаточный документ № 39 от 18.12.2020 также содержит обозначение «НТ-МДТ» - «Модуль магнитно-силовой микроскопии с программным обеспечением НТ-МДТ Российская Федерация» (т. 1. л.д. 126). Также данный документ содержит оттиск печати ответчика с фирменным наименование ООО «НТ-МДТ» и комбинированным обозначением «NT-MDT» Гарантийный талон также содержит обозначение «НТ-МДТ» - Модуль магнитносиловой микроскопии с программным обеспечением НТ-МДТ», а также оттиск печати с обозначением «NT-MDT», и e-mail (т. 3 л.д. 84) В паспорте оборудования указано «Модуль магнитно-силовой микроскопии с программным обеспечением НТ-МДТ». Сверху в центре указано ООО «НТ-МДТ» (т. 3 л.д. 85). Также страница в паспорте - 6.ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА- содержит оттиск печати с обозначением «NT-MDT», и e-mail (т. 3 л.д. 92);

1.3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН). В договоре в реквизитах поставщика (ответчика) используется e-mail с обозначением ntmdt - info@ntmdt.nl (т. 1. л.д. 142) В руководстве по эксплуатации (т.2 л.д.135-142) - Гарантийный талон содержит оттиск печати ответчика с обозначением «NT-MDT». Страница руководства – 6.ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА – содержит оттиск печати ответчика с обозначением «NT-MDT» и e-mail - info@ntmdt.nl (т. 2 л.д. 138) Также иные документы или страницы из документов содержат оттиск печати ответчика с обозначением «NT-MDT» и/или e-mail - info@ntmdt.nl (гарантийный талон, Акт № 1 приемки-передачи по договору № 22-07201 от 29.07.2020г (т. 2 л.д. 144), товарная накладная (т. 2 л.д. 145), Приложение 1 – Спецификация, а также реквизиты договора (т. 2 л.д. 146) В паспорте «Аппаратно-программный комплекс для исследования электрофизических параметров объектов с высоким пространственным разрешением»- на титульной странице сверху в центре расположено фирменное наименование «ООО «НТМДТ» (т. 2 л.д. 143) Таким образом, товар маркирован спорным обозначением, путем нанесения спорного словесного обозначения на руководство по эксплуатации, паспорт прибора и другую сопроводительную документацию в произведенным ответчиком поставкам.

Ответчик заявил довод о том, что истцом не предоставлено ни одного доказательства использования спорного товарного знака.

Третье лицо в письменных пояснениях указало, что «именно ЗАО «НТ-МДТ» было введено словесное обозначение «NT-MDT» и использовалось им в целях индивидуализации своего предприятия на протяжении более 20-ти лет, выпускаемой наукоемкой продукции и именно вследствие действий ЗАО «НТ-МДТ» словесное обозначение «NT-MDT» получило широкую известность на территории Российской Федерации и за её пределами, задолго до подачи заявки ответчиком на регистрацию спорного товарного знака, в связи с чем действия истца можно расценивать как злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ)».

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 154 постановления № 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

По общему правилу (пункт 5 статьи 10 ГК РФ) добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Из разъяснений, изложенных в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, с очевидностью свидетельствующие о наличии исключительной цели причинить вред другому лицу.

Злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом. С учетом этого злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

Бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

В рассматриваемом случае такие обстоятельства по отношению к истцу не установлены.

Доказательства, с очевидностью указывающие на то, что истец при подаче настоящего иска действовал исключительно с намерением причинить вред ответчику либо злоупотребил правом в иных формах, в том числе действовал с целью ограничения конкуренции, в настоящем деле отсутствуют.

Кроме того, данный довод ответчика неоднократно рассматривался в иных судебных делах и каждый раз судами устанавливалось, что истец использует свой знак в своей предпринимательской деятельности, а именно:

- дело № А40-36777/2021 суд первой инстанции указал «Ссылки ответчика о том, что истец не использует спорный товарный знак при осуществлении деятельности, судом также отклоняются, поскольку истцом в материалы дела были предоставлены документы, доказывающие обратное». А суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, указав, что «Доводам ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом дана надлежащая правовая оценка со стороны судов первой и апелляционной инстанций. Коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ответчиком не приведено ни одного доказательства в обоснование того, что действия истца отличаются от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики»;

- дело № А40-158850/2020 «Суды обоснованно отклонили доводы ответчика о наличии в действиях истца по регистрации товарного знака признаков злоупотребления правом, поскольку товарный знак истца зарегистрирован государственным органом в установленном законом порядке и предоставление правовой охраны товарному знаку истца не оспорено... Суды исследовали обстоятельства, связанные с реализацией правообладателем своих исключительных прав на принадлежащее ему средство индивидуализации, и не установили правовых оснований для отказа в иске по указанным ответчиком мотивам Таким образом, судебная коллегия ввиду недоказанности того, что истец, преследуя свой коммерческий интерес, вышел за рамки предоставленного ему права, отклоняет довод общества «ЭМТИОН» о том, что истец воспользовался узнаваемостью среди потребителей спорного обозначения в качестве средства индивидуализации товаров 09-го класса МКТУ, а также ситуацией отсутствия государственной регистрации этого обозначения в качестве товарного знака на имя других лиц».

Дополнительно, в доказательство использования товарного знака № 742538 в своей деятельности истцом представлены следующие документы: скриншоты из веб-архива Интернет-ресурса https://www.ntmdt-si.ru за июль 2021 года; распечатка Интернет-ресурса https://www.isp.nsc.ru о Конференции «КР-95», посвящённой 95-летию открытия комбинационного рассеяния света, которая проводилась с 05 по 09 июня 2023 года в Новосибирске, на базе Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. Генеральным спонсором являлось ООО «НТ-МДТ» (ИНН: 

<

***>).

Ответчиком и третьим лицом не представлено доказательств, подтверждающих, что в действиях правообладателя при приобретении исключительных прав имело место злоупотребление правом.

Довод ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца как при подаче заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству № 742538, так и при подаче настоящего искового заявления, также не состоятелен.

В частности, доводы о злоупотреблении правом со стороны истца рассматривались в таких делах, как:

- № А40-36777/2021 «Доводам ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом дана надлежащая правовая оценка со стороны судов первой и апелляционной инстанций. Коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ответчиком не приведено ни одного доказательства в обоснование того, что действия истца отличаются от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики»;

- № А40-283655/21 «Доводы Ответчика о злоупотреблении Истцом правом при регистрации товарного знака и о не использовании Истцом спорного товарного знака при осуществлении деятельности, подлежат отклонению, в связи со следующим.» А также в других делах и каждый раз, суды не находили подтверждения данным доводам ответчиков.

В отношении приведенного ответчиком довода о том, что словесный элемент «NT-MDT» введен в гражданский оборот в качестве коммерческого обозначения ЗАО «НТ-МДТ», суд считает необходимым указать следующее.

При рассмотрении дела № А40-119764/16, на которое ссылается ответчик, установлено, что истец, ООО «НТ-МДТ», входит в единую группу компаний вместе ЗАО «НТ-МДТ»: «Таким образом, с учетом положений пункта 8 и 9 статьи ФЗ № 135, все вышеперечисленные компании, как зарегистрированные в Российской Федерации, так и иностранные компании относятся к группе лиц (группе компаний), в связи с чем, доводы о том, что ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>), учрежденное в 2013 году, не является аффилированным лицом с ЗАО «НТ-МДТ», ООО «Измерительными приборами» и иными компаниями и не входит в одну группу лиц, не основано на действующем законодательстве…».

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак доказан.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 44 650 000 руб. на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

При определении компенсации за допущенные нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству № 742538 истец руководствовался в том числе информацией из Единой информационной системы в сфере закупок, размещённой на сайте http://zakupki.gov.ru.

Согласно заключенным контрактам, общая стоимость контрафактного товара по итогам вышеуказанных закупок составляет: 5 440 000 + 1 153 000 + 15 732 000 = 22 325 000 руб.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Ответчик не привел доводов и доказательств в обоснование иного способа расчета или иного размера компенсации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ использование товарного знака является его размещение не только на самом товаре, но и товаросопроводительной документации.

Как указано выше, на сопроводительных к поставкам документах, помимо размещенного фирменного наименования ответчика, размещен и словесный элемент «НТ-МДТ», в связи с чем суд признает правомерным руководствоваться при расчете компенсации указанной истцом общей стоимостью контрафактного товара по итогам вышеуказанных закупок.

Заявляя о необходимости снижения компенсации, ответчик обязан в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2017 № 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3085, 308-ЭС17-2988, 308-ЭС17-3088, 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 № 305-ЭС17-16920, от 13.11.2018 № 305-ЭС18-14243, № 305-ЭС18-17030 от 10.01.2019.

Вместе с тем, вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ, ответчиком не доказано наличие оснований для снижения размера компенсации.

Согласно п. 31 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021), суд вправе снизить компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак, определенную по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, лишь при мотивированном заявлении ответчика и в исключительном случае, чего не имеется в настоящем деле.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства финансового управляющего ФИО4 ФИО5 о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, отказать.

В удовлетворении ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>) о привлечении к участию в деле третьих лиц отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (ОГРН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 742538 в размере 44 650 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                   О. В. Козленкова