ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-55826/2018-ГК

Дело № А40-197258/17

г. Москва

31 октября 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 31 октября 2018 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Т.В. Захаровой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью «СК-ВЭЙ» и Общества с ограниченной ответственностью «Фортес»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 30 августа 2018 года 

по делу № А40-197258/17, принятое судьей О.И. Никоновой, 

по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2

(ОГРНИП 317665800162252)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Фортес»

(ОГРН: 

<

***>; 125493, Москва, ул. Нарвская, 23)

Обществу с ограниченной ответственностью «СК-ВЭЙ» 

(ОГРН: 

<

***>; 125493, Москва, ул. Нарвская, 23)

третье лицо: ООО «Вернисаж»

о взыскании компенсации 

при участии в судебном заседании: 

от истца: представитель не явился, извещен

от ответчиков: от ООО  «Фортес», ООО «СК-ВЭЙ» - ФИО3  (по доверенности от 26.10.2018)

от третьего лица: представитель не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец, предприниматель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам: Обществу с ограниченной ответственностью «СК-ВЭЙ» (далее – ООО «СК-ВЭЙ») и  Обществу с ограниченной ответственностью «ФОРТЕС» (далее – ООО «ФОРТЕС») о запрете ООО «СК-ВЭЙ» изготовление, воспроизведение, продажу, импорт, а также любое использование, транспортировки, хранения или владения в целях введения в гражданский оборот экземпляров значком «Слоняш», «Пандик», «Мишаня», о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей, о запрете ООО «Фортес» изготовление, воспроизведение, продажу, импорт, а также любого использования, транспортировки, хранения или владения в целях введения в гражданский оборот экземпляров значком «Слоняш», «Пандик», «Мишаня», о взыскании компенсации в размере 150 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Вернисаж».

Решением от 30.08.2018 Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В апелляционных жалобах, поданных в Девятый арбитражный апелляционный суд, ответчики просят отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в иске в полном объеме. 

Заявители указали, что рассматриваемый спор не подведомствен арбитражному суду, поскольку правонарушения были совершены до момента присвоения истцу статуса индивидуального предпринимателя, в связи с чем, данный спор не может быть связан с осуществлением истцом предпринимательской деятельности. Ответчики также обратили внимание, что направленные в адрес ответчиков претензии исходили именно от физического лица, а не от предпринимателя.

По мнению заявителей, суд первой инстанции не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, не оценил должным образом представленные доказательства, в то время как истцом не доказано, каким именно способом значки были введены в гражданский оборот. 

Также апеллянты обратили внимание суда апелляционной инстанции на несоразмерность присужденной истцу суммы компенсации по отношению к характеру совершенного правонарушения. Указали на минимальный ущерб интересам истца; ранее не привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения; принятие решения об удовлетворении иска может повлечь серьезные последствия для ответчиков как для субъектов малого предпринимательства.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В заседании суда апелляционной инстанции 29.10.2018 представитель ответчиков доводы апелляционных жалоб поддержал.

Истец и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, представителей в суд апелляционной инстанции не направили.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции принято законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

В отношении доводов о неподведомственности рассматриваемого спора арбитражному суду, апелляционная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке.

В пункте совместного 1 постановления Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» изложена правовая позиция, согласно которой подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, подведомственность спора определяется исходя из субъектного состава участников спора. 

Из материалов дела усматривается, что ФИО2 с 15.09.2017 имеет статус индивидуального предпринимателя. По договору отчуждения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности от 18.09.2018 к предпринимателю ФИО2 перешли исключительные права на спорные произведения дизайна.

При этом, как установлено решением арбитражного суда первой инстанции, нарушение исключительных прав на спорные произведения дизайна продолжалось вплоть до сентября 2017 года.

На дату подачи искового заявления по настоящему делу истец обладала статусом индивидуального предпринимателя, следовательно, указанный спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Несостоятельны и доводы ответчиков о несоблюдении истцом досудебного претензионного порядка.

Как следует из материалов дела, истцом направлены претензии №1 от 01.02.2017 в адрес ООО «СК-ВЭЙ» и № 2 от 01.02.2017 в адрес ООО «Фортес». 

Тот факт, что в тот момент ФИО2 не являлась индивидуальным предпринимателем, не имеет правового значения значения для настоящего спора.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что индивидуальный предприниматель ФИО2 (ранее - ФИО4) является автором и обладателем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности - произведения графического дизайна «Слоник», «Мишка», «Панда».

Подтверждением авторства, а также обладания исключительных прав на вышеуказанные произведения являются графические эскизы, цифровые исходные файлы создания произведений графического дизайна, публикации в открытых источниках (в том числе сети Интернет) с указанием авторства и дат.

В 2012 году автором творческим трудом созданы произведения графического дизайна «Слоник», «Мишка», «Панда» (эскизы нарисованы на бумаге и оцифрованы); оцифрованные эскизы перенесены посредством печати на деревянные значки (далее - значки). О принадлежности исключительных прав на произведения имеются публикации, в том числе в открытых источниках в сети Интернет, а именно: фотографии стенда со значками на выставке 2012 году в г.Эссен (Германия), опубликованные 19 октября 2012 года в социальной сети «Facebook»; фотография стенда со значками на выставке 2014 г. в г.Мюнстере (Германия), опубликованная 29 апреля 2014 года на официальной странице автора в социальной сети «Вконтакте».

Как указал истец, ей в ноябре 2016 году стало известно о факте незаконного использования ответчиками произведений, исключительные права на которые принадлежат предпринимателю.

Данные обстоятельства подтверждаются протоколами осмотра доказательств от 01.04.2018, от 12.01.2017, от 23.01.2017, актом о проведении контрольной закупки от 25.01.2017, актом о проведении фотосъемки, бланком заказа товара от 25.01.2017 №332893, накладной о доставке от 01.02.2017,товарными чеками.

Согласно информации, представленной на официальном сайте регистратора доменных имен АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» RU-CENTER (https://www.nic.ru/) администратором доменного имени, по которому расположен интернет-магазин «AlessandroFrenza» (www.frenza.ru) является ООО «СК-ВЭЙ». 

В силу Правил регистрации доменных имен в доменах «.RU» и «.РФ», утв. Координационным центром национального домена сети Интернет администратором доменного имени является пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре (пункт 1.1).

Полагая, что действия ответчиков нарушают исключительные права предпринимателя на спорные изобразительные произведения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Согласно подпункту 1 статьи 1301 в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса 

Судом установлено, что предприниматель является автором, и ей принадлежат исключительные права на произведения графического дизайна «Слоник», «Мишка», «Панда».

Из представленных в дело доказательств следует, что нарушение исключительных прав на произведения осуществляется ответчиками следующими способами:

- введение в гражданский оборот значков, маркированных произведениями «Слоняш», «Пандик», «Мишаня» путем их распространения (продажи) в сети Интернет на сайте интернет-магазина «AlessandroFrenza» (www.frenza.ru) ;

- предложение к продаже значков маркированных произведениями «Слоняш», «Пандик», «Мишаня» в сети Интернет на сайте интернет-магазина «AlessandroFrenza» (www.frenza.ru);

- введение в гражданский оборот значков, маркированных произведениями «Слоняш», «Пандик», «Мишаня» путем их распространения (продажи) в стационарных торговых точках продажи в Москве, Санкт-Петербурге, г. Новосибирск;

- реклама значков, маркированных произведениями «Слоняш», «Пандик», «Мишаня» в сети Интернет в том числе на официальной странице интернет-магазина «AlessandroFrenza» (www.frenza.ru) социальной сети «Вконтакте» и сервиса Instagram

Согласно информации, представленной на сайте интернет-магазина «AlessandroFrenza» (www.frenza.ru) значки «Слоняш» доступны для заказа в количестве 69 шт.; значки «Пандик» - в количестве 54 шт.; значки «Мишаня» - в количестве 87 шт.; стоимость одного значка составляет 320 руб.

25.01.2017 осуществлена закупка значков «Слоняш», «Пандик», «Мишаня» с сайта интернет-магазина «AlessandroFrenza» (www.frenza.ru).

Согласно информации, представленной на сайте интернет-магазина «AlessandroFrenza» (www.frenza.ru) значки «Слоняш», «Пандик», «Мишаня» с изображением произведений, исключительные права на которые принадлежат предпринимателю, доступны для продажи в стационарных торговых точках продажи магазина «AlessandroFrenza» в большинстве городах России.

Предпринимателем осуществлена закупка значков «Слоняш», «Пандик», «Мишаня» в стационарных торговых точках продажи магазина «AlessandroFrenza».

Таким образом, ответчики через розничные сети осуществляют распространение (продажу) массовым тиражом значков «Слоняш», «Пандик», «Мишаня» с изображением произведений, исключительные права на которые принадлежат предпринимателю.

Вместе с тем, судом установлено, что между истцом и ответчиками не было заключено каких-либо договоров о передаче прав на использование произведений, в том числе в целях продажи, рекламирования и иного введения в гражданский оборот, имеющей своей целью привлечение денежных средств (извлечение прибыли), а равно в иной степени автор не разрешал ответчикам введение в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит автору.

Следовательно, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что в рассматриваемом случае использование ответчиками значков «Слоняш», «Пандик», «Мишаня», в том числе введение в гражданский оборот, путем их распространения (продажи) и предложения к продаже является незаконным, и нарушают исключительные права предпринимателя на результаты интеллектуальной деятельности.

Не могут быть приняты во внимание доводы ответчика о злоупотреблении истцом своими правами при подаче настоящего иска. 

Обращение в суд с требованием о защите исключительных прав на произведения дизайна являются правом, а не обязанностью правообладателя.

Общий срок исковой давности, установленный статьей 195 ГК РФ в совокупности со статьей 200 ГК РФ составляет три года со дня, когда лицо, чьи права нарушены узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

Доводы ООО «СК-ВЭЙ» и ООО «Фортес» о том, что предприниматель должна была подать исковое заявление в течение «одного-двух месяцев» после того, как узнала о правонарушениях, не основан на нормах действующего законодательства.

Доводы жалобы о недоказанности факта совершения ответчиками заявленных правонарушений, не могут быть приняты во внимание апелляционным судом, так как в материалы настоящего дела представлены доказательства распространения ответчиками путем продажи экземпляров значков «Слоняш», «Мишаня», «Пандик» (на которых нанесены произведения дизайна Слоник», «Мишка», «Панда») на сайте Интернет-магазина «AlessandroFrenza» («www.frenza.ru»). 

С учетом положений статьи 494 ГК РФ использованием исключительных прав в форме распространения является, в том числе, предложение к продаже экземпляров произведений, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу. 

Актом осмотра от 12.01.2017 и Нотариальным протоколом осмотра доказательств в сети Интернет от 23.01.2017 зафиксировано предложение ответчиком ООО «СК-ВЭЙ» (администратором доменного имени «www.frenza.ru») к продаже значков в следующем количестве (доступном для заказа): «Слоняш» - в количестве 69 шт.; «Пандик» - 54 шт.; «Мишаня» - 87 шт.; стоимость одного значка составляет - 320 руб.

Тот факт, что ответчик ООО «Фортес» в своей апелляционной жалобе ссылается на приобретение этих значков у организации - ООО «Вернисаж» не имеет правового значения для рассматриваемого дела. 

В силу правовой позиции, выраженной в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав. 

При этом сам по себе факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродающего, поскольку ответчиком ООО «Фортес» в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих введение этих экземпляров в гражданский оборот правообладателем или с его согласия.

Суд апелляционной инстанции также отклоняет доводы ответчиков о том, что размеры взысканной судом первой инстанции компенсации является чрезмерным.

Истцом заявлено требование о взыскании с ООО «СК-ВЭЙ» компенсации в размере в размере 500 000 руб., о взыскании с ООО «Фортес» компенсации в размере 150 000 руб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как разъяснено в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» размещение объектов авторского права в телекоммуникационных сетях, в частности, в сети Интернет, является использованием данных объектов; лица, осуществившие подобные действия, признаются нарушителями авторского права, к указанным лицам могут быть отнесены, в частности, владельцы сайта, на котором размещены произведения с нарушением авторских прав.

В силу пункта 1 статьи 1301 ГК РФ во взаимосвязи с пунктами 43.2, 43.3 постановления № 5/29, правообладатель не обязан доказывать размер причиненных убытков от незаконного использования ответчиками произведений дизайна. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении № 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При определении размера компенсации судом, учтено также, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая длительность нарушения исключительных прав (в период с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года), масштаб тиражирования произведений (реализация на всей территории России), использование произведений для целей извлечения прибыли, суда апелляционной инстанции полагает, что размер компенсации за незаконное использование произведений дизайна, взысканный арбитражным судом первой инстанции с ответчиков является разумным и обоснованным, оснований для снижения размера компенсации не имеется. 

Тот факт, что ответчики не согласны с таким размером компенсации, определенным по усмотрению суда в пределах, установленных подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, не является основанием для отмены оспариваемого решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в результате чего признаются судом апелляционной инстанции необоснованными и несостоятельными, в связи с чем, нет оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Арбитражным судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено по существу законное и обоснованное решение об удовлетворении исковых требований.

Оснований, установленных статьей 270 АПК РФ для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции, по настоящему делу не имеется.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 178, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 августа 2018 года по делу № А40-197258/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья      Н.И. Левченко

Судьи          В.Р. Валиев 

     Т.В. Захарова