АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-24738/2017

г. Владивосток

13 февраля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 февраля 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен 13 февраля 2018 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Заяшниковой О.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   Киа Моторс Корпорэйшн (регистрационный номер 110111-0037998, место нахождения: Республика Корея, г. Сеул, Сочо-гу, Хонрынг-ро, 12 (Яндже-донг), 

Хёндэ Мотор Компани (регистрационный номер:110111-0085450, место нахождения:  Республика Корея, г. Сеул, Сочо-гу, Хонрынг-ро, 12 (Яндже-донг),  

к  обществу с ограниченной ответственностью «Феникс»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 06.12.2016)

третье лицо: Владивостокская таможня  

 о защите исключительных прав,  взыскании 1 000 000 рублей компенсации, 

при участии в заседании:

от истцов: ФИО2 по доверенностям от 29.12.2017, паспорт;

от ответчика: не явились, извещены;

от третьего лица: не явились, извещены;

установил:

«Киа Моторс Корпорэйшн», «Хёндэ Мотор Компани» обратились в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» о запрете ООО «Феникс» использовать товарные знаки «KIA» и «» по свидетельствам № 142734, № 98414 и международному сертификату № 1036496 путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории РФ товаров, указанных в ДТ№ 10702030/130917/0078399; 

уничтожении за счет ООО «Феникс» ввезенных по ДТ № 10702030/130917/0078399 товаров, а именно форсунок двигателя  а/м в количестве 70 единиц, маркированных товарными знаками «KIA» и «» по свидетельствам № 142734, № 98414 и международному сертификату № 1036496.

Определением суда от 09.01.2018 приняты  уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), согласно которым истец просит запретить ООО «Феникс» использовать товарные знаки «KIA» и «» по свидетельствам № 142734, № 98414 и международному сертификату № 1036496 путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории РФ товаров, указанных в ДТ№ 10702030/130917/0078399; уничтожить за счет ООО «Феникс» ввезенных по ДТ № 10702030/130917/0078399 товаров, а именно форсунок двигателя  а/м в количестве 70 единиц  и двух двигателей, маркированных товарными знаками «KIA» и «» по свидетельствам № 142734, № 98414 и международному сертификату № 1036496; взыскать с ООО «Феникс» в пользу каждого из истцов по 500 000 рублей компенсации на нарушение прав  на товарные знаки.

Представители ответчика и третьего лица, надлежащим образом извещенные, о месте и времени проведения судебного заседания, в заседание не явились.

В соответствии со  статьей 156 АПК РФ, судебное заседание  проводится  в их отсутствие.

Представитель  истцов  просил  иск удовлетворить  в заявленном объеме, ссылаясь на нарушение ответчиком  прав истцов на товарные знаки. 

Ответчик обоснованных возражений на иск не представил. 

Третьим лицом в материалы дела  представлены ДТ №10702030/130917/0078399  и акт досмотра  товара ввезенного по указанной декларации  на товары.

Из материалов дела  и пояснений представителя истцов судом установлено следующее.  

Киа Моторс Корпорэйшн является иностранным юридическим лицом (Республика Корея), (далее – правообладатель), которому принадлежит исключительное право на товарный знак «KIA», зарегистрированный на территории Российской Федерации по свидетельству №142734 от 30.05.1996, в отношении товаров 12  класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе в отношении автомобильных запчастей. 

В целях дополнительной правой охраны и защиты от нарушений исключительного права на товарный знак при перемещении товаров через таможенную границу, товарные знаки истца включены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности согласно письму Федеральной таможенной службы России от 20.06.2014 № 14-40/28553 о товарных знаках компании «Киа Моторс Корпорейшн, лтд». 

Хёнде Мотор Компани является иностранным юридическим лицом (Республика Корея), (далее – правообладатель), которому принадлежит исключительное право на товарный знак «» зарегистрированный на территории Российской Федерации под № 98414 в отношении товаров 12  класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе в отношении автомобильных запчастей. 

В целях дополнительной правой охраны и защиты от нарушений исключительного права на товарный знак при перемещении товаров через таможенную границу, товарные знаки истца включены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности согласно письму Федеральной таможенной службы России от 13.11.2014 № 14-40/54007 «О товарных знаках компании «Hyundai motor company». 

В соответствии с уведомлениями от 25.09.2017 № 04-02-23/4599,  № 04-02-23/4600 Владивостокской таможней приостановлен выпуск товара – автомобильных запчастей, представленного к таможенному оформлению ответчиком по ДТ № 10702030/130917/0078399, содержащих товарные знаки истцов, в соответствии со статьей 331 Таможенного кодекса Таможенного союза.

Уведомлением от 09.10.2017 № 04-02-23/4817 Владивостокская таможня сообщила о продлении срока приостановлении  выпуска товара на десять рабочих дней. 

В соответствии с Актом таможенного досмотра № 10702030/230917/008750 от 23.09.2017 в отношении ввезенного по ДТ № 10702030/130917/0078399 товара (товар № 15)  – «Дизельный инжектор (форсунка) новая» 70 шт., «Двигатель в сборе с КПП для а/м, б/у» 2 шт. (товар №№ 32,33) – установлена маркировка спорного товара товарными знаками истцов.

Определением Арбитражного суда Приморского края от 18.10.2017 по настоящему делу на товары - автомобильные запчасти, маркированные товарными знаками истцов, ввезенные по таможенной декларации №10702030/130917/0078399, наложен арест. Помимо этого определением запрещено Владивостокской таможне осуществлять выпуск указанного товара в гражданский оборот. 

Таким образом, как следует из материалов дела и не оспорено ответчиком, последний ввез на территорию Российской Федерации указанный товар, маркированный товарными знаками истцов. 

Полагая, что действиями по ввозу на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателей ответчик нарушил исключительные права истцов на использование охраняемых товарных знаков, последние  обратились в арбитражный суд с настоящим иском. 

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. 

В тоже время перечень позволяет определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую. 

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Исходя из положений статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, под незаконным использованием товарного знака следует понимать любое действие, нарушающее права владельца товарного знака, то есть не только несанкционированное изготовление этого знака, но и ввоз, хранение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот товара, обозначенного этим знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, без разрешения владельца товарного знака.

Из положений статьи 1484 ГК РФ следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования спорных товарных знаков, в связи с чем, попытка ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных этими знаками по указанной в основании иска декларации на товары, без согласия правообладателей является незаконной.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ  на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 указанного Кодекса (статья 1480 ГК РФ).

Следовательно, исключительное право на товарный знак начинает действовать на территории Российской Федерации с момента его государственной регистрации и с этого момента товарный знак подлежит правовой охране, в связи с чем, любое лицо должно воздерживаться от нарушения исключительного права на зарегистрированный товарный знак. Для этого не требуется специального уведомления о необходимости соблюдения исключительного права, поскольку такое уведомление фактически осуществляется посредством внесения информации о зарегистрированном товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав  на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю. 

Пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В то же время пункт 4 статьи 1252 ГК РФ носит общий характер и относится ко всем видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Данные нормы не противоречат друг другу и применяются во взаимосвязи.

В силу пункта 1 статьи 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается, в том числе на признании обеспечения восстановления нарушенных прав.

По смыслу данного фундаментального положения гражданского права защита гражданских прав должна обеспечивать их восстановление в случае нарушения, иначе она теряет какой-либо правовой смысл.

Из диспозиции подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, следует, что  требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, предъявляется лицу, совершающему такие действия или осуществляемому необходимые приготовления к ним.

С учетом данной нормы для реализации способов защиты пресекательного характера необходимо установить наличие действий, которые совершаются лицом, к которому предъявлено требование, либо определить, какие именно необходимые приготовления к этим действиям лицо совершает. 

В рассматриваемом случае ответчик не декларировал  товар  по спорной декларации. Факт его перемещения на территорию Российской Федерации  установлен в ходе таможенного досмотра товара, что подтверждается актом таможенного досмотра от 23.09.2017.  

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под  ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается  совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ответчиком предприняты  действия  по  ввозу и введению в оборот товара, маркированного  товарными знаками  истцов. 

Таким образом,  поскольку ввоз  на территорию Российской Федерации  ответчиком уже произведен, требования истца о запрете ответчику использовать товарные знаки «KIA» и «» по свидетельствам №142734, № 98414 и международному сертификату № 1036496 путем  введения в гражданский оборот на территории РФ товаров, указанных в ДТ № 10702030/130917/0078399, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Принимая во внимание то, что ответчик не представил доказательств правомерного использования товарных знаков истцов, суд признает заявленные требования об уничтожении товара, маркированного товарным знаками  «» и «KIA»   ввезенного по таможенной декларации №10702030/130917/0078399, подлежащими удовлетворению.

Также, истцами заявлено о взыскании с ответчика 1 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков, по 500 000 рублей в пользу каждого из истцов.  

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного, в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Назначаемая компенсация не должна вести к обогащению одной из сторон за счет другой.

Предоставленная суду возможность определять размер компенсации является одним из правовых способов, предусмотренных законом, направленных против злоупотребления правом ее свободного определения, то есть, по существу, на реализацию требований статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и затронутыми интересами правообладателя.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае незаконное использование ответчиком товарных знаков выразилось во ввозе на территорию России маркированного товара, выпуск которого в гражданский оборот предотвращен в результате принятия судом по ходатайству истцов обеспечительных мер в виде ареста товара. 

Кроме того, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд, учитывая то, что согласно выписки  из Единого государственного реестра юридических лиц одним из видов деятельности  ответчика является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, т.е. последний является профессиональным участником  рынка  услуг по реализации  автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и извлекает доход из указанной деятельности. 

 В материалах дела  отсутствуют сведения о том, что   ответчик  после   приостановления выпуска товара по спорной декларации на товары  предпринимал действия по ввозу и введению в оборот иного товара маркированного  товарными знаками  истцов.

В отношении товарных знаков «KIA» и «»  представлены сведения в отношении одной декларации, количество и стоимость товара по которой незначительно.

При определении суммы компенсации суд считает данное требование подлежащим частичному удовлетворению, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности, принимая во внимание отсутствие введения товара в оборот, количество и вид товара (70 единиц форсунок двигателя а/м, новые и 2 единицы двигателя от а/м б/у), обстоятельства ввоза товара, стоимость товара, указанной в декларации, а также, исходя из каждого установленного судом по настоящему делу в отношении ввезенного по ДТ № 10702030/130917/0078399 – факта нарушения прав истца на охраняемые товарные знаки по соответствующим  зарегистрированным в отношении указанного товара классам МКТУ товарным знакам – на «» и «KIA», зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Таким образом, суд пришел к выводу, что данное требование подлежит удовлетворению частично в размере 100 000 рублей, т.е. по 50 000 рублей в пользу каждого из истцов, в остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

При этом суд исходит из того, что  поскольку истец воспользовался правом на заявление требования об уничтожении товара, размер компенсации, предусмотренной статьей 1515 ГК РФ должен стремиться к минимуму, т.к. нарушение прав истца пресечено до его ввода в гражданский оборот. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, правовой позицией, изложенной высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в определении № ВАС-9189/13 от 28.10.2013, расходы по уплате государственной пошлины распределяются между сторонами пропорционально сумме удовлетворенных исковых требований, с учетом госпошлины оплаченной по заявлению о принятии обеспечительных мер. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 175, 176  АПК РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Запретить  обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» использовать товарные знаки «KIA» и «» по свидетельствам №142734, № 98414 и международному сертификату № 1036496 путем  введения в гражданский оборот на территории РФ товаров, указанных в ДТ № 10702030/130917/0078399.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Феникс»  в пользу «Хенде Мотор Компани» 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки «»,  и 19 300 (девятнадцать тысяч триста)  рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Феникс»  в пользу «Киа Моторс Корпорэйшн» 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей  компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «»  и 19 300 (девятнадцать тысяч триста)  рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Уничтожить за счет общества с ограниченной ответственностью «Феникс»  автомобильные запчасти, маркированные товарными знаками «», «» ввезенные по ДТ №10702030/130917/0078399.

В удовлетворении   остальной части иска отказать. 

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Суд по интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья Заяшникова О.Л.